第三章 美國多方複審制度
第七節 禁反言規定
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的，同時PTAB 初步調查發現，Apple 的挑戰事由中有某些弱點。最後裁決駁 回申請。
由上述案件可以知道，多方複審程序不僅可能會影響專利侵權訴訟的判 決，相反地，專利侵權訴訟的狀態也會影響多方複審程序的成案與否。
第七節 禁反言規定
關於多方複審程序的禁反言規定系明定於專利法第315 條第(e)項中，其中 第(1)款規定「申請人基於本章規定，針對一專利之一權利請求項的多方複審程 序依照第318 條第(a)項做成最終書面決定，申請人或實質利益當事人或利害關 係人不得以多方複審程序中已提出的事由，或合理可能提出的事由，再向美國 專利商標局提出程序請求或持續程序。」173也就是說，禁止申請人或實質利益 當事人或利害關係人，基於多方複審程序中已提事由，或合理可能提出的事 由，再向美國專利商標局提出相關複審程序，也可以說是，行政複審程序的禁 反言。
而在第(2)款規定「申請人基於本章規定，針對一專利之一權利請求項的多 方複審程序依照第318 條第(a)項做成最終書面決定，申請人或實質利益當事人 或利害關係人不得以多方複審程序中已提出的事由，或合理可能提出的事由，
依據第28 號法典第 1338 條規定的一部或全部提出民事訴訟，或者依據 1930 關 稅法第337 條規定向國際貿易委員會提出法律程序，主張該權利請求項無 效。」174也就是對其他訴訟的禁反言規定。
實務上，關於多方複審程序的禁反言較常引用為第(2)款，而有幾個要點是 值得注意的175：
1. 多方複審程序禁反言啟動在 PTAB 做成最終書面決定後：
實務上，很多專利侵權訴訟會與系爭專利的多方複審程序同時進行，兩 造對於系爭專利的有效性，無論在聯邦地方法院或PTAB 的主張都是互 有攻防且彼此知悉，但除非多方複審程序已做成最終書面決定，否則原 告不能以被告在PTAB 的無效事證或論述，在聯邦地方法院的程序中
（通常是在審訊程序）主張禁反言。
173 35 U.S.C. §315(e)(1)
174 35 U.S.C. §315(e)(2)
175 Linda A. Wadler, Barbara R. Rudolph, Ph.D., Meredith H. Boerschlein, IPR Estoppel: Current District Court Trends and Practice Tips, Jan. 2018, Retrieved from
https://www.finnegan.com/en/insights/articles/ipr-estoppel-current-district-court-trends-and-practice-tips.html (March 25, 2020)
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2. 多方複審程序禁反言不但適用於挑戰失敗的申請人，也適用於挑戰成功 的申請人：
關於此爭議在2018 年 BTG International Ltd. v. Amneal
Pharmaceuticals LLC 案176件中被廣泛討論，該案簡述如下BTG 以系爭 專利在聯邦地方法院以專利侵權為由控告Amneal，期間被告 Amneal 向 PTAB 針對系爭專利所有權利請求項提出多方複審程序，成功啟動且挑 戰成功，PTAB 裁定基於習知印刷出版物，系爭專利所有權利請求項都 不具專利性，做成最終書面決定。而後聯邦地方法院也基於該習知印刷 出版物裁定該些系爭權利請求項無效。當聯邦地方法院宣告其判決時，
專利權人向PTAB 提出再聽證請求，而 PTAB 尚未做決定。而專利權人 向聯邦地方法院爭論，被告應違反專利法第315 條第(e)項第(2)款禁反 言規定，被告在多方複審程序中成功挑戰的事證與論述，不應在聯邦地 方法院中主張。聯邦地方法院坦承原告對專利法第315 條第(e)項第(2) 款禁反言的解讀並無錯誤，但認為當初國會立法之初衷是為了避免多方 複審程序的濫用，並不適用於該案，因而維持原判決。其後PTAB 也駁 回專利權人再聽證請求。隨後原告對多方複審程序的上訴，與對聯邦地 方法院判決的上訴被整合，聯邦巡迴上訴法院於審理中邀請美國專利商 標局答覆專利法第315 條第(e)項第(2)款相關的問題。
美國專利商標局表示：「聯邦地方法院可以引用專利法第315 條第 (e)項第(2)款的法定多方複審程序禁反言，不僅適用挑戰失敗的申請 人，也適用挑戰成功的申請人。」美國專利商標局坦承引用挑戰成功申 請人的禁反言，會導致聯邦地方法院無法考慮PTAB 裁定具有說服力的 無效論述之違反直覺結果。但美國專利商標局認為在大部分的案件中，
上述的結果並不會有實際效果。如果聯邦巡迴上訴法院撤銷或推翻 PTAB 的最終書面決定，則禁反言適用是沒有爭議的。如果聯邦巡迴上 訴法院確認PTAB 的最終書面決定，則系爭權利請求項將永遠被撤銷而 無法施行。該案最後聯邦巡迴上訴法院確認PTAB 的最終決定，撤銷 BTG 的系爭專利177。
3. 對於多方複審程序中申請時提出之事證與論述，被 PTAB 駁回而未啟動 的部分，並不會構成禁反言：
176 BTG International Ltd. v. Amneal Pharmaceuticals LLC, Appeal 2019-1147 (Fed. Cir. Nov. 1, 2018).
177 Sandip H. Patel, Federal Circuit Invites Patent Office to Open Pandora’s Box, Feb. 11, 2019, Retrieved from https://www.ptabwatch.com/2019/02/federal-circuit-invites-patent-office-to-open-pandoras-box/ (June 1, 2020)
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在Shaw Indus. Grp., Inc. v. Automated Creel Sys. Inc.案178中，申請 人申請時舉證Payne 專利及其他事證挑戰系爭專利，PTAB 立案時駁 回Payne 專利相關的事證與論述，而僅就其他事證與論述進行審理。
聯邦巡迴上訴法院認為Payne 專利相關審理並未啟動，為多方複審程 序中無關的部分(redundancy)，自然不構成禁反言。
值得注意的是，關於多方複審程序禁反言中所規定「合理可能提出」
(reasonably could have raised)事由，目前在各案例中還沒有明確統一的解讀，值 得後續持續關注。
178 Shaw Indus. Grp., Inc. v. Automated Creel Sys. Inc., 817 F.3d 1293, 1299-1300 (Fed. Cir. 2016)