第三章 美國多方複審制度
第一節 管轄單位與審理程序
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l C h engchi U ni ve rs it y 第三章 美國多方複審制度
第一節 管轄單位與審理程序
97美國多方複審制度源自於美國2011 年 9 月 16 日頒布《Leahy-Smith 美國發 明法》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA），同時依據 AIA 法案成 立專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）。PTAB 承接
「專利訴願暨衝突委員會」（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）事 務，成為美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）
下轄職司專利審理與訴願等相關程序的組織。PTAB 主要可以分成「專利審理 部門」（Trials）和「專利訴願部門」（Appeals）。專利審理部門負責審理四種爭 議案件，除了多方複審程序(Inter Partes Review, IPR)外，還有專利授予後複審程 序(Post-Grant Review, PGR)，含商業方法專利的過渡性方案（Transitional
Program for Covered Business Method Patents, CBM）以及申請人/發明人調查程 序（Derivation Proceedings）。而專利訴願部門則負責審理被駁回之專利申請相 關的訴願案件。
IPR, PGR, CBM 都是用以挑戰已領證之專利，由於 PGR 需要在專利領證後 九個月內提出，而CBM 受限於只能針對商業方法專利，且為過渡條款將於 2020 年 9 月 16 日取消，因此 PGR 及 CBM 案件鮮少與專利侵權訴訟相關。而 多方複審程序則經常與專利侵權訴訟相關，因此本論文僅針對多方複審程序進 行研究與比較。多方複審程序的審理程序迥異於舊制的單方再審查(Ex Parte Reexamination)或多方再審查(Inter Parte Reexamination)，茲說明如下98,99：
一、申請階段
申請人提出多方複審程序申請時，除了需繳納申請費用外，所提 交的申請資料包括列舉所有利害關係人，任何將影響審查決定的相關 事項，明確指出每一權利請求項無效的根據及理由，並詳附每項理由 根據之習知專利或公開文獻。
二、強制最初揭露(Mandatory Initial Disclosures)
97 Charles R. Macedo, Jung S. Hahm, Understanding PTAB Trials: Key Milestones in IPR, PGR and CBM Proceedings, Retrieved from https://www.arelaw.com/images/article/link_pdf-1-1415047685-ARElaw_Understanding_PTAB_Trials101414.pdf (March 25, 2020)
98 楊智傑，黃婷翊，美國專利複審程序及 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee 案，專利師，第 二十七期，頁18-57，2016 年 10 月
99 陳在方，美國專利紛爭解決之關鍵性變革--論美國專利複審程序的結構功能分析與實施成
效，交大法學評論，第2 期，頁 25-46，2017 年 12 月
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根據美國聯邦法規彙編第37 號第 42.51 條規定，多方複審程序也 有證據開示程序(Discovery)，針對證據開示程序內容，在兩造同意下 初期將強制揭露相關內容，此時有二種選擇100：一是爰引美國民事訴 訟程序法第26 條之相關規定，或者依照 PTAB 所公布的審判實務指南 (Trial Practice Guide)中的相關規定，然而其要求揭露的內容範圍更 廣，因此實務上都是爰引民事訴訟程序法第26 條的規定。依規定兩造 無需待證據開示程序之提出，得義務性地將彼此應該揭露的資料提交 於對造，包括相關證人的聯絡資訊，相關事證的書面資料等等。最初 揭露的提交需在專利權人提交初步回應期限前，兩造達成最初揭露範 圍的協議，並提交最初揭露資料。若兩造於強制最初揭露範圍未達成 協議，則任一方可以另提證據開示程序請求。
三、專利權人初步答辯(Preliminary response)
PTAB 在收到多方複審程序的申請時，即會通知專利權人，專利權 人在收到PTAB 多方複審程序申請日通知後，可以選擇三個月內提出 初步答辯，並檢附相關佐證，或者放棄初步答辯機會，選擇放棄初步 答辯機會並不會使專利權人對於後續程序有負面影響101。根據第37 號 聯邦法規彙編(Code of Federal Regulations, C.F.R)第 42.107 條規定，專 利權人在初步答辯中，僅能針對多方複審申請人不符合美國專利法第 314 條規定進行抗辯，也就是 PTAB 不應啟動多方複審程序的理由，
並佐以證據，包含證詞證據(testimonial evidence)。而初步答辯中是不 可以包括權利請求項的修正，但可以依據美國專利法第253 條(a)項規 定，選擇排除(disclaimer)一或多項權利請求項，而不納入後續多方複 審的程序。依照審判實務指南，專利權人初步答辯可以包含下列幾點 論述：
(1) 申請人提出法定禁止提出多方複審的理由；
(2) 申請人主張權利請求項無效所引用的參考文獻，非為事實上公開的 文獻；
(3) 申請人引用的習知技術缺乏實質內容揭露系爭權利請求項；
(4) 申請人引用的習知技術沒有教導或建議所主張的系爭權利請求項之 組合；
(5) 申請人對系爭權利請求項的解讀不合理；
100 Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019, pp. 29-31
101 Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide November 2019, p.52
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(6) 依據美國專利法第 314 條規定，PTAB 應依職權駁回啟動多方複審 程序的理由。
四、多方複審程序立案(Institution of Inter Partes Review)
PTAB 收到專利權人的初步答辯後三個月內；或者專利權人選擇 不回應，則於提交初步答辯之最後期限起三個月內，須決定是否啟動 多方複審程序102。PTAB 會審酌申請人提交的內容以及專利權人的初 步答辯內容後，需具備明確啟動多方複審程序的理由，並且確認申請 人提出此多方複審程序與其他相關程序的關係（比如其他的專利訴訟 案件），再決定是否立案103。換句話說，PTAB 需要參酌申請人提出系 爭專利不具專利性的資料，以及專利權人的初步答辯內容，並根據兩 造提交的資料進行評估。多方複審程序的立案門檻是一個彈性化的標 準，會給PTAB 的行政法官一定的審理空間進行立案決定。而根據美 國專利法第314 條(a)項規定，啟動多方複審程序的基本門檻為：須明 確顯示申請人可以成功挑戰系爭專利權利請求項至少一項不具可專利 性之合理可能性。(There is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.) 多方複審程序可成立的程度屬於中階，故可能成立的機率為 50%。
多方複審程序立案的門檻在實務上其實有很高的不確定性，會因 個案而有所不同，根據美國專利法第314 條(b)項規定，PTAB 尚需考 量成立案件後對經濟的影響，專利制度的完整性，是否有足夠能力在 法定期限內完成程序。PTAB 曾舉例，如果申請人引用上千份參考文 獻，欲複審上百個權利請求項，主張系爭專利無效；或者專利權人表 明系爭專利的專利性決定需要數十個境外證人的宣誓證詞。這些狀況 顯然立案後無法在法定期限內完成程序，所以PTAB 可能會基於這個 理由而駁回多方複審程序申請。
五、再聽証請求(Request for Rehearing)
根據美國專利法第314 條(d)規定，多方複審程序立案與否的決定 係屬終局決定，且不得上訴，但是不服決定的一方可以對PTAB 提出 再聽証請求104，視為一救濟途徑。一般而言，PTAB 做出拒絕立案的 決定，將由申請人提出再聽証之請求；PTAB 做出啟動多方複審程序 之決定，則由專利權人提出再聽証請求。
102 35 U.S.C. § 314 (b)
103 35 U.S.C. § 316 (a) (2)(3)(4)
104 37 C.F.R. § 42.71 (c)(d)
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根據美國聯邦法規彙編第37 號第 42.71 條(d)項規定，當多方複審 程序申請被拒絕成立，申請人在收到通知後，必須在30 天內提出再聽 証請求，且申請人需負擔舉證責任，再聽証請求的理由僅能針對 PTAB 在提交申請審核過程中可能忽略的事項，且提出的資料也僅限 於否決立案前兩造提供的資料，除非有特別合理的情況，否則申請人 不可以提出新事證或新爭議事項。專利權人於收到PTAB 授權通知 後，於一個月內可針對再聽請請求內容提出答辯。若專利權人未獲得 PTAB 的授權，PTAB 可以拒絕將專利權人提出的任何答辯納入考量。
若PTAB 允許專利權人答辯，申請人須在收到專利權人答辯後一個月 內提出最後一次回覆，即進入再聽証決定。
若多方複審程序成立，根據美國聯邦法規彙編第37 號第 42.71 條 (d)項規定，專利權人僅有 14 天的時間準備提出再聽證申請，主要是 因為多方複審程序已啟動，因為多方複審程序有法定期限，為了避免 影響後續審理程序的時間，所以需要在最短時間內做出再聽證決定。
同樣地，專利權人僅能針對PTAB 在提交申請審核過程中可能忽略的 事項提出再聽證請求，提出的資料也與上述相同，除非有特別合理的 情況，否則申請人不可以提出新事證或新爭議事項。同樣地，申請人 於收到PTAB 授權通知後，於一個月內可針對再聽請請求內容提出答 辯。若申請人未獲得PTAB 的授權，PTAB 可以拒絕將申請人提出的 任何答辯納入考量。若PTAB 允許申請人答辯，專利權人須在收到申 請人答辯後一個月內提出最後一次回覆，即進入再聽証決定。
再聽證之決定係屬終局決定，不允許任何一方向聯邦巡迴上訴法 院提出救濟。由於再聽證申請的要求非常嚴格，需對PTAB 疏忽審理 或未理解事項做非常細節的解釋，實務上再聽證的請求都不予成立。
六、證據開示程序(Discovery)
多方複審程序啟動之後，就進入證據開示程序，這是新制中可以 運用的程序，用以增加審理過程中的佐證資料，強化審理判斷的依據 與完整性。但是多方複審程序的證據開示程序有別於一般民事案件的 證據開示程序，又稱之為有限證據開示程序(Limited Discovery)。根據 美國聯邦法規彙編第37 號第 42.51 條規定，其範圍分成三部分，第一 部分就是前述的強制最初揭露，這需要在兩造當事人同意下進行，第 二部分為無需當事人同意的例行證據開示程序(Routine Discovery)，僅 限於(1)當事人提出文件或證詞中所引用的附件；(2)針對宣誓證詞的交 叉詰問(cross examination of affidavit testimony)；以及(3)當事人於同一 程序中，對應提出的文件，提出矛盾的主張或者資料不一致
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(inconsistent)的相關資訊。值得注意的是，這些證據開示程序都需提出 申請，且PTAB 同意授權始能為之。實務上來說，例行證據開示程序 已經涵蓋絕大部分與系爭專利相關的所有證據及文件。
第三部分為額外證據開示程序(Additional Discovery)，此部分可以 由兩造同意而提出申請，且由PTAB 同意使得為之。若兩造未有共 識，欲提出額外證據開示程序的一方須釋明額外證據開示程序請求符
第三部分為額外證據開示程序(Additional Discovery)，此部分可以 由兩造同意而提出申請，且由PTAB 同意使得為之。若兩造未有共 識，欲提出額外證據開示程序的一方須釋明額外證據開示程序請求符