第四章 雙軌制之衝突與競合---以相關判例探討
第三節 IPR 請求權與利害關係人揭露問題
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入待決的專利侵權訴訟中，但專利權人要做足功課，提供聯邦地方法院關於修 改或新增的權利請求項造成的實質變更，以及調查被告針對修正或新增權利請 求項，在市場上潛在的侵權產品。而對被告也應該盡快做因應，適時的提出
「介入權」請求。
第三節 IPR 請求權與利害關係人揭露問題
在AIA 法案中，重大的變革之一就是利害關係人揭露的規定，而在多方複 審程序中，許多相關規定不但約束申請人，也約束實質利益當事人及利害關係 人。相關條文列舉如下190：
1. 美國專利法第 315 條第(a)項第(1)款：針對系爭專利在聯邦地方法院已 提出專利無效的確認之訴，則不得提出多方複審程序的申請。同時約束 申請人及實質利益當事人。
2. 美國專利法第 315 條第(a)項第(2)款：對於多方複審程序之後相關的民 事訴訟中止規定，同時約束申請人及實質利益當事人。
3. 美國專利法第 315 條第(b)項：多方複審程序須在侵權訴訟完成送達後 一年內提出申請之時效規定，同時約束申請人，實質利益當事人及利害 關係人。
4. 美國專利法第 315 條第(e)項第(1)款：後續 PTAB 案件之禁反言，同時 約束申請人，實質利益當事人及利害關係人。
5. 美國專利法第 315 條第(e)項第(2)款：後續聯邦地方法院及國際貿易委 員會案件之禁反言，同時約束申請人，實質利益當事人及利害關係人。
第一項 實質利益當事人或者利害關係人的判斷
如何判斷實質利益當事人或者利害關係人，是個依據事實而判斷的問題，
PTAB 並沒有很明確的標準。在 Ventex Co. Ltd. v. Columbia Sportswear North America, Inc.191的多方複審程序案件中，PTAB 有論及相關問題，該案中因為申 請人Ventex 違反美國專利法第 315 條第(b)項規定，因此 PTAB 駁回該案的申
190 Susan Perng Pan, Arun Shome, The Legal Implications for Privies, as Compared to Real Parties in Interest, in Patent Office Post-Grant Proceedings, IP Litigator, Vol. 23 No. 5, Sept./Oct. 2017, pp. 1-5, Retrieved from
http://www.sughrue.com/files/Publication/2ffe2c48-9d92-444e-a53b-
0361ed428865/Presentation/PublicationAttachment/a4915846-1709-4e69-b747-0870a9a85445/90003000MARKETINGARTICLEThelegalimplicationsforpriviesSPPandArun92017.pdf (June 4, 2020)
191 Ventex Co. Ltd. v. Columbia Sportswear North America, Inc., Case IPR2017-00651 (PTAB Jan. 24, 2019)
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請。原因是系爭專利在一專利侵權訴訟中主張Seirus Innovation Accessories 侵 權，而Seirus 在 Ventex 提出多方複審申請前，已經完成送達程序超過一年，而 Ventex 是 Seirus 的獨家供應商，且供應商合約中明訂 Ventex 對 Seirus 負擔保責 任，因此被告Seirus 是 Ventex 的實質利益當事人。
在該案中PTAB 說明美國專利法第 315 條規定有二個目的：第一、確保與 多方複審程序申請人有足夠緊密關係的第三方，在美國專利法第315 條第(e)項 的規定下，對於已啟動之多方複審程序的產出，可以受到多方複審程序禁反言 的限制。第二、透過美國專利法第315 條第(b)項規定，保護專利權人免於對抗 相關當事人遲來的行政攻擊。
PTAB 引用美國最高法院在 Taylor v. Sturgell 案件192中提出的六個檢視標 準，用以確定第三方是否為利害關係人：
1. 第三方是否同意受限於法律程序中爭端的決定。(當事人與第三人是 否有合約約束)
2. 第三方與法律程序中的指定當事人有既存的實質法律關係，使有理 由約束第三方。(當事人間有既存的法律關係)
3. 在某些有限的情況下，第三方是否由具有相同利益的某人充分代 表。(指定當事人得充分代表)
4. 第三方對該法律程序是否已行使或可能已經行使控制權。（非當事人 對先前訴訟的控制權）
5. 第三方是否受先前裁定的約束，且企圖透過代理重新聽證該事件。
(非當事人充當指定當事人的代理以相同爭點另起訴訟)
6. 一法定方案是否禁止第三方後續的聽證。(特定法定方案禁止非當事 人後續的訴訟，例如破產及遺囑驗證)193
第二項 未盡揭露利害關係人義務而駁回
然而，利害關係人的揭露在多方複審程序中係屬義務，但在專利侵權訴 訟中就沒有相關的揭露義務。實務上，確實有因未盡揭露利害關係人義務 而遭駁回的案例。在Sirius XM Radio, Inc. v. Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der ngewandten Förschung e. V 案194中, Sirius 因為未充分揭露利害 關係人而被PTAB 駁回多方複審程序申請。原因是專利權人發現申請人在
192 Taylor v. Sturgell, 553 U.S. 880 (2008)
193 Michael L. Kiklis, Matthew D. Zapadka, USPTO Designates Three Decisions Relating to Real-Party-in-Interest as Precedential, April 22, 2019, Retrieved from https://www.jdsupra.com/legalnews/uspto-designates-three-decisions-91507/ (June 4, 2020)
194 Sirius XM Radio, Inc. v. Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Förschung e. V, IPR2018-00681 (PTAB Sept. 6, 2018)
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申請文件中未揭露其母公司Sirius XM Holdings Inc.違反美國專利法第 315 條第(a)項第(2)款規定。專利權人提出無爭議的證據，包括申請人為 XM Holdings 100%持股的子公司，且申請人有九位執行主管與 XM Holdings 相 同。另外，在XM Holdings 提交到美國證券交易委員會(SEC)的財務報表 中，指出其為一訴訟中的被告之一，但該訴訟中僅列名申請人不包含母公 司。且在一針對申請人的集體訴訟中，XM Holdings 資助其和解金。PTAB 認定XM Holdings 為實質利益當事人，因而裁定駁回申請195。 NKA MAG Aerospace Industries, LLC v. B/E Aerospace, Inc.,案196的判決就指出對 專利讓與人禁反言的見解。該案例簡述如下197：
Mark Pondelick 為三件系爭專利的共同發明人之一，原為 Evac International Oy 的員工，當時將系爭專利讓與給 Evac International Oy，該些系爭專利轉而 讓與給MAG Aerospace Industries, LLC，Mark 目前在 B/E 工作。專利權人 MAG 以 Mark 的專利控告 B/E 侵權，B/E 在答辯中基於未侵權與系爭專利無效
195 Matthew George Hartman & Rubén H. Muñoz, Failing to Identify Parent Company as Real Party-In-Interest Proves Fatal to Petition for IPR, Sept. 10, 2018, Retrieved from
https://www.akingump.com/en/experience/practices/intellectual-property/ip-newsflash/failing-to-identify-parent-company-as-real-party-in-interest.html (June 4, 2020)
196 MAG Aerospace Industries, Inc., NKA MAG Aerospace Industries, LLC v. B/E Aerospace, Inc., Nos.
2015–1370, 2015–1426 (Fed. Cir. 2016)
197 Eliot D. Williams, Federal Circuit Reaffirms Vitality of the Assignor Estoppel Doctrine - Further Emphasizing the Importance of the PTAB, 20 July 2016, Retrieved from
https://www.bakerbotts.com/insights/publications/2016/07/federal-circuit-reaffirms-vitality-of-the-assignor (May 24, 2020)
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禁反言。聯邦巡迴上訴法院引用Shamrock Techs., Inc. v. Med. Sterilization, Inc.案
198中，利害關係人的考量因素：
1. 專利讓與人在新雇主(被告公司)的領導角色；
2. 專利讓與人在被告公司的持股；
3. 在雇用專利讓與人之後，被告公司是否改變其行為，從生產不侵權 產品轉至侵權行為；
4. 專利讓與人在侵權行為中扮演的角色；
5. 發明人是否雇用來開始侵權運作；
6. 侵權產品的生產是否基於部分發明人的決定；
7. 被告公司是否在雇用專利讓與人後，緊接著開始製造控訴產品；以 及
8. 專利讓與人是否負責侵權運作。
聯邦巡迴上訴法院說明B/E 公司利用 Mark 的知識進行被控訴的侵權行 為，Mark 係特別雇用來開發聲稱的侵權品，Mark 作為 B/E 公司顧問期間，也 是工程部門的主管，且後來成為B/E 公司生產被告侵權品部門的副總，與總經 理。基於Mark 在聲稱侵權行為的涉入程度，以及 B/E 公司得以取得 Mark 的知 識以協助其被控侵權行為的事實，聯邦巡迴上訴法院因而維持聯邦地方法院原 判決，裁定B/E 為專利讓與人的利害關係人，適用專利讓與人禁反言。
但有趣的是B/E 針對該些系爭專利亦向 PTAB 提出多方複審程序，而成功 立案，PTAB 並沒有引用專利讓與人禁反言，且基於顯而易見性成功挑戰系爭 專利的部分權利請求項。如前章第二節所述，基於專利法第311 條第(a)項規 定，專利讓與人禁反言在多方複審程序中並無立場199。
實務上，發明人在職場中的發明都會讓與給雇主，在發明人轉職後會造成 新雇主成為利害關係人，而在專利侵權訴訟中將構成專利讓與人禁反言，使新 雇主不得主張系爭專利無效抗辯；然而在多方複審程序中，專利讓與人禁反言 則不適用。
第四項 利害關係人認定時點
此外，針對利害關係人議題近期還有一個有趣的案例，係有關於多方複審 程序中利害關係人的認定時點，應該在申請人申請之後與立案啟動期間都應考 慮。聯邦巡迴上訴法院於2019 年 6 月 13 日在 Power Integrations, Inc. v.
198 Shamrock Techs., Inc. v. Med. Sterilization, Inc., 903 F.2d 789, 793 (Fed. Cir. 1990)
199 William Rowland, Assignor Estoppel Bars an Invalidity Challenge in District Court but is Not Available as a Defense in an Inter Partes Review Proceeding, March 29, 2016, Retrieved from https://www.bipc.com/assignor-estoppel-bars-an-invalidity-challenge-in-district-court-but-is-not-available-as-a-defense-in-an-inter-partes-review-proceeding (June 6, 2020)
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Semiconductor Components Indus., LLC d/b/a On Semiconductor 案件200中，基於 上述理由，廢止PTAB 多方複審程序的最終書面決定。該案件簡述如下：
系爭專利為美國第6,212,079 號(‘079)，專利權人 Power Integrations, Inc. 於 2009 年 11 月 4 日，基於該系爭專利控告 Fairchild Semiconductor, Corp.專利侵 權，且勝訴獲判一億三千九百八十萬美金的損害賠償。 隨後在 2015 年 11 月 18 日 On Semiconductor 與 Fairchild 進入併購協商中，且該併購案於 2016 年 9 月19 日結案完成併購。於期間 2016 年 3 月 29 日 On Semiconductor 向 PTAB 提 出多方複審程序申請，挑戰’079 專利的六項權利請求項，近六個月後在其併購 案結案後四天，PTAB 立案啟動多方複審程序。其間專利權人不斷向 PTAB 抗 辯(包含同時期 On Semiconductor 對另一專利提出的多方複審程序)，基於美國 專利法第315 條第(b)項的時效規定，多方複審程序不應立案啟動。因為在 On Semiconductor 提出多方複審程序前，Power Integrations 對 Fairchild 提告已超過 一年，而On Semiconductor 與 Fairchild 於併購案結案後係為利害關係人。然 而，PTAB 並不接受，認為時效阻卻的決定時點應該在申請人申請日，該案申 請當時發生在On Semiconductor 與 Fairchild 併購案結案之前。
在上訴過程中，兩造對於時效阻卻的決定時點應該在申請時，還是在決定 啟動時有爭議。Power Integrations 舉證 On Semiconductor 與 Fairchild 之間的合 約，其中敘明二家公司共享法律及商業利益，且在相關法律程序中將成為共同 被告。Power Integrations 認為在多方複審程序中，On Semiconductor 係充當 Fairchild 的代理，Fairchild 為實質利益當事人，應該受到第 315 條第(b)項的時 效阻卻。On Semiconductor 在抗辯在申請時併購案未結案，當時 Fairchild 並無 立場。On Semiconductor 另外主張 Power Integrations 應該有違反爭點禁反言規 定，因為其在另一多方複審程序中對於PTAB 相同的決定，並沒有提出挑戰。
聯邦巡迴上訴法院並未接受On Semiconductor 的爭點禁反言主張，而採用 缺乏訴訟動機例外規定(lack-of-incentive-to- litigate exception)，認為 Power Integrations 在另一多方複審程序的系爭專利，並未涉及侵權及損害賠償，所以 缺乏挑戰的動機，並不適用爭點禁反言。此外，聯邦巡迴上訴法院推翻PTAB 對美國專利法第315 條第(b)項的解讀，認為其中「if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner」的「is filed」僅是針對時效阻卻一年期限而言，並非考量利害關係人及實質利益當事 人的時點。因此裁定「在多方複審程序申請日後，及立案啟動前需要考量利害
聯邦巡迴上訴法院並未接受On Semiconductor 的爭點禁反言主張，而採用 缺乏訴訟動機例外規定(lack-of-incentive-to- litigate exception)，認為 Power Integrations 在另一多方複審程序的系爭專利，並未涉及侵權及損害賠償，所以 缺乏挑戰的動機，並不適用爭點禁反言。此外，聯邦巡迴上訴法院推翻PTAB 對美國專利法第315 條第(b)項的解讀，認為其中「if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner」的「is filed」僅是針對時效阻卻一年期限而言，並非考量利害關係人及實質利益當事 人的時點。因此裁定「在多方複審程序申請日後，及立案啟動前需要考量利害