第三章 美國多方複審制度
第六節 對相關訴訟之影響
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服皆提出上訴，聯邦巡迴上訴法院是否會因為雙軌制審理標準的不同，而產生 不同的判決結果？目前尚未有相關的案例，但應是值得期待的觀察。
第六節 對相關訴訟之影響
多方複審程序跟相關民事訴訟的影響，可以分成二大部分：一為多方複審 程序與挑戰系爭專利有效性的民事訴訟間(亦即專利無效確認之訴)的影響；另 一為多方複審程序與系爭專利侵權訴訟間的影響。
關於第一部分，係規定於美國專利法第315 條第(a)項，如本章第二節所 述，多方複審程序對於申請人有排除規定：申請人(包括實質利益當事人)如已 經針對系爭專利在聯邦地方法院已提出專利無效的確認之訴，則不得提出多方 複審程序的申請151。如果申請人已經提起多方複審程序，其同時或之後仍可以 提出系爭專利的專利無效確認之訴，並無任何限制。只是後者之民事訴訟將會 自動暫停，除非下列三種情形才會繼續進行152：
1. 專利權人提議撤銷暫停；
2. 專利權人提出民事訴訟或反訴，主張申請人或實質利益當事人侵權系爭 專利；
3. 申請人或實質利益當事人提議撤回訴訟。
但如果申請人係為聯邦地方法院專利侵權訴訟中的被告，且於訴訟中已提 出專利無效抗辯則不在此限153。
關於第二部分則可以從幾種態樣來探討：
第一項 多方複審程序對進行中的專利侵權訴訟的影響
實務上，專利侵權訴訟中的被告，為了避免證據開示程序(discovery)與審訊 程序(Trial)所滋生的高額費用，會在訴訟初期提出多方複審程序，並提出訴訟中 止(stay)的請求。被告請求訴訟中止的理由，都是基於系爭專利正在 PTAB 進行 多方複審程序，其專利有效性尚未確定，會直接影響判決結果，所以侵權訴訟 應該暫停待多方複審程序完成最終書面決定後再續行。但是有幾種情況下，聯 邦地方法院會拒絕訴訟中止請求154：
A. 多方複審程序尚未立案啟動：
151 35 U.S.C. §315(a)(1)
152 35 U.S.C. §315(a)(2)
153 35 U.S.C. §315(a)(3)
154 Eric C. Jeschke, Jeffrey C. Totten, Four Strategies to Stay Litigation in Favor of IPR, May 2014, Retrieved from https://www.finnegan.com/en/insights/articles/four-strategies-to-stay-litigation-in-favor-of-ipr.html (May 31, 2020)
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參照本章第一節及第三節所述及內容可知，專利侵權訴訟之被告在完 成送達程序後一年內都可以提出多方複審程序，而PTAB 決定立案的 期限為六個月，若被告在最後期限前才提出多方複審程序，則多方複 審程序確定立案的時間可能距離送達程序完成日長達十八個月，實務 上可能已經進入證據開示程序，被告為了避免進入證據開示程序，可 能在未立案啟動前就提出訴訟中止請求。然而，聯邦地方法院可能基 於多方複審程序尚未立案，而拒絕訴訟中止。比如在Rensselaer Polytechnic Inst. v. Apple Inc.案件155中，法院即是以PTAB 尚未對 Apple 提出的多方複審程序做立案決定為由，拒絕 Apple 的訴訟中止 請求。
B. 多方複審程序並未涵蓋所有系爭專利，或者所有權利請求項：
如果被告提出的多方複審程序的挑戰內容並未涵蓋所有系爭專利的所 有權利請求項，聯邦地方法院可能基於會影響訴訟效率為由，而拒絕 訴訟中止請求。例如，在Davol v Atrium Medical Corp 案件156中，系 爭專利共有三件，被告Atrium 只針對其中二件提出多方複審程序，德 拉瓦州聯邦地方法院認為：「暫停整個訴訟將無法促進當事人對於未 被挑戰的系爭專利爭議，若允許當事人僅對該未被挑戰之系爭專利進 行訴訟程序，而其他二件系爭專利等待PTAB 的決定，將會導致訴訟 效率降低。」因而拒絕訴訟中止請求。然而，若被告提出多方複審程 序涵蓋所有系爭專利及所有權利請求項，但PTAB 在立案決定時僅針 對部分權利請求項同意進行複審，其餘權利請求項駁回複審請求的 話，在侵權訴訟中的訴訟中止請求一樣可能會遭到法院拒絕。然而值 得注意的是，美國最高法院在SAS Institute Inc. v. Iancu 案157中，裁定 PTAB 在多方複審程序立案後，在最終書面決定應針對申請人挑戰的 每一權利請求項與所有事證及論述，逐一確認其有效性。所以上述的 情況已不復存在，只要被告提出多方複審程序涵蓋所有系爭專利的所 有權利請求項，且確定立案，提出訴訟中止請求的獲准機率將提高。
C. 專利權人為直接競爭者：
如果專利權人與被告為直接競爭者，被告提出多方複審程序立案後，
提出訴訟中止請求通常會被法院拒絕，主要原因是基於暫停訴訟程 序，可能對專利權人造成不當的損害(undue prejudice)。例如在 Hunter
155 Rensselaer Polytechnic Inst. v. Apple Inc., Civil Action No. 1:13-CV-0633 (DEP) (N.D.N.Y. Jan. 15, 2014)
156 Davol, Inc. v. Atrium Medical, Corp., Civil Action No. 1:12-cv-00956 (D. Del., June 17, 2013)
157 SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018)
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Douglas, Inc. v. Nien Made Enter. Co.案158中，聯邦地方法院認為：「原 告將受到不當的損害，因為在多方複審程序未決期間，被告可以繼續 銷售聲稱侵權的產品，而持續造成原告的損害，應注意被告為直接競 爭者」，因此拒絕被告之訴訟中止請求。
D. 被告有新穎性及非顯而易見性以外，未決的抗辯或反訴：
如本章第二節所述及參考前章第二節所述，多方複審程序中挑戰系爭 專利的理由只能基於美國專利法第102 條，或第 103 條規定，也就是 不符合新穎性，或不具非顯而易見性之不具專利性事由。而在專利侵 權訴訟中對系爭專利的抗辯或反訴的事由就不限於上述之專利無效理 由，還包括不符合專利法第112 條規定，禁反言，申請程序之不當行 為，懈怠(laches)，既判案件(res judicata)等等。實務上，在專利侵權訴 訟中，被告在答辯時會提出所有可能抗辯理由，為避免喪失請求權，
也會提出所有可能事由的反訴，所以常常抗辯及反訴事由不會僅限於 新穎性與非顯而易見性，此時法院會基於有未決的爭點不會在多方複 審程序中審理為由，拒絕訴訟中止請求。例如U.S. Nutraceuticals LLC v. Cyanotech Corp.案159中，聯邦地方法院認為：「多方複審程序將不會 承擔被告的反訴事由，比如不正當競爭」因而拒絕訴訟中止請求。
第二項 多方複審程序做成最終書面決定後對未判決專利侵權訴訟的 影響
在實務上，由於多方複審程序有法定期限限制從申請到最後書面決定必須 在十八個月內完成。所以通常當PTAB 做成最後書面決定時專利侵權訴訟還在 審理中，此時聯邦地方法院是否會參酌PTAB 的結果，要端看二階段考量：
A. 聯邦地方法院對於系爭專利的有效性是否有並行審理：若聯邦地方法 院對於系爭專利的有效性無並行審理，也就是被告成功請求訴訟中 止，PTAB 就會直接影響專利侵權訴訟中的有效性認定，聯邦地方法 院會參酌PTAB 的結果。若聯邦地方法院有對系爭專利有效性進行審 理，且聯邦地方法院的裁定與PTAB 不一致，可能因為事證不同而不 採PTAB 的最終決定，縱使基於相同事證及相同論述，由於證據程度 要求標準不同，也可能不採PTAB 的決定。聯邦巡迴上訴法院在 Tinnus Enterprises, LLC v. Telebrands Corp.案160中述及：「PTAB 的裁定
158 Hunter Douglas, Inc. v. Nien Made Enter. Co., Civil Action No. 1:18-cv-00268 (D Colo, January 14 2014)
159 U.S. Nutraceuticals, LLC v. Cyanotech Corp., Case No. 5:12-cv-366-Oc-10PRL (M.D. Fla. Mar. 19, 2014)
160 Tinnus Enterprises, LLC v. Telebrands Corp., 846 F.3d 1190, 1206 (Fed. Cir. 2017).
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並不會對聯邦地方法院形成約束」(The PTAB’s decision is not binding on this court)161。
B. PTAB 的裁定結果是否已被聯邦巡迴上訴法院確認：縱使聯邦地方法 院對系爭專利的有效性有並行審理，且聯邦地方法院的裁定與PTAB 的裁定不一致，但是如果當事人對PTAB 的結果向聯邦巡迴上訴法院 提出上訴，則聯邦巡迴上訴法院的判決結果將對聯邦地方法院有約束 力。當然此階段當事人仍有權向最高法院對PTAB 的結果提起上訴，
其判決結果當然會對聯邦地方法院有約束力。
第三項 多方複審程序做成最終書面決定後對已判決專利侵權訴訟的 影響
當專利侵權訴訟已判決，而後PTAB 始完成最後書面決定，縱使專利侵權 訴訟中聯邦地方法院對系爭專利的有效性認定與PTAB 的裁定不同，亦不能溯 及既往(Retroactive)影響聯邦地方法院的判決。在 Intellectual Ventures II, LLC v.
FedEx Corp. et al.案162中，聯邦地方法院於2018 年 5 月判決認定系爭專利無 效，判定被告無侵權，而二個月後PTAB 的多方複審程序做成最終書面決定，
裁定部分權利請求項並未證明無專利性（亦即部分權利請求項有效）。專利權人 IV 請求一法律問題判決與一新的審訊程序，其主要理由為根據專利法第 315 條 第(e)項第(2)款，被告應落入禁反言限制，不得以多方複審程序中所提出或可能 提出的事證或論述，主張該些有效權利請求項為無效。然而聯邦地方法院駁回 專利權人請求，認為專利法第315 條第(e)項第(2)款不在適用於該案，因為該法 院於2018 年 5 月 21 日對於所有權利請求項的有效性作出最終判決，在那個時 點上，被告已停止基於抗辯與反訴聲稱(assert)該些權利請求項無效。相反地，
陪審團的無效裁定成為法院的裁定。此外，聯邦地方法院認為縱使PTAB 審理 結果更快，但該法院對於系爭專利的無效判決，仍是法律管轄的依歸163。
第四項 第三方提出系爭專利之多方複審程序對專利侵權訴訟的影響 如果專利侵權訴訟時，若第三方對系爭專利提出多方複審程序請求，在聯 邦地方法院判決前，PTAB 做成的最終書面決定時，其效果與上述第二項一 樣。
161 Zachary Silbersher, What happens when a district court and the PTAB disagree over the validity of a patent?, May 1, 2019, Retrieved from https://www.markmanadvisors.com/blog/2019/5/1/what-happens-when-a-district-court-and-the-ptab-disagree-over-the-validity-of-a-patent (May 31, 2020)
162 Intellectual Ventures II LLC v. FedEx Corp., 2:16-cv-00980, E.D. Tex.
163 Lisa M. Mandrusiak, No Retroactive IPR Estoppel in Co-Pending Litigation, April 3, 2019, Retrieved from https://www.oblon.com/no-retroactive-ipr-estoppel-in-copending-litigation (May 31, 2020)
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近期Chrimar Sys. v. ALE United States164在聯邦巡迴上訴法院的判決就是很 好的參考案例，茲簡要說明如下165：
Chrimar 於 2015 年以四件專利控告 ALE 專利侵權，Chrimar 成功克服了
Chrimar 於 2015 年以四件專利控告 ALE 專利侵權，Chrimar 成功克服了