第二章 美國專利侵權訴訟中的專利無效程序
第二節 專利訴訟中提出專利無效的時點與要件
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實，除依照習慣法之規定外，不得在合眾國任何法院中重審。』，敘明 訴訟當事人有請求陪審團審訊的權利，同時也界定陪審團對事實的判 決有決定性的意義，因此聯邦地方法院陪審團審訊是對訴訟案件中各 審級唯一的事實審程序。此外，美國第28 號法典第 1861 條31及美國 民事訴訟法32中，也明定訴訟當事人有權請求陪審團審訊的權利。實 務上，陪審團審訊的請求通常會在原告的起訴訴狀中提出，然不限於 起訴訴狀中提出，但須在修改訴訟文件(pleading)最後期限後 14 天內 提出33。在審訊程序正式開始前，兩造當事人還需履行一個揭露義務
34，亦即在審訊開始前三十天，兩造當事人須揭露審訊程序中將提供 證詞的證人姓名，聯絡方式，或是將以宣讀方式的證詞，以及證據/政 務的資料文件等，即審訊前揭露(pretrial disclosures)。在專利侵權訴訟 中，審訊程序主要是針對在馬克曼聽證會中已確定系爭專利權利請求 項，根據證據開示程序中獲得的相關證據，進行分析比對，以判斷是 否有侵權之事實。
陪審團的遴選也規定於美國第28 號法典第 1861 條，係以隨機的 方式選出該地區的公民，而法官與兩造都有權利審視陪審員是否適當
35，比如是否有利益迴避問題，同時兩造對於陪審員遴選都有三次的 否決權36。陪審團的裁決屬於一致決37，也就是需要全體陪審員同意，
除非兩造同意其他方式。此外，在審訊程序中，若有充分證據或理 由，二造都可以提出依法判決之請求(motion for judgement as a matter of law)38，不一定都要進行到陪審團裁決。
第二節 專利訴訟中提出專利無效的時點與要件
39舉凡在專利侵權訴訟中，被告的防禦方式有許多，包括專利無效(patent invalidation)，系爭產品不侵權(申請過程中禁反言 file wrapper estoppel 或全要件 原則all element rule)，原告專利權人之不正當行為(inequitable conduct)，原告濫
31 28 U.S.C. §1861
32 Federal Rules of civil Procedure, Rule 38(a)
33 Federal Rules of civil Procedure, Rule 38(b)(1)
34 Federal Rules of civil Procedure, Rule 26(a)(3)
35 Federal Rules of civil Procedure, Rule 47(a)
36 Federal Rules of civil Procedure, Rule 47(b), 28 U.S.C §1870
37 Federal Rules of civil Procedure, Rule 48(b)
38 Federal Rules of civil Procedure, Rule 50(a)(1)(2)
39 劉國讚，美國專利無效之訴訟與複審制度之研究，智慧財產權月刊，89 期，頁 5-32，2006
年五月
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用專利權(patent misuse)，暗示授權(implied license)等。由於申請過程中禁反言 或全要件原則都涉及事實審，所以並非美國專利商標局可以判定範圍，而不正 當行為，專利權濫用，暗示授權等也都非美國專利商標局管轄的範疇，因此與 多方複審程序比較，顯無意義。然而，本論文主要著眼於專利侵權訴訟中專利 無效程序與多方複審程序做比較，所以僅針對專利無效的部分做探討。
第一項 專利無效法源
關於專利訴訟中主張專利無效的規定，主要是依據美國專利法第282 條40 的規定，其中專利侵權訴訟中的被告在法院中可以提出專利無效的理由，比美 國專利商標局在專利審查中可以核駁的理由寬廣，依照美國專利法第282 條第 (b)項規定，在專利侵權或有效性確認訴訟中，可依據的抗辯理由有四款41：
(1) 無侵權行為、欠缺侵權責任或有無法施行專利權(unenforceability)情事 者。
(2) 以未具第二編(part II, Chapter 10-18)有關取得專利要件之規定為理由，
於訴訟中主張專利權或任何專利範圍請求項為無效者。
(3) 因不符(A)第 112 條說明書(specification)或(B)第 251 條瑕疵專利之再 發證(reissue of defective patents)之要件，而使專利權或任何權利請求項 為無效者。
(4) 其他依本法足以構成答辯之事實或行為者。
其中第(2)款主要係指專利案審查時之專利要件，主要是指第十章可專利性 所規範之內容，包括：可予專利標的、可利用性(utility) 42，新穎性(novelty)43， 非顯而易見性(non-obviousness)44，說明書揭露要件、實施可能要件、最佳實施 例(best mode)揭露要件、申請專利範圍明瞭定義要件45 等。值得一提的是，本 法條第(3)款(A)中所提及美國專利法第 112 條，是包含在同法條第(2)款所提及 的美國專利法第二編中。儘管看似重複規定，然而美國2011 年 9 月 16 日頒布
《Leahy-Smith 美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA）修 正了此部分的規定，特別針對美國專利法第112(a)條中規定，排除當事人以欠 缺揭露最佳實施例為由，作爲主張撤銷任何權利請求項，致使無效，或缺乏可 施行性之基礎。也就是說，自AIA 法案後缺乏揭露最佳實施例已不能作為訴訟 中主張專利無效之理由，有趣的是美國專利法卻未對第112(a)條進行修正，可
40 35 U.S.C. §282
41 35 U.S.C. §282(b)
42 35 U.S.C. §101
43 35 U.S.C. §102
44 35 U.S.C. §103
45 35 U.S.C. §112
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義務47(Duty to disclose information material to patentability)，也就是沒有充分履 行資訊揭露聲明書(Information Disclosure Statement, IDS)，將使系爭專利因而無 效。46 Gene Quinn, The Best Mode Requirement: Not disclosing preferences in a patent application still a big mistake, Retrieved from https://www.ipwatchdog.com/2016/02/06/best-mode-requirement-preferences/id=65879/ (April, 19, 2020)
47 37 C.F.R §1.56
48 35 U.S.C. §282(c)
49 35 U.S.C. §282(c)
50 Lear, Inc. vs. Adkins, 395 US 653(1969)
51 Diamond Scientific Co. vs. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220(1988)
52 談定宇，IDS 呈報還是不呈報？Retrieved from
http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Patent_Skill/publish-11.htm (April, 19,
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實務上專利性相關資訊包括發明人在申請前所知悉相關的習知技 術，包括但不限於，因前案檢索得知的習知專利前案，發明人所知悉 與系爭專利相關，且先於系爭專利申請日即公開的產品，技術文件 等。另外還包括發明人在審查過程中得知相關的習知技術，最常見的 就是系爭專利的家族專利(family patents)在美國或他國審查過程中被引 證的習知技術。以下就舉數個實際案例以做說明：
A. McKesson Information Solutions Inc. v. Bridge Medical Inc.53:系爭專 利US4,857,716(‘716)為母案（申請號 06/862,278, ‘278 申請案）之 延續案，審查委員同為Trafton, Mckesson 與代理人同時期申請一個 與’716 近似的專利申請案（申請號 06/862,149, ‘149 申請案），審 查委員為Lev. 而代理人有向 Trafton 揭露該相關’149 申請案，
而’149 申請案的審查過程中，審查委員 Lev.所引用的引證案件 US4,456,793(‘793)，代理人卻未將’793 提報資訊揭露聲明給審查委 員Trafton，由於系爭案件’716 與’149 相關家族案件，任一其中案 件在審查過程中所引證的案件皆需揭露給另一案件的審查委員，系 爭案件的代理人因而違反揭露義務，使得系爭專利無效。
B. Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al.54: 該訴訟中 Nilssen 共列 舉十一件專利聲稱Osram 侵權，而其中部份系爭專利，Nilssen 對 於相關的專利申請案中，審查委員曾多次引證的習知前案未提報資 訊揭露聲明給審查中的系爭專利之審查委員，因而使該些系爭專利 無效。另外，還有部分系爭專利係因為在審查過程中，Nilssen 以相 關專利向Motorola 提出侵權訴訟，而 Motorola 有對訴訟中的案件 提出專利無效抗辯，然而當時Nilssen 卻未將訴訟中的該些訊息向 審查中的系爭案件之審查委員揭露，而違反揭露義務，致使該些系 爭專利無效。
C. Praxair, Inc. v. Atmi, Inc.55: 因為發明人得知一習知產品 Restricted Flow Orifice(RFO)，與系爭專利 US 6,045,115(‘115)相關，卻未提報 資訊揭露聲明，因而使系爭專利無效。
D. Monsanto v. Bayer Bioscience56: 系爭專利 US5,545,565(‘565)的專利 權人為Bayer，因為 Bayer 的員工 Dr. Celestina Mariani，在’565 的
2020)
53 McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical, Inc., No. 06-1517 (Fed. Cir. May 18, 2007)
54 Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al. (Fed. Cir. October 10, 2007 )
55 Praxair, Inc. v. Atmi, Inc.543 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2008)
56 Monsanto Co. v. Bayer Bioscience N.V., No. 07-1109 (Fed. Cir. Jan. 25, 2008)
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審查過程中曾參加一個研討會，其中演講人Dr. Wayne Barnes 在他 的海報中揭露了與’565 相關的技術訊息，且 Dr. Mariani 做了相關 的筆記，事後Dr. Mariani 也與負責’565 專利申請事務的 Dr. Wouter Meulemanns 討論過相關內容。然而 Bayer 卻沒有對’565 的審查委 員揭露相關訊息，因違反揭露義務而致使該系爭專利無效。
二、關於可予專利之標的（可專利適格性）
根據美國專利法第101 條規定：「任何人發明或發現新而有用之 方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所 定之規定及條件下獲得專利。」通常在專利訴訟中，以此法條進行抗 辯的案件並不多，因為系爭案件在美國專利商標局的審查過程中，針 對此部分已經進行嚴格把關，所以會在專利訴訟中提起此項抗辯都是 一些比較敏感領域的案件，比如生物藥學方面，及軟體商業方法領 域。但該些案件的結果都深刻影響後續美國專利商標局的審查方向，
及專利權人申請的策略。茲列舉幾個比較重要的判例及重要結論如 下：
A. State Street Bank v. Signature Financial Group, Inc.57:
系爭專利US5,193,056(‘056)係為一透過電腦執行軟體的系統專利，
其主體為一商業方法，有關於軸幅式（hub and spoke）的投資架 構，是將數個共同基金（幅）匯集成為一個投資組合（軸），如此 可降低各別的管理費用，但由於投資人買賣之故，使得各別基金每 日規模會有所改變，系爭專利即為軸幅式財務服務架構的資料處理 系統，使得發行公司能藉由電腦在投資組合中計算出各別基金所占 的比例大小。專利權人為Signature Financial Group, Inc.，因為State Street Bank 想要使用該系統，所以對該系爭專利提出專利無效的確 認之訴。本案在聯邦上訴法庭中確認了商業方法的可專利性，聯邦 上訴法院認為系爭案件屬於專利法第101 條中的機器類型專利，且 說明了判斷權利請求項是否包含法定的適格標的時，不應僅著眼於 請求標的上，而應著重在該標的之基本特性，特別是實際應用形 態。當所請標的可將實體物件轉換或還原成另一狀態或物時，即可 認定其產生了實際的應用而成為專利適格標的。若經轉換測試法檢 驗後仍未發現符合之事項，法院可以此測試法尋求申請專利之發明 是否產生了有用的(Utility)、有形的(Tangible, 且具有可重覆的結果
57 State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir.
1998)
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或能產生相同結果)、具體的結果(real world result) 。如果具備「有 用，具體，和有形的結果」就可以視為可予專利的標的。
B. Bilski v. Kappos58:
系爭專利為一種能源行業投資損失對沖的方法，該方法通過對能源 行業的其它部門進行投資來對沖對該行業某一部門投資所受的損 失。美國聯邦最高法院認為：針對能源市場優化固定帳單系統的方 法是一種不具有專利性的抽象概念。聯邦最高法院並不否認商業方 法專利的專利適格性。基於對第101 條的文字解釋，聯邦最高法院 拒絕將機器或轉換測試(Machine or Transformation Test, M-O-T)作為 認定是否具有專利性的唯一測試。然而聯邦最高法院並沒有對第 101 條中具有專利性的條件進行解釋。
C. Mayo v. Prometheus59：
系爭專利US6,355,623(‘623)係為一種用藥的治療方法，其主張的權
系爭專利US6,355,623(‘623)係為一種用藥的治療方法，其主張的權