對於請求項的解讀美國法院與 PTAB 立場之不同

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第四章 雙軌制之衝突與競合---以相關判例探討

第一節 對於請求項的解讀美國法院與 PTAB 立場之不同

如前所述在美國的專利制度，係屬行政機關的PTAB 可以審理專利的有效 性，而聯邦法院也可以在專利爭議案件中審理系爭專利的有效性，因此構成所 謂的雙軌制。而在審理專利有效性的第一步驟就是，要先明確地界定權利請求 項的範圍，也就是解讀權利請求項。

如前所述，在聯邦地方法院中會在馬克曼聽證會中對每一權利請求項進行 解釋，確定範圍。然而聯邦地方法院所採取的解讀方式，係基於完整建立的專 利審查紀錄(file wrapper)予以解釋，以及 Phillips 標準(Phillips Standard)作為權 利請求項解釋標準。Phillips 標準係源自於 Phillips v. AWH 案¹⁷⁹中，聯邦巡迴上 訴法院全院聯席審理後所建立的「客觀合理解釋」的標準。Phillips Standard 係 對於有爭議的權利請求項用語，以申請日時所屬技術領域具有通常知識者所能 了解("the meaning that the term would have to a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention.")的「通常且慣用」(ordinary and customary) 意義為客觀基礎，並且優先參酌說明書，專利審查紀錄等內部證據，其次再審 酌如字典，其他文獻等外部證據，所做出的權利範圍解釋。

在多方複審程序中，PTAB 對權利請求項的解釋，會等同於美國專利商標 局在專利申請審查時的標準，也就是「最寬廣合理解釋」(Broadest Reasonable Interpretation, BRI)。BRI 標準係在說明書支持的前提下，基於所屬技術領域具 有通常知識者對權利請求項用語的字面意義(plain meaning)，於申請日所認知

「通常且慣用」的意義，賦予所認知最寬廣合理的範圍。其目的在於檢驗其最 大可能範圍，是否會因為先前技術而不具備可專利性，用以要求限縮權利請求 項，以避免核准範圍過廣的權利請求項。因爲在多方複審程序中，允許專利權 人修改權利請求項，所以PTAB 才會採用 BRI 標準¹⁸⁰。

可以想像的是，由於聯邦地方法院及PTAB 對於權利請求項的解釋標準不 同，就有可能發生基於相同事證，但因解讀不同而對有效性的判決結果不同。

近期最典型的案例即PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Communications RF

179 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005)(en banc)

180 李秉燊，改弦更張：USPTO 預告修正專利複審程序之解釋申請專利範圍標準，北美智權報，

第213 期，2018 年 6 月 13 日，Retrieved from

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_180613_070 6.htm (June 1, 2020)

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LLC 案¹⁸¹中, 聯邦巡迴上訴法院直接指出二種不同解讀標準，且影響有效性的 裁定。該案簡述如下：

專利權人PPC 與 Corning 為競爭對手，經常有專利爭訟，Corning 於 2015 年間對PPC 的五件專利提出多方複審程序，而 PTAB 基於二件參考資料裁定所 有專利的權利請求項皆為顯而易見，而不具專利性。專利權人PPC 對於 PTAB 的最終決定提出上訴，而且主張PTAB 於審理中不當解讀系爭權利請求項的用 語。聯邦巡迴上訴法院判決中指出：「案件取決於權利請求項解讀的標準---此種 情況可能會隨著頻率而出現。在此案件中，權利請求項的解讀對結果有決定性 的影響。」在審理過程中，聯邦巡迴上訴法院強調：在多方複審程序中，PTAB 應給權利請求項最寬廣合理解釋且與說明書一致，類似專利局在初審該專利時 的標準。相反地，聯邦地方法院則在Phillips 標準中尋求正確的解讀，以申請日 時所屬技術領域具有通常知識者所能了解的通常且慣用意義解讀權利請求項用 語。舉例來說，PPC 系爭專利美國第 8,287,320 號，權利請求項：

“A coaxial cable connector comprising:

a connector body; a post …; a nut …; a continuity member disposed only reward of the start of the second end portion of the nut and contacting the post and the nut, so that the continuity member extends electrical grounding continuity through the post and the nut; ….”

針對“continuity member”的解讀，PTAB 以 BRI 標準解釋，「continuity 只 需要與coupler/nut 以及 post“接觸”，以建立其間的電性連接。」專利權人 PCC 爭辯 PTAB 錯誤解讀，未將該”接觸”需“一致或連續”的限制條件加入。

聯邦巡迴上訴法院同意在Phillips 標準下，權利請求項字面及通常的解讀應該要 求“暫時的連續或一致的連接”。然而，聯邦巡迴上訴法院認爲在多方複審程 序中權利請求項解讀並不受限於Phillips 標準，並引用美國最高法院在 Cuzzo 案¹⁸²中的見解：「(在多方複審程序中)權利請求項給予最寬廣合理解釋並與說明 書一致，而不需要在Phillips 的架構下正確解讀」。聯邦巡迴上訴法院進一步解 釋：用語”continuous”及”continuity”可以意指空間上的不連續，或時間上的不連 續。因此，聯邦巡迴上訴法院確認PTAB 在”continuity member”及“electrical continuity member”的解讀。

然而在PPC 的另一個案件中，聯邦巡迴上訴法院則採納專利權人的解讀而 非PTAB 的解讀。該案為美國專利第 8,232,060 號，系爭權利請求項為第 10 項：

181 PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Communications RF LLC , 815 F.3d 734 (Fed. Cir. 2016)

182 Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131 (2016)

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“A coaxial cable connector for coupling an end of a coaxial cable, the coaxial cable having a center conductor surrounded by a dielectric, the dielectric being surrounded by a conductive grounding shield, the conductive grounding shield being surrounded by a protective outer jacket, the connector comprising: … a continuity member having a nut contact portion positioned to electrically contact the nut and positioned to reside around an external portion of the connector body when the connector is assembled, wherein the continuity member helps facilitate electrical grounding continuity through the body and the nut and helps extend electromagnetic shielding from the coaxial cable through the connector to help prevent RF ingress into the connector.”¹⁸³

其中用語”reside around”為爭點，PTAB 基於 BRI 標準解釋為「緊鄰；靠 近」(in the immediate vicinity of; near)，而專利權人 PPC 爭辯”reside around”應 解讀為“圍繞或附近”(encircle or surround)。聯邦巡迴上訴法院指出系爭專利 說明書中，使用”around”用語共七次，且每次都與「圍繞或附近」有關，而從 未意指「緊鄰或靠近」。因此聯邦巡迴上訴法院採PPC 的解讀，並決定此為

「按照權利請求項與說明書的最寬廣合理解釋」(broadest reasonable construction in light of the claims and specification)。聯邦巡迴法院相信因為 PTAB 使用的解 讀標準，此案件是接近而困難的案子；然而基於Phillips 標準，本案是很直接明 確的，PPC 的解讀只是透過說明書，解讀與相同用語的使用一致¹⁸⁴。

綜上所述，可以了解聯邦巡迴上訴法院採取折衷路線，認為PTAB 的解讀 應該要符合「按照權利請求項與說明書的最寬廣合理解釋」,然而就美國專利商 標局的BRI 標準，用語的解讀是不會受限於說明書的揭露，反而在 Phillips 標 準一定要參考說明書的解釋。其實，以美國專利商標局或PTAB 的立場是要去 除劣質的專利，所以用BRI 標準解讀權利請求項，避免授予權利請求項與習知 技術重疊，限縮專利權人的權利。而在聯邦法院系統通常會涉及專利侵權的利 益問題，為了避免權利請求項擴大解讀的排他效應，會造成被告或大眾的利益 受損，所以採用更嚴謹的Phillips 標準，目的也是限縮專利權人的權利。二者的 目的一致，只是在不同階段採用不同標準。但在專利有效性的雙軌制下，造成 二系統間可能產生不一致結果。誠如上章第四節所提及，美國最高法院在 Cuozzo 案中的見解：「地方法院可能裁定一專利權利請求項為有效，而後專利 局在他的複審程序中撤銷該權利請求項，然而這樣的可能性，已經長時間出現

183 PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Communications RF LLC, 815 F.3d 747 (Fed. Cir. 2016)

184 Kevin Greanleaf, Shaun Zhang, Eric Cohen etc., How Different Are the Broadest Reasonable Interpretation and Phillips Claim Construction Standards?, IPO Law Journal, Oct. 11, 2018, Retrieved from https://ipo.org/wp-content/uploads/2018/10/BRI-v-Phillips-Final-1.pdf (June 1, 2020)

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在我們的專利系統中。美國專利系統採雙軌制，一為美國專利商標局，另一為 法院，用來審查及裁定專利權利請求項。」然而，美國專利系統針對這樣可能 的矛盾，應會在聯邦巡迴上訴法院當中得到整合，因為專利有效性一旦上訴到 聯邦巡迴上訴法院，其判決對PTAB 的最終決定或聯邦地方法院的判決都會有 約束力。

然而，對此矛盾現象自2018 年 11 月 13 日後已不復存在，因為美國專利商 標局(USPTO)於 2018 年 10 月 11 日正式公告，PTAB 所管轄的專利複審程序(包 括多方複審程序IPR, 專利授予後複審程序 PGR，商業方法專利的過渡性方案 CBM)中對權利請求項的解讀標準，從 BRI 標準變更為 Phillips 標準，且於 2018 年11 月 13 日正式實施。自此，PTAB 與聯邦法院及美國國際貿易委員會 ITC 對於權利請求項的解讀會一致。且美國專利商標局於公告中還提及，PTAB 在 審理IPR, PGR 或 CBM 案件時，若在聯邦法院或 ITC 對系爭專利之權利請求項 已有解讀之裁定，且及時做成程序紀錄，PTAB 將會考慮參酌。從此 BRI 標準 僅會出現在專利申請審查時，訴願，及再發證請求程序。

值得注意的是，縱然聯邦地方法院與PTAB 對權利請求項的解讀標準一致 化，但在兩造對權利請求項解讀辯證的時候，舉證標準還是不一樣，PTAB 採 用優勢證據，聯邦地方法院採用清楚且具說服力的標準，是否仍可能造成解讀 結果不一致，是後續值得觀察的議題。再者，如果專利侵權訴訟與多方複審程 序並行時，PTAB 因為有送達程序完成後一年內需提出的時效限制，會在訴訟 早期就啟動，且PTAB 有 18 個月的審理期限，縱使聯邦地方法院沒有暫停訴訟 而繼續審理，但完成馬克曼聽證會後，待法院發布馬克曼命令(權利請求項解讀 確定)，當事人要及時加入多方複審程序的紀錄中，由 PTAB 參酌的機會應該不 大。反過來說，若侵權訴訟中的被告提出多方複審程序，且對聯邦地方法院專 利侵權訴訟案之訴訟中止請求被接受，待PTAB 完成最終書面決定後，聯邦地 方法院是否會參照PTAB 在多方複審程序中對權利請求項的解讀，也是值得觀 察的。