第二章 美國專利侵權訴訟中的專利無效程序
第四節 判決效力
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
專利對再發證專利權利請求項的支持，同樣要求須達到「清楚且具有 說服力」的程度。
六、關於說明書的規定
因為此部分係以內部證據，也就是說明書作為評斷基礎，所以並 沒有提出證據責任的問題，然而此內部證據自然也符合「清楚且具有 說服力」的程度。
綜上所述，在專利侵權案件的專利無效抗辯中，被告負擔大部分的提出證 據責任，且舉證程度需達到「清楚且具說服力」的程度。
第四節 判決效力
第一項 專利無效之對世效力
由於美國專利權之授予係屬於美國專利商標局的法定職權，因此專利之撤 銷亦應為美國專利商標局之職權。而在專利侵權訴訟中被告提出專利無效抗 辯，係屬於民事訴訟中的程序，依據法理來說，民事訴訟的判決結果僅對當事 人有效，也就是說專利侵權訴訟中對於系爭專利的無效判決僅對當事人有效，
並無對世效力，不及於第三人。在上述的推論下，就算專利權經過法院確認無 效後，專利權人理論上仍可以對另一可能侵權者以相同專利另行起訴。在1936 年Tripllet v. Lowell87案件中，最高法院確立專利無效判定無既判力(res judicata) 原則，即不構成一事不二理原則。也就是說在專利侵權訴訟中，法院一但判決 系爭專利無效後，只對該判決的當事人及其繼承人有拘束力，其效力並不及於 同一系爭專利之另一專利侵權訴訟，後者之法院必須自行判斷該系爭專利之有 效性。當然，理論上新的被告可能可以爰用前案相同理由再行提出專利無效抗 辯，也可能再次成功讓系爭專利判決無效。可以理解的是，像這樣重複的程 序，等同於司法資源的浪費。
主張專利經過法院判決無效確認後應不能再以相同專利，對另一可能侵權 者起訴者，主要根據的理由為專利權人在專利的有效性上應適用禁反言。然 而，最高法院的見解是：訴訟雙方當事人應有同等禁反言原則的拘束，若專利 權人因為禁反言原則，而不能以既確認無效之專利向另一被告起訴；反之，若 專利權被法院確定有效，另一被告也應因為禁反言而不能再主張專利無效。然 而，前後二件侵權被告當事人不同，聲稱事實也不同，後者不應有禁反言之適 用。因此，最高法院認為，基於嚴格的相互禁反言(Mutuality of Estoppel)，不應 以禁反言原則禁止專利權人，以判定無效之專利另行起訴另一被告。但是後者
87 Triplett v. Lowell, 297 U.S. 638 (1936)
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
的專利侵權訴訟，法院可以爰用前一判決結果，亦宣告專利無效，或者獨立自 行再判斷專利權的有效性，其權限獨立而不受影響。
1971 年 Blonder Tongue v. University of Illinois Found.88的案件中，最高法院 推翻了Tripllet v. Lowell 案件中相互禁反言原則，最高法院判決中旨稱一專利在 一終局並得上訴之判決中被認定無效之專利權人，間接被禁止再主張該專利 權，除非專利權人可以證明，在該認定專利權無效之訴訟歷程中，其在程序 上、實體上或證據上，無充分、公平機會對有效性爭點進行訴訟。最高法院採 用新規則的主要理由有四點89：
一、專利權人已有充分機會維護其專利權
專利權人在第一次侵權訴訟中，已有充分機會可以修正其權利請 求項，或者對其有效性充分舉證，以避免其被確認無效。若在第 一次訴訟中並沒有任何不公平之情事，一但經過判決確認無效，
並無理由期待另一法院會有更精確的決定。
二、經濟考量
最高法院以美國聯邦法院年報為例，說明專利訴訟的審訊程序，
有一半以上會超過三天，且有相當比例審訊程序超過十天以上。
不但耗費時間也耗費很多費用。倘若已確認無效的專利仍能繼續 提起侵權訴訟，專利權人將會花費相當的費用在專利訴訟上，因 而排擠其研發費用。再則，被告侵權的當事人為了避免耗費太多 且無謂的資金在專利無效抗辯，及其他訴訟程序上，可能寧願支 付可接受的權利金給專利權人，將造成專利權人利用專利訴訟的 費用障礙來收取權利金。而這樣的結果會造成公眾經濟的影響包 括：首先，支付權利金的侵權被告會因而削減自己的利潤，將更 無財務條件可以在法院挑戰系爭專利的有效性。再者，因為後來 被告侵權者因權利金而成本墊高，先前獲判專利無效的被告，因 無須支付權利金，將有較好的競爭優勢，可以擴大其市場佔有 率，將價格訂在高於侵權訴訟前的價格以補償部分訴訟費用，而 低於支付權利金之競爭者價格。基於上述的市場效應，消費者將 支付較高的費用購買該些商品，就算後續有侵權被告進行訴訟，
並獲得專利無效的勝訴判決，但先前支付的權利金或訴訟費用都 可能已經轉嫁至消費者。等同於讓原本無效的專利獲得相當於有
88 Blonder Tongue v. University of Illinois Found., 402 U.S. 313 (1971)
89 潘世光，美國專利無效訴訟之第三者效力研究-論美國最高法院 1971 年 Blonder-Tongue 判
決，智慧財產權月刊，89 期，頁 44-47，2006 年 5 月
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
效專利的市場效應，更加會造成中小型公司進入該產品市場的障 礙。因此對於公眾消費者形成不利的效應，違反公眾利益。
三、節省司法資源
一旦廢棄Tripllet v. Lowell 案中相互禁反言原則，已判決確認無效 之專利將不能再提起專利侵權訴訟，可以避免法院針對相同專利 重複審查其有效性，避免不必要的司法資源浪費。
四、美國專利商標局見解
美國專利商標局提供意見指出：Tripllet v. Lowell 案中相互禁反言 原則除了提高專利權人競爭者不利負擔外，亦可能造成專利權人 將放棄上訴途徑，不依正當管道維護其專利之有效性，而逕行向 其他競爭者起訴，也會造成法院的負擔。然而美國國會在1967 年 要求美國專利商標局對於已遭法院宣告無效之專利權加以註記之 規定，將形同具文，而缺乏實質意義。
綜上所述，自Blonder Tongue v. University of Illinois Found 案最高法院判決 後，一旦專利無效判決確定後，除非專利權人在該訴訟程序中沒有獲得公平的 對待，否則專利權人不得再以該專利向他人行使專利權，提起相關侵權訴訟。
也就是說，該專利無效判決的效力實質上已及於第三人，相當於對世無效，也 就是產生通稱隨附禁反言(Collateral Estoppel)效果 。
第二項 專利無效的溯及既往問題
既然專利無效判決已有實質上普世的意義，那麼接下來的問題就是，專利 無效確認後，其效力是否可溯及既往？就法理而言，當專利權無效確認後應視 該專利權自始不存在。而對於專利權有效與否直接有利益影響者為專利被授權 人，若專利宣告無效後視為自始不存在，對於先前以該專利為授權契約標的之 被授權人，得否請求返還已支付之授權金(interim royalties, 期間授權金)？美國 聯邦巡迴上訴法院於 1997 年 TED GEFFNER v. LINEAR ROTARY BEARINGS INC. & GARNETT S. TEASS90 案件中，關於專利無效時已支付權利金應否返還 的問題，認為除非被授權人能夠證明專利權人以詐欺之方式與被授權人簽訂專 利授權合約，始有可能以受詐欺為由，主張該授權契約無效。在此案例中，在 第一審判決中兩造對於系爭專利無效的部分並無異議，Geffner 向美國聯邦巡迴 上訴法院提起上訴時僅對契約解除及專利授權金返還的部分提出上訴。美國聯 邦法院撤銷一審法院相關判決，認為如果專利無效在授權契約上產生溯及既往 的效果，也就是須返還專利無效前的授權金，等同於讓被授權人在專利未無效
90 Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc., 124 F.3d 229, 1997 WL 577506 (C.A.Fed.(N.Y.))
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
期間實施專利而不需給專利權人任何補償，其間實施/使用該專利權所獲得的利 潤也不與專利權人分享，實屬不公平的行為。
關於此問題可以分三個面向討論91： 一、契約原則：
英美法的契約原則所關注為對價的存在與否，專利授權契約中支付授權金 的對價關係為（一）專利授權契約授予被授權人專利權，等同准予被授權 人行使無專利授權即不能為的行為；（二）專利權人容忍被授權人實施專 利，而對其主張法律權利（侵權訴訟）的放棄；（三）阻止或勸阻未授權之 第三人的競爭。一旦專利確認無效，第（一）個對價將無從提供，然而第
（二）（三）個對價事實上還存在，因此，專利無效後專利授權契約仍具有 對價而具執行力。當然被授權人在專利無效確認後，可以依專利權人對於 契約已構成不完全給付，而要求解除或終止授權契約。
二、救濟原則
契約的解除(rescission)和回復原狀(restitution)原則一般要求契約各當事人應 彼此返還他方基於契約所接受的對價。不過對於專利無效確認後，專利授 權契約實際上無法滿足「回復原狀」的前提條件。因為被授權人無法歸還 系爭專利未無效期間，其所接受免於起訴，以及免於未授權第三方之競爭 的保護利益。上述這些利益都屬於絕對無法返還的有價利益，因此既然被 授權人無法返還該些利益，專利權人自然也無需返還對價之授權金。
三、專利政策
（一）違反鼓勵被授權人較早對專利效力提出異議之政策：此專利政策在 讓社會大眾可以自由使用屬於公共領域的非專利技術（被無效確認 的專利技術）。一旦專利無效確認後就須返還授權金，將會導致被授 權人吝於對系爭專利有效性提出異議，違反上述專利政策。因為在 專利有效期間，被授權人可以享有避免被專利權人起訴，及避免未 授權第三的人競爭，就算之後專利宣告無效還可以取回已付授權
（一）違反鼓勵被授權人較早對專利效力提出異議之政策：此專利政策在 讓社會大眾可以自由使用屬於公共領域的非專利技術（被無效確認 的專利技術）。一旦專利無效確認後就須返還授權金，將會導致被授 權人吝於對系爭專利有效性提出異議，違反上述專利政策。因為在 專利有效期間，被授權人可以享有避免被專利權人起訴，及避免未 授權第三的人競爭，就算之後專利宣告無效還可以取回已付授權