第七章 專利先用權規範於智財管理的應用
第一節 專利先用權與營業秘密保護策略-以日本企業在中國為例
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第七章 專利先用權規範於智財管理的 應用
第一節 專利先用權與營業秘密保護策略-以日本企 業在中國為例
對於發明人來說，智財策略有防禦性公開（defensive disclosure）或 以營業秘密保護兩個大方向。239所謂防禦性公開係指發明人公開其發明以 阻擋對手取得專利，防禦性公開的發明人可以專利申請方式公開或逕行公 開，但防禦性公開會使得發明人無法長期獨占該發明的利益，並且需花費 專利申請成本；而採取營業秘密保護雖可彌補上述情形，但也有權利救濟 困難和管理費用高等缺點。
日本經濟部智慧產權研究員松下達也在其報告中指出，企業的技術戰 略應交互應用防禦性公開及營業秘密保護策略，以謀取最大利益。據統計，
日本企業有關製造方法的專利說明書中只會揭露 46%的技術，亦即有 54%
的技術是以營業秘密方式保護。240而營業秘密保護的技術多以 know-how 的方式存在，為了降低 know-how 流出的風險，該報告認為可利用以下三 種智慧產權制度減少技術外流的損失，分別為民刑事的營業秘密保護相關 規範、專利先用權制度及冒名申請專利之救濟制度。其中冒名申請專利依
239同註 121。
240參松下達也，製造ノウハウ流出時の保険としての知的財産制度に関する考察--「営業秘 密保護」「先使用権」「冒認出願救済」を中心に，パテント，第 64（11）期，頁 79-88，2011 年。
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照日本法第 49 條及第 123 條的規定，屬專利無效事由，如在專利權登記 前發現並主張者，可由真正的專利申請人取得專利權，其效果和防禦性公 開相同。因此如係以營業秘密保護為前提進行技術管理者，主要的重心仍 擺在防止營業秘密被侵害及先用權抗辯的制度上。以下以日本企業為例，
首先介紹日本企業的營業秘密管理策略，再論述先用權制度如何在營業秘 密保護的前提下發揮功能。
第一項 日本企業的營業秘密管理策略及相關案例
在前述報告中指出，隨著日本對於新興市場（中國、印尼）的貿易量 增加，生產據點也逐步移往海外，過往將技術留在日本國內的營業秘密策 略已不符合時代需求，需強化日本企業在海外的智慧產權保護，而中國長 期占日本進出口貿易總額的第一位241，有其代表性，因此以下參考日本貿 易振興機構的報告242，介紹日本企業在海外特別是中國的營業秘密管理策 略。該報告將營業秘密管理方式分為四類，分別為秘密範圍的特定、技術 管理、人員管理及營業秘密侵害的證據保存，以下分述之。
1. 秘密範圍的特定
欲營業秘密管理者首先需區分何為有保護價值的秘密，就是在發明技 術產生時就要決定是以防禦性公開或秘密 know-how 的方式保護該發明。
在該報告中指出，企業在判斷應採取何種保護方式時應考慮以下幾點：
241參考日本經濟產業省的統計。資料來源：
http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/data/y3.pdf ; 最後訪問日：2014/4/10。
242參日本貿易振興機構出版「中国における営業秘密管理」，頁 34-45，2012 年 12 月。資料 來 源 :https://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001298/management_of_trade_secret.pdf; 最 後 訪 問 日 ： 2014/4/10。
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a. 如該發明技術領先同業很多，或競爭對手要獨自研發有困難，
或是該類技術公開後的價值會顯著降低者（如軟體演算法或資 訊安全技術），均屬應以營業秘密保護的標的。
b. 如該類技術產品易以還原工程分析者，即無秘密保護的必要，
且為避免其他競爭者透過還原工程得知技術後取得專利權，應 在研發初期即為專利申請。
c. 該類技術的專利侵權舉證困難度較高者，如製成方法的專利，
考慮訴訟成本及敗訴可能性，應以營業秘密保護為妥。
d. 該類技術的產品屬獨占或寡占市場，競爭對手寥寥可數，發生 專利侵權訴訟的可能性不高，因此毋需為專利申請，逕以營業 秘密保護即可。
2. 技術管理
包含營業場所的管理和權限管理，特別是海外的生產基地或合資公司 經常會有營業秘密外流的問題，因此應禁止員工將設計圖紙或企劃案攜出，
並且應慎防外部人員（如見習或參觀）接觸到工廠設備或材料。
3. 人員管理
企業應訂定具體的「營業秘密管理規則」，明確告知營業秘密的保密 範圍、企業內部的管理系統（營業秘密存放方式、保管責任及權限）、定 期舉行員工教育訓練並實施檢查。另外在營業場所的電子裝置應禁止電子 郵件或通訊軟體的使用，以避免資訊外流，並可配合指紋或生紋認證的方 式區隔人員的登錄權限。
就個別員工的部分，有可能接觸到秘密資訊的員工在就任時應簽訂
「秘密保持契約」，內容包含保密的範圍、保密義務和其附隨義務、保密 期間及違反效果等，其中保密範圍可能會隨企業研發內容或工作內容而變 更，應在變更當下以口頭約定保密，並一定時間內將變更後的保密範圍以
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文書記錄再簽訂契約。
4. 證據保存
屬於營業秘密管理中不可或缺的一環，不論是要提起營業秘密侵害的 民刑事訴訟，或是作為專利侵權的防禦手段（如主張先用權抗辯），皆應 事前做好證據保存工作，特別在研發密集的高科技產業，產品研發到上市 階段通常需經較長的時間或牽涉多個部門，如至訴訟階段才進行證據蒐集 往往緩不濟急，因此事前的準備工作仍屬必要。又有關技術發明的營業秘 密內容和先用權的要件重疊，相關證據的保存方式可參照本論文第 3 及第 4章之介紹。
特許廳在 2012 年的先用權報告中以日本近 20 家不同領域的技術企業 為對象，進行智慧產權策略及證據保存的調查，以下依照產業別介紹之。
案例一機械類企業
(1) 智慧產權策略
多數企業都認為自家企業的產品仿造困難且不易以還原工程的方式 重製，如公開將喪失競爭優勢，因此多選擇以營業秘密方式保護而非專利 申請。在報告中也提到企業的技術研發部門是以「黑盒化」策略作為其最 高指導原則，多數產品的製成資訊不僅不對外公開，對內也嚴防非技術部 門的員工知悉，儘量做到滴水不漏的程度。除採取嚴格的保密措施外，也 禁止海外子公司或海外營業部門將產品設計圖影印或存檔，而不同部門間 的資訊交換行為會受到嚴格的處分。
其中一家規模較小的機械工廠是以零件半成品加工為其主要業務，而 不同產品所使用的製成條件及方法皆不同，且須根據每次機器的狀況作調 整，並無固定不變的製成步驟，因此申請專利的意義不大。
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(2) 證據保存
該報告中的機械類企業多以營業秘密方式保護其產品及製成技術，而 為在他人侵害營業秘密時適時主張其權利，相關證據資料的包存即不可或 缺。而在本章第 2 項提到，先用權抗辯須證明其發明實施的內容、時間、
地點等事實狀態，其證明方式和營業秘密相同，因此在實務上會同時進行 兩者的證據保存。
同本文第 3 及 4 章提及的先用權舉證方式，企業技術部門在 know-how 產生時即以專利說明書的方式明確記載，並將相關的設計文書、圖面一併 放入信封封存並由公證人到場公證，以確認 know-how 產生時點，該公證 方式可由電子認證方式代替。
案例二電器類企業
(1) 智慧財產策略
除了製造方法及少數具競爭優勢的產品外，多以專利保護為原則，且 會優先進行外國專利申請，主要申請地區為美國、歐洲及中國。而此類企 業通常會在海外設立生產據點，為避免 know-how 從海外工廠洩漏，核心 零組件的製造仍由日本本國工廠進行，再由海外工廠組裝。
(2)證據保存
和前述機械類的企業不同，電器類企業多採專利申請策略而非營業秘 密保護，因此進行證據保存的主要目的為當專利申請不獲准時仍得主張先 用權抗辯，其證據保存和公證方式和本文第 3 及 4 章相同。
案例三化學類企業
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(1) 智慧財產策略
相較於機電類企業是由技術部或業務部共同進行技術管理，前述報告 中的化學類企業多由獨立的智財管理部門負責。以某企業的智財管理流程 為例，研發部或事業部將研發成果以電子書面提出，交由智財部評估，智 財部並根據(1)專利侵權舉證的難易度(2)營業秘密管理的難易度（洩密的 可能性）(3)競爭對手 2 年內研發出同類產品的可能性等衡量應採取公開 或保密措施，其中製成的技術相對於產品（藥物、化纖、其他化學合成物）
較常採取秘密保護的策略。
假設評估後採取營業秘密方式保護該技術，智財部會將該 know-how 技術的相關資料以序號編碼並由智財部的特定主機進行建檔，完成後再將 該序號編碼告知研發部及事業部。其中一家企業更將 know-how 技術的相 關資料以資料庫方式儲存，並將該技術商品化過程及產品試驗等資訊都以 同一組序列編碼連結，不只方便搜尋，更透過追蹤不同技術的商品化流程 作為修正研發策略的參考。
(2) 證據保存
此類企業的產品相較於前述電器或機械類企業，在特徵上無法單純以 外觀描述，有技術範圍難以特定及舉證困難的特性，因此無論是為了主張 營業秘密侵害或先用權抗辯，化學類企業進行證據保存的時間和項目都比 其他兩類企業來的多。如為了證明先用權抗辯的「發明範圍」和「即時實 施意圖」要件，其中一家企業要求技術部門需每月提出實驗報告（包含創 新發明的發想及改良試驗結果），而事業部門在進行小量試產的製造階段，
此類企業的產品相較於前述電器或機械類企業，在特徵上無法單純以 外觀描述，有技術範圍難以特定及舉證困難的特性，因此無論是為了主張 營業秘密侵害或先用權抗辯，化學類企業進行證據保存的時間和項目都比 其他兩類企業來的多。如為了證明先用權抗辯的「發明範圍」和「即時實 施意圖」要件，其中一家企業要求技術部門需每月提出實驗報告（包含創 新發明的發想及改良試驗結果），而事業部門在進行小量試產的製造階段，