第五章 美國專利先用權規範及實務
第一節 美國專利先用權制度沿革
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第五章 美國專利先用權規範及實務
第一節 美國專利先用權制度沿革
（ㄧ）美國最早的專利先用權制度
美國先用權（Prior User Right）的法律上概念最早出現於 Francis Bailey 於 1790 年提出的貝利法案（Bailey’s Bill）148中。貝利法案假設一種情況，
如被訴侵權人可證明其發明出現的時點早於起訴人的發明時點，則審判結 果應有利於被訴侵權人，從而得出先用權的概念。該法案當時並未被美國 聯邦政府成立後初次定訂的專利法149所採納，但對之後專利法的修正和調 整仍有深遠的影響。
1790 年的專利法係採嚴格審查制度，專利申請案須符合實用性及真 正最先發明（true and first invention）的要求。150然而隨著申請量越來越 多，且嚴格審查耗時耗力，聯邦政府在 1793 年通過專利法修正案將專利 申請流程從嚴格審查改為登記制度。此後不論是否為最先發明人均可向主 管機關提出申請並獲得專利，但 1793 年的專利法准許被訴侵權人主張係 爭專利因他人的先發明喪失新穎性而無效。151
148Annals of Congress, House of Representatives, 1st Congress, 2nd Session (1790). 轉引自註 46, p.547.
149參http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Act_of_1790；最後訪問日：2014/1/30。
150參 1790 年專利法第 5-6 條，同前註。
151Pritchard, R.W. The Future is Now-The Case for Patent Harmonization.20 N.C. J. INT’L L. &
COM. REG. 291, 294, (1994).
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之後在 1836 年的修正案中第一次將先用權納入專利法，其係以：如 該發明在專利申請日前已被他人得知或使用，則發明人對該發明不能取得 完整權利。152而在 1839 年的專利法中，將先用權的範圍和時點要件作了 較細緻的修正。該法第 7 條規定153，任何在專利申請日前擁有、應擁有、
製造或買入新發明的機器、產品或組合物之人，得使用或銷售該新發明的 機器、產品或組合物而不需對專利權人負擔法律上責任。該次修正延續先 用權抗辯不構成專利無效的立場，但增加了時間的限制：如係爭案件的專 利申請日是在先用權存在時點後的兩年內，則該專利不因之而無效。可視 為該規定給予欲取得專利的發明人兩年的新穎性優惠期。
美國早期的專利登記制度並未進行新穎性的審查，為避免非最先的發 明人取得專利登記後濫用其專利權，1836 年的專利法中並未限制只有實 際的發明人才得主張先用權，只要專利申請日前已存在相同發明，任何人 皆得主張先用權抗辯。
故此時先用權抗辯和新穎性無效抗辯基本上是相同的，只是先用權抗 辯並不會構成專利無效。
(二) 1952 年後採先發明主義
美國在 1952 年將專利法進行大幅修正，區分為三章，分別規範專利 所屬機關、專利要件和專利權的範圍。此後專利法被編入美國聯邦法典
（United States Code，縮寫為 U.S.C.) 第 35 編，改採先發明主義154，並恢
152同註 46, p.548.
153資料來源：http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1839.pdf; 最後訪問 日：2014/1/30。
154參 1952 年專利法第 102 條，http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/patentact/file7.pdf； 最後訪問日：2014/1/30。
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復專利審查制度。此後專利申請案皆須通過新穎性的審查，如在該申請案 前國內外已出現同一技術標的，則該申請案將不被核准。而 1952 年的專 利法雖未規定被訴侵權人得主張先用權抗辯，但修法前的先用權判例並未 被廢棄，在訴訟實務上默示承認（tacit recognition）先用權存在。
有學者認為，在先發明主義的立法架構下並無先用權主張的必要。因 為 1952 年的專利法過度傾向最先發明人的保護，該法第 102(g) 規定，即 使以營業秘密形式保存之發明技術，只要能證明其發明時點早於專利申請 日，依然會構成新穎性無效事由。155因而在此種立法下，最先發明人傾向 選擇將該其技術標的以營業秘密方式保護，以避免他人利用其研發取得後 進者優勢(Johnny-come-lately)。156
在前述情形中，似乎先發明人可無限制以而排除發明在後之人取得專 利。在此期間的專利訴訟案件非常稀少，有論者以專利權人害怕提起訴訟 後會被先發明人主張先發明抗辯，使該專利因不具新穎性而無效。而統計 結果也指出，有八成的訴訟案件會得到專利無效的判決。157有鑑於此，聯 邦巡迴上訴法院終於在 1983 年 W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc.
案158作成以營業秘密形式主張先使用並不構成後發明人專利無效的決 定。
155 1999年專利法修正將第 102(g) 條營業秘密構成新穎性無效的規定刪除。
156 Brownlee, L.M. Trade Secret Use of Patentable Inventions, Prior User Rights and Patent Law Harmonization: An Analysis and Proposal.72 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 523, 524,(1990).
157Bennett, R.The Trade Secret Owner Versus the Patentee of the Same Invention: A Conflict? 57 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y742, 742-747, (1975).
158 W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540, C. A. Fed. , 1983.
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Inventors Protection Act），將先用權作為專利侵權抗辯規定於修正後的專 利法第 273 條。159該次立法起因於聯邦巡迴上訴法院 State Street Bank v.Signature Financial Group案160，該案承認商業方法（commercial process or method）的可專利性，進而使金融業成為專利侵權潛在被追訴的對象。
1591999年修正後專利法第273(b)條節錄：It shall be a defense to an action for infringement under section 271 of this title with respect to any subject matter that would otherwise infringe one or more claims asserting a process or method in the patent being asserted against a person, if such person had, acting in good faith, actually reduced the subject matter to practice at least one year before the effective filing date of such patent, and commercially used the subject matter before the effective filing date of such patent….
160 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). 案情摘要: 當事人均為多層合夥基金（multi-tired partnership fund）金融服務業者，分別為該基金的管理人及會計，被告（上訴人）Signature Financial Group為美國第 5193056 號專利的被授權人，原告 State Street Bank 也欲取得授權並進行談判，談 判破裂後原告遂向麻州聯邦法院提起確認專利無效訴訟。第一審判決原告勝訴，被告不服，向聯 邦巡迴上訴法院提起上訴。
161在此之前已有四次先用權的提案，包含 1967 年，《協力廠商權修正案》，1994 年《先用權 法案》，1995 年《國內商業先使用法案》及 1997 年《21 世紀專利系統促進法案》。轉引自 Barney, J. R. The Prior User Defense: A Reprieve for Trade Secret Owners or a Disaster for the Patent Law?72J.
Pat. & Trademark Off. Soc'y 82, 261,(2000).
162同前註。
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攏，和美國憲法公開發明以促進科學技術的精神相違背163，該立法所產生 的問題將多於其所解決者。
在眾議院修法報告164中指出，在商業方法成為可專利標的後，美國國 內的發明人有許多尚未就其商業方法申請專利，反而有許多外國的發明人 搶先申請。因此該立法主要為申請前已實行商業方法的發明人提供解套，
避免本國的先使用人遭受專利侵權的指控。
就商業方法發明的先用權納入專利法條文後可能產生的影響，修法報 告舉信用卡服務為例，一個單純的信用卡交易可能牽涉多個協力廠商金融 服務主體，譬如當卡片第一次使用時，消費刷卡廠商須向核卡機構取得授 權，並確認其刷卡限額，這個動作雖然是在電腦上瞬間進行，但其中需經 多數金融服務業者如開卡帳戶銀行及信用卡交易網配合，才能使交易順利 完成。
雖然不是每個參與交易的協力廠商都是商業方法的專利權人或被授 權人，但透過參與交易，該商業方法的使用已經滲透至每個協力廠商和金 融服務業者，並且該商業方法技術對於整體交易而言是不可或缺的，因此 如被授予商業方法專利權人不願授權他人實施，可能會改變既有的交易模 式，並增加金融服務的成本。修正後的專利法將先用權的規定納入，使得 每個參與交易的業者可於既有架構下繼續使用商業方法的發明。
163美國憲法授與國會有保障著作家和發明家對各自著作和發明在限定期限內的專有權利，
以促進科學和工藝的進步。規定於該法第 1 章第 8 條，原文節錄如下 “…To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited Times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries…”.
164 Committee Report 2 of 4 - House Report 106-287 - Part 1 - AMERICAN INVENTORS PROTECTION ACT OF 1999. 資料來源：http://beta.congress.gov/ ; 最後訪問日：2014/1/30。
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另外在該次修法報告中也提到，就經濟利益和實用性的角度來說，不 能期待所有發明人皆以專利制度來保護其商業方法發明，一些尚不具可專 性但重要的技術，特別在金融和電腦產業，營業秘密保護仍有其存在的必 要。為了獎勵發明人公開其發明，並給予發明人某程度地保障，故將先用 權規範納入。