第四章 中國專利先用權規範及實務
第三節 中國專利先用權規範於訴訟上應用
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有關委託製造或關係企業等可否援用其技術來源者之先用權抗辯，或 者先用權的轉讓應以何種形式為之，中國司法實務並無統一的標準，學者 馮曉青132認為：基於先用權之抗辯權性質，先用權不得成為獨立的交易對 象，不得獨立訂定授權實施契約，也不能成為轉讓契約的唯一標的，不過 可以隨同所屬企業一起轉讓，成為轉讓契約的一部分。本文作者肯認上述 見解，並認為為了避免過度擴大先用權的範圍而侵害專利權，或許應限制 先用權的重複主張，亦即前手轉讓先用權後，前手或其關係企業就該先用 權的發明技術即不得再為實施，否則一旦先用權的主體不斷增加，將使專 利權的存在失去意義。
第三節 中國專利先用權規範於訴訟上應用
和專利權相關的紛爭種類繁多，本文研究之先用權抗辯基於中國專利 法和《2010 最高院解釋》的規定，係於專利侵權訴訟中主張。然在專利 侵權案件中被訴侵權人往往也會同時向行政機關為專利無效宣告之請求，
以下先就專利無效糾紛的處理流程為介紹，再比較專利無效請求和先用權 抗辯對於被訴侵權人之適用情形。
第一項 中國專利侵權訴訟及專利無效制度
在中國有權對專利侵權案件進行調查處理者包含行政和司法機關，所 謂「行政機關」包括中國各省的知識產權局及中央的國家知識產權局，依
最後訪問日：2013/12/1。
132同註 123，頁 308。
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http://www.sipo.gov.cn:8080/zcfg/flfg/zl/sfjs/200804/t20080415_377922.html; 最後訪問日：
2014/7/8。
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又中國人民法院有審判權之案件包含民事、刑事、行政、智慧產權及 經濟糾紛，在法院中各設不同專庭審理，和專利有關的司法救濟分為專利 侵權的民事訴訟和對中國國家知識產權局專利效力審查的決定不服者提 起行政訴訟，就民事訴訟而言，如當事人對中級人民法院專利侵權民事訴 訟的結果不服者，應上訴至有管轄權的高級人民法院；就國家知識產權局 的行政訴訟而言，屬北京第一中級人民地方法院專屬管轄，並得上訴至北 京高級人民法院。
以下就專利侵權的民事訴訟及國家知識產權局的專利無效宣告程式 分述之。
（ㄧ）國家知識產權局的專利無效宣告程式
基於專利制度的二元性，中國的專利無效糾紛也可能分別由國家知識 產權局或專利侵權法院審理，然依照《最高人民法院關於審理專利糾紛案 件適用法律問題的若干規定》第 9 條136，原則上專利侵權法院不就專利的 有效性為判斷，故如被訴侵權方在答辯期間內向國家知識產權局請求宣告 專利無效者，人民法院應中止訴訟。而例外情形如該技術已為公知事由甚 為明確，或被告為專利無效的證據或理由顯不充分者，法院得不中止訴訟。
然依中國專利法第 47 條第 2 款規定：「宣告專利權無效的決定，對在
136原文：人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请 求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：
（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；
（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；
（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；
（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。
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宣告專利無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、調解書，已經 履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許 可合同和專利轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人惡意給他人造成 的損失，應當給予賠償」。依據前述規定，被訴侵權人應盡量在起訴階段 或更早向國家知識產權局請求為無效宣告。該規定的原因為：如認為宣告 專利無效的決定對已執行的判決有追溯力，則會使專利權的行使處於不安 定的狀態，影響專利權人主張其權利。137
承上，中國的專利無效爭議是行政確權事件，因此民事訴訟法院並無 審理權限。依中國專利法第 46 條規定，如在專利侵權訴訟中對專利效力 有疑義者，應中止訴訟，向知識產權局複審委員會提出宣告專利無效的申 請，並由複審委員會依職權探知主義為審理。又專利權人或申請人不服複 審委員會的決議者，應自收到通知起三個月內，向北京第一中級人民法院 提起行政訴訟。
（二）在專利侵權民事訴訟中主張的現有技術抗辯
和無效抗辯類似但人民法院在個案中得自為審理者是「現有技術抗辯」
或稱「公知技術抗辯」。公知技術抗辯依《2010 最高院解釋》第 14 條規 定，被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的 相應技術特徵相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實 施的技術屬於專利法第 62 條規定的現有技術。稱現有技術者，依 2009 年修正後中國專利法第 22 條第 5 款規定，係指在專利申請日前為國內外 所公知的技術。
137同註 108，頁 487。
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人民法院審理「現有技術抗辯」時係將被訴侵權物品和現有技術進行 比對，如該被訴侵權物品的技術特徵和單一的現有技術相同者，或單一現 有技術經該領域的通常知識者與其常識或熟知技術簡單組合後可推及者，
則應認定該現有技術抗辯成立，不構成專利侵權。至於舊實務見解有認為 當被訴侵權侵權物品和專利權利範圍（claim）完全相同時（落入文義侵 權範圍），不能主張現有技術抗辯。最高人民法院新實務見解係以：公知 技術抗辯的適用僅以被控侵權產品中被指控落入專利權利範圍的全部技 術特徵與已經公開的其他現有技術方案的相應技術是否相同或等同者為 必要，不能因未被控侵權產品與專利權人的專利相同而排除公知技術抗辯 的適用。138
而如被訴侵權人或其他人欲主張專利無效，侵權法院又無權審理時，
被訴侵權人或該他人得向國家知識產權局提出專利無效宣告請求，如經專 利複審委員會宣告專利無效者，該被宣告無效之專利權視為自始不存在。
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第二項 中國先用權抗辯於專利侵權訴訟上的應用
中國司法實務通說將先用視為抗辯權，故應由主張權利抗辯事由之一 方負舉證責任。而中國先用權依照本章第三節，須符合「成立時點」、「善 意取得」、「實施形式」、「必要準備」、「同一性」等要件，且有實施範圍之
138最高人民法院(2007)民三監字第 51-1 号駁回再審通知書。轉引自參註 133，頁 166-169。
139根據中國專利法第 45 條：「自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或 者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效」，
即無效宣告的請求人無特別限制。另依同法第 47 條規定，宣告無效的專利權視為自始不存在。
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間認證（time stamp）的方式證明該文書或檔案時間的真實性。2. 所謂「善意取得」的要件，在個案中通常無法以直接證據證明先 書」，頁 24-85。資料來源：http://www.jetro-pkip.org/html/ztshow_BID_bgs201002.html; 最後訪問日：
2014/2/20。
142在「江蘇天禾賽諾製藥訴雲南省藥物研究所專利侵權案」（2010）雲南高等法院民三終字 第 10 号，被告主張其發明來自國家中成藥標準集，然法院認為該資料無出版單位及出版編號之標 識，應屬尚未出版之書籍；而被告亦無法證明該資料的取得途徑為合法，故不具善意取得要件，
不得主張先用權。
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聯資料包含工廠的施工計劃、原材料或專用設備採購單據及實體證據。
實務上法院肯定先用權抗辯成立而不侵權的案例143，該被告主張其實 施範圍包含製造及販賣，並提出設備作成之公證書，除證明該設備存在外，
亦以公證方式證明設備上的製造日期為真，並且另外提出其與第三人之銷 售契約及發票以證明販賣事實存在及行為時點。由此可知先用權人除需做 好證據的保存外，證據的真實性也是法院審酌的重點，因此應盡可能在研 發或量產階段留下時間的記錄，並取得政府機關或公信力協力廠商的文書 認證。附帶一提，如該證據係於港澳臺地區作成者，除需經公證程式外，
另需將公證文書透過海基會提交副本，並將該副本與訴訟中資料進行比對，
相互認證後確認其真實性。144
4. 有關先用權實施範圍的規定，根據前述《2010 最高院解釋》，有一 定生產規模的限制。在「王孝忠、南寧市知新滑動軸承製造有限公司訴南 寧中高糖機設備製造有限公司實用新型專利糾紛案」145中提出相關的證據 資料包括工廠設備、製品、從業人數、原材料和設備的採購記錄、出貨記 錄等，綜合判斷生產規模的範圍。
5. 有關先用權「同一性」的判斷，中國司法實務並無作成統一的解 釋或規範，而依照中國專利法第 69 條第 2 項的法條文義理解，主張先用 權需和專利製品相同或使用相同技術，亦即先用權的技術需和專利權利範 圍相同或至少等同者，才有審酌的意義。至於如何將先用權的技術和專利 權利範圍進行比對，實務在進行專利侵權訴訟時首先會將被訴侵權的產品
143「王洪照訴常全東專利糾紛案」，（2009）山東省濟南市中級人民法院民三終字第 8 号。
144同註 133，頁 67。
145參註 122。