第三章 日本專利先用權規範及實務
第三節 日本專利先用權規範於訴訟上應用
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及於其他的實施形式（如製造或委託其他廠商製造），此為多數 裁判的見解。87
（三）先用權的消滅
先用權在應用上有無類似專利權耗盡的效果，特許法並無相關規定，
然從法理觀之，權利耗盡和先用權同屬對專利權的限制，如某一專利產品 因轉讓而有專利權耗盡的效果，則僅需主張權利耗盡之抗辯，無需另行主 張先用權。又先用權和權利耗盡皆為專利權抗辯事由，和隨同專利標的而 存在的專利權利性質不同，在實際應用上應視個案情形而定，無須就抗辯 權的耗盡另行規範。
日本學說上認為如事業結束或長期中斷者屬先用技術之放棄，應有先 用權消滅的效果，惟實務上對先用權放棄或消滅並無明確的認定標準。相 關的判決認為，如一旦開始事業的準備卻中途放棄，之後再開始同一事業 者，不符合特許法第 79 條「事業之準備」的要件，不得主張先用權。88
第三節 日本專利先用權規範於訴訟上應用
先用權制度於實務上主要用於專利侵權訴訟，和專利無效抗辯同為被 訴侵權人的權利抗辯事由，本文先就專利無效制度及專利侵權訴訟進行介 紹，後比較先用權抗辯及專利無效抗辯，特別是新穎性抗辯於個案適用之 情形。
87同註 57，頁 30-31。
88東京高等裁判所平成 12 年（ネ）2720 號判決，其係以：如將設備的原有建設計劃推翻，
改委托他人設計等「外觀事實」即可能被認定為有放棄事業準備之情形。同前註。
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第一項 日本專利侵權訴訟及專利無效制度
日本的專利審查分由專利主管機關及法院管轄，這是因為專利權兼有 公法及私法的二元性89，專利權的核准及登記由專利主管機關（以下稱為 特許廳）作成行政處分，然如欲主張實體法上的權利仍須經由訴訟程式取 得確定判決的結論。
專利審查程式於訴訟前階段由特許廳審查部門進行，並作出核准與否 的行政處分，專利申請人於訴訟前階段依個案情形有修正專利權利範圍
（claim）或專利說明檔以符合審查標準的機會。特許廳作成准駁處分後，
專利申請人如不服該處分，得向東京高等裁判所提起「審決取消訴訟」。
以下分就特許廳的行政審判及法院訴訟程式進行介紹。
（ㄧ）特許廳的審判及審決取消訴訟
日本專利法所稱「審判」係指專利權人（申請人）或利害關係之第三 人對特許廳所為准駁處分請求撤銷或變更之準司法程式。該「審判」由特 許廳的審判部組成合議庭審理（特許法第 136 條），並指定一人為審判長
（特許法第 138 條），以口頭審理為主要審理方式（特許法第 145 條）。特 許廳的審理結果稱為「審決」，該「審決」應送達當事人及參加人（特許 法第 157 條）。
特許廳的「審判」可分為有訴訟對立性的「當事者審判」及無對立當 事人僅請求特許廳變更或撤銷不利處分之「查定系審判」。「當事者審判」
89參大渕哲也，今後の特許審判·審決取消訴訟の考察のための基盤的検討，台日專利制度 舉發研討會，頁 1-13，2013 年 2 月。
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以特許法第 123 條「特許無效審判」為代表，相當於我國專利舉發制度90；
「查定系審判」包含特許法第 121 條第 1 項「拒絕查定不服審判」及同法 第 126 條第 1 項「訂正審判」，相當於我國對專利申請駁回處分之訴願及 專利權人更正專利權利範圍之申請，只不過日本的專利審判均以特許廳為 主管機關，而無上級訴願機關。
日本專利法將「審判」定義為準司法程式，至於如對特許廳經審判所 為之「審決」不服者應如何救濟，依照特許法第 178 條第 1 項規定，應向 知的財產高等裁判所提起「審決取消訴訟」，屬知的財產裁判所專屬管轄 事件，相當於我國對經濟部訴願決定不服向智財法院提起行政訴訟。
（二）專利無效的認定-無效審決訴訟及專利侵權訴訟之交錯 在本節一開始提到，專利制度有其二元性，就專利權的認定及權利受 侵害的請求分別適用行政及民事訴訟程式，兩種程式各自獨立審判不相干 擾，也不受他法院審判結果之拘束。然而就專利無效的審理兩種訴訟程式 可能有重複審理交錯適用的情形，以下分述之。
專利有效性的認定依法屬特許廳的職權，特許廳作成專利核准處分後，
專利權於權利登記時發生，該專利權登記有對世效（特許法第 125 條）。
原則上如欲撤銷專利權登記，須先請求特許廳為「特許無效審判」（特許 法第 123 條），如對該審判結果不服者才能提起行政訴訟，即依同法第 178 條第 6 項規定對前述特許廳之「無效審決」提起「審決取消訴訟」，由東 京知的財產高等裁判所專屬管轄。
90同註 58，頁 110-135。我國對智慧財產局所為專利申請駁回、舉發不成立或更正駁回之處
分應先經訴願程式，向經濟部訴願審議委員會提起訴願。
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專利侵權訴訟第一審屬地方法院管轄，依事件性質由普通審判籍或特 殊審判籍之法院審理，第二審則由知的財產高等裁判所專屬管轄91。專利 侵權訴訟之性質屬民事權利紛爭，適用民事訴訟當事人主義及辯論主義之 法理，被告於事實審言詞辯論終結前得依日本特許法第 104 條之 3 的規定 主張專利無效抗辯，地方法院須為實質審理以認定原告權利受侵害之主張 有無理由。
然地方法院得否為專利無效事由的認定，日本特許法並無明確規定，
早期實務採否定見解。昭和 37 年大審院判決係以，在專利登記因判決確 定被撤銷前，一般法院就專利權的效力不得為判斷，專利侵權訴訟之被告 如欲主張專利無效抗辯，須經特許廳之無效審決確定，或當事人不服提起 訴訟者，需嗣行政訴訟作成確定無效之結論後地方法院才得將該抗辯事由 採為審判基礎，此是基於行政和司法權限分配的考量。92
日本最高裁判所於平成 12 年作成キルビー判決推翻前述見解，其係 以，如專利侵權訴訟法院認為專利無效理由甚為明確時，在個案中得自為 專利無效之判斷，並以權利禁止濫用為由駁回原告專利侵害排除或損害賠 償之請求93。其裁判理由為，如要求被訴專利侵權的被告需經特許廳無效
91依日本民事訴訟法第 6 條規定，專利權、實用新型權、積體電路保護及軟體著作權係由東 京地方裁判所及大阪地方裁判所有特別管轄權，但是也可由同法第 4 或 5 條的普通管轄法院擇一 起訴。然依同法第 6 條第 3 項及「知的財產高等裁判所」設置法第 2 條第 1 項規定，前述訴訟的 第二審由東京知的財產高等裁判所專屬管轄。
92大判明 37.9.15 刑錄 10 輯 1679 頁，轉引自飯村敏明、設楽隆一，知的財産関係訴訟，株 式会社青林書院，頁 120-121，2008 年。
93依該判決見解，民事專利侵權訴訟中專利無效抗辯的法源基礎係日本民法第 1 條第 3 項之
「權利濫用抗辯」。
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審決確定才得主張無效抗辯者，實無必要，因為特許廳之無效審決有對世 效，係由行政機關依職權為嚴格審查，然專利侵權訴訟法院僅需就被告舉 證之事實為判斷，其所欲達成為紛爭之解決，如更要求被告之專利無效抗 辯須經特許廳審查，反有害訴訟經濟。94
自キルビー判決後，一般法院民事庭得於個案決定被告的專利無效抗 辯是否成立，然民事法院所為專利無效的判斷並無拘束行政機關之效力，
故被告仍得向特許廳請求為特許無效之審決。
理論上兩個程式並存可能產生裁判矛盾的情形，然實際上特許廳的無 效審決和民事侵害訴訟法院的判斷並無太大差異，在キルビー判決作成後，
從 2000 年至 2002 年為止共 244 件專利侵權訴訟案件，有 35 件主張無效 抗辯後並另提起特許廳之無效審判，其中 2 件作成不同的結論。95且 2004
94最高裁判所第三小法庭平成 10 年(オ)第 364 號判決。轉引自飯村敏明、設楽隆一，知的財
産関係訴訟，株式会社青林書院，頁 120-121，2008 年。
95平成 14 年「特許庁産業構造審議会知的財産政策部第 5 回紛爭処理小委員會」，資料來源：
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/funsou_syori5/tizai_fun5_p_siryou1.pdf ; 最後訪
問日: 2013/12/30。
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年特許法修正後，現行特許法第 168 條第 3 及第 4 項96規定侵害訴訟法院 就訴訟開始和終結時的資料有通知特許廳的義務，而特許廳就特許無效審 判的結果也應通知侵害訴訟法院，藉由司法和行政的資訊流通避免判斷矛 盾的情形。
第二項 日本先用權抗辯於專利侵權訴訟上的應用
在本章第 2 節提到，先用權是在先申請制度下，調和專利權人和發明 人權益之規範，為專利權限制之一環。然發明人於專利侵權訴訟中除消極 為先用權抗辯外，另得積極為專利無效的主張，同屬專利侵權訴訟中之攻 擊防禦方法。特別是得主張先用權者，係屬在先之發明，如在專利申請前 已為公知者，亦得主張專利無效的新穎性抗辯或提起舉發。以下就先用權 及新穎性抗辯之證明方法於個案適用的情形分述之。
（ㄧ）新穎性抗辯之舉證
如欲在民事侵權訴訟中主張專利無效抗辯者，依前述キルビー判決見 解，民事法院得在個案中就專利無效為個案認定。然特許法第 104 條之
96日本特許法第 168 條第 3 及第 4 項，原文：
3裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を 特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求
4特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求