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第五章 美國專利先用權規範及實務

第三節 美國專利先用權抗辯於訴訟上的應用

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第三節 美國專利先用權抗辯於訴訟上的應用

不論是 1999 年的「商業方法」先用權,或是 AIA 修法後適用所有發 明類型的先用權,法條都明確規定其作為專利侵權的抗辯於訴訟上主張。

又從 1999 年美國專利法納入先用權規範至今,在專利訴訟中主張先用權 的案例非常稀少,然而從先用權規範的要件觀之,如被訴侵權人有發明先 使用的情形,因為其先使用的時點早於專利權人為專利申請的時點,如先 使用的技術或產品曾為商業上實施或販售,則另可主張美國專利法第 102 條的新穎性無效抗辯。又美國就專利無效的審查也有行政及司法權交錯的 問題,因此以下先介紹美國的行政及司法上的專利無效制度,後比較專利 無效抗辯(特別是新穎性抗辯)及先用權抗辯在專利訴訟上適用的情形。

第一項 美國專利侵權訴訟及專利無效制度

美國聯邦法院及專利商標局(United State Patent and Trademark Office ,下簡稱 PTO)對專利效力皆有審理權限。就法院的訴訟程式而 言,可在專利侵權訴訟中以抗辯或反訴的形式主張專利無效,或另行提起 無效確認訴訟(declaratory judgment)。以下先詳述法院在侵權訴訟應如何 為專利無效抗辯,次介紹 PTO 在 AIA 修法後的專利無效審查制度。

(ㄧ)美國專利侵權訴訟中的無效抗辯

相較於日本民事侵權法院對專利效力的認定僅有個案效力,美國法院 在個案中對專利效力的認定有實質對世效。1971 年 Blonder-Tongue 案177

177Blonder-Tongue Labs., Inc. v. University of Ill. Found., 402 U.S. 313 (1971).

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中聯邦最高法院係以:基於爭點效原則(doctrine of collateral estoppel),

除非專利權人可證明其在先前訴訟中沒有程式上、實質上或證據上的公平 機會爭論其專利有效性,否則在前一案中專利無效之結論有拘束後訴訟的 效力,被認定專利無效之專利權人不得再為侵權之主張。特別注意者為,

依照 Microsoft v. i4i 案178美國聯邦最高法院對專利法第 282 條的闡述,在 訴訟中主張專利無效者,其舉證之證明力應達到明白且確信(clear and convincing)的程度。

依美國專利法規定,無效抗辯(invalidity defense)可分為先前技藝 抗辯(prior art defense)及非先前技藝抗辯(non-prior art defense),前者 包含美國專利法第 102 條各項不具新穎性和同法第 103 條的進步性事由,

後 者 主 要 為 同 法 第 101 條 非 可 專 利 標 的 及 第 112 條 專 利 說 明 書

(specification)不符規定的事由。

又本篇論文係以先用權為研究主題,可主張先用權者需在專利申請前 已實施該發明,如在專利申請前該發明已為公知或公開銷售,則同時符合 第 102 條的不具新穎性事由,故本文希望比較新穎性無效和先用權抗辯在 專利訴訟上應用的情形,以下先介紹在 AIA 修法後美國第 102 條的新穎 性無效事由。

在 AIA 修法後美國的專利制度改採先申請主義,其實施日期依 AIA 施行日179的規定,從 2013 年 3 月 16 日開始實施,在實施後即以專利申請

178Microsoft Corp. v. i4i LP., 131 S. Ct. 2238, 98 USPQ2d 1857 (2011).

179AIA 第 3 條規定節錄:(n) EFFECTIVE DATE.— (1) IN GENERAL.—Except as otherwise provided in this section, the amendments made by this section shall take effect upon the expiration of the 18-month period beginning on the date of the enactment of this Act, and shall apply to...;並參 PTO 網頁 說明:http://www.uspto.gov/aia_implementation/aia-effective-dates.pdf ; 最後訪問日:2014/1/30。

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日而非發明日作為判斷先前技藝(prior art)的依據。然在轉換到先申請 主義的過渡期間,2013 年 3 月 16 日前的專利申請案仍以發明日(date of invention)作為判斷先前技藝的基準日,而在 2013 年 3 月 16 日之後的專 利申請案則以有效申請日(effective filing date)作為判斷基準日。至於兩 者的不同之處主要為,以發明日為判斷基準的專利申請人得為參考文獻在 後的宣誓(swearing behind),主張其發明在先而排除 PTO 認為該專利申 請案不具新穎性的引證文獻,然採有效申請日為判斷基準者則無法主張其 先發明而排除其他發明在後但申請在先之申請案。

在 AIA 先申請主義實施前,專利法第 102(a)、102(b)及 102(g)條就發 明先使用、販售採「相對新穎性」標準,僅限於美國境內的使用、銷售行 為才構成新穎性無效,然新法實施後通盤採「絕對新穎性」標準,包含在 美國境內或境外該技術已發表或已公開者,以及在美國境外的先使用、銷 售行為皆構成新穎性無效事由。另外 AIA 修法後第 102(b)條180仍允許專 利申請人在發明公開的 1 年內享有新穎性優惠期,又該條新穎性優惠期的 審查不論在 2013 年 3 月 16 日前或之後的申請案均以專利申請日為判斷基 準。181

(二)PTO 的專利無效審查

在 AIA 修法後,由 PTO 進行的專利無效審查分為三種,依申請人的 資格分為由利害關係人申請的審查及由任意第三人提起的舉發制度(ex

18035 U.S.C. 102(b): “A person shall be entitled to a patent unless…-(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States.”

181資料來源:http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2133.html; 最後訪問日:2014/6/20。

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parte reexamination)。利害關係人的審查又可分為專利核可後 9 個月內的 核可後審查(post-grant review,簡稱 PGR)及 PGR 被駁回處分確定後,

或專利核可的 9 個月後由利害關係人再提起之審查(inter parties review,

簡稱 IPR)。

PGR審查對申請人主張之無效事由並無限制,如美國專利法第 101、

102、103 及 112 條182等無效事由皆包含在內。然而 IPR 審查之申請人僅 得就系爭專利之新穎性及進步性為爭執,且申請人需證明其無效主張有合 理的蓋然性(reasonable likelihood of success),否則 PTO 不受理該申請。

申請人對 PGR 或 IPR 的處分不服者可至美國聯邦巡迴上訴法院(U.S.

Court of Appeals for the Federal Circuit)為救濟。183

和前述 PGR 及 IPR 不同,由任意第三人提起之舉發(ex parte reexamination)不具當事人的對立性,因此 PTO 受理舉發申請後即自為 審理,不受任意第三人舉發理由的拘束,且該第三人亦不得就 PTO 舉發 不成立的處分聲明異議或另行提起訴訟。184

對專利權人的競爭對手而言,如欲為專利無效的主張,相較於專利訴 訟,提起 IPR 審查所需的證明程度只須達到優勢證據(preponderance evidence)的標準,且依照修法後美國專利法施行細則的相關規定,被提 起 PGR、IPR 的專利權人須於 3 個月後即提出答辯,而 PGR、IPR 的申請

182包含可專利標的、新穎性、進步性和說明書記載不明確等事由。

183參木梨貞男,要点早わかる米国特許入門,株式会社技術評論社,頁 182-192,2012 年。

AIA修法後,原利害關係人申請之舉發(inter partes reexamination)被廢除,和現行 IPR 制度合併。

184同前註,另參修正後美國專利法第 301-305 條。

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人在收到專利權人的答辯後還有 3 個月的時間再提出反答辯185,也就是由 PTO 進行專利無效的審查相較於專利訴訴,利害關係人有較充裕的時間 為攻擊防禦,且因為其舉證標準較低,利害關係人有較高的機會得到專利 無效或至少權利範圍被限縮的結論。

根據 PTO 從 2000 年到 2012 年的統計資料186顯示,在利害關係人舉 發制度(inter partes reexamination)施行期間,共有約兩千件申請案,其 中有 94%的申請案被受理,扣除仍在訴訟中的案件,確定結果的申請案有 88%得到專利無效或限縮權利範圍的結論,只有 12%的申請案仍維持有效 的結論。相較會受法庭因素影響而不確定性較高的專利訴訟,以 IPR 程式 由 PTO 為專利無效審查對潛在被訴侵權方更有利。

另外為避免 PTO 和專利訴訟法院的認定出現矛盾,AIA 修法後美國 專利法第 315(a)條規定,如 IPR 申請時專利權人或其他利害關係人已 為民事救濟程式者,應不為 IPR 的審理;而如民事救濟程式開始前 PTO 已受理 IPR 的申請者,應停止訴訟程式。187

185 37 CFR Part 42. Office Patent Trial Practice Guide (August 14, 2012). 資料來源:

http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/trial_practice_guide_74_fr_48756_081412.pdf ; 最後訪問日:

2014/2/10。

186 Inter Parte Reexamination Filing Data (September 30, 2013). 資料來源:

http://www.uspto.gov/patents/stats/inter_parte_historical_stats_roll_up_EOY2013.pdf ; 最後訪問日:

2014/2/12。

187第 315(a)條原文:

(1) Inter partes review barred by civil action.— An inter partes review may not be instituted if, before the date on which the petition for such a review is filed, the petitioner or real party in interest filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent.

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第二項 美國專利訴訟中的先用權抗辯

(ㄧ)案件評析

於1999年美國專利法加入先用權規定後,在專利訴訟中主張先用權抗 辯的案件非常少188,以下分述之。

1. Seal-Flex Inc. v. W.R. Dougherty and Associates, Inc.189

a . 案件事實及主張:原告Seal-Flex公司擁有一種建構全天候場 地(如跑道)表面的方法專利(以下簡稱’622專利),該專利 為分割案,其申請日最早可推至1982年8月23日。原告於2000 年4月向Michigan地區法院訴被告W.R.公司侵害其’622專利,

(2) Stay of civil action.— If the petitioner or real party in interest files a civil action challenging the validity of a claim of the patent on or after the date on which the petitioner files a petition for inter partes review of the patent, that civil action shall be automatically stayed until either—

(A) the patent owner moves the court to lift the stay;

(B) the patent owner files a civil action or counterclaim alleging that the petitioner or real party in interest has infringed the patent; or

(C) the petitioner or real party in interest moves the court to dismiss the civil action.

(3) Treatment of counterclaim.— A counterclaim challenging the validity of a claim of a patent does not constitute a civil action challenging the validity of a claim of a patent for purposes of this subsection.

188搜尋 westlaw,於判決資料庫介入”prior user right”及“patent”關鍵字,設定搜尋範圍在 1999 年以後者,找到 2 個案例。

189Seal-Flex Inc. v. W.R. Dougherty and Associates, Inc., 179 F.Supp.2d 735 (2002). & 254 F.Supp.2d 647(2003).

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法 院 依 原 告 聲 請 於 2001 年 4 月 作 成 第 一 個 即 決 判 決190

(summary judgment),法院在該判決認為被告侵害’622專利 的第1、4、5及6項權利範圍(claim),並且專利有效性及是 否侵權為不同爭點,應分別審理。

基於前述即決判決,被告在2002年1月就專利的有效性請求 法院作成第二個即決判決,被告主張係以:原告的’622專利 有專利法第102(b)的無效事由,因為被告公司的負責人在 1980年曾利用該施工方法為某高中鋪設跑道,在’622專利申 請前該發明的技術內容已為公開銷售(on-sale bar),故請求 法院作成專利無效的決定。被告同時主張其鋪設的跑道在 1981年4月已完工,符合在專利申請日的一年前已為使用的 先用權抗辯(1999年專利法第273(b)條)事由,並提出4位證 人的言詞紀錄已供佐證。

b . 法院見解:法院在第一個即決判決中做出被告侵權的決定,

b . 法院見解:法院在第一個即決判決中做出被告侵權的決定,