第五章 美國專利先用權規範及實務
第四節 AIA 先用權規範的學說及實務意見
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的負擔。203
第四節 AIA 先用權規範的學說及實務意見
PTO於 2012 年蒐集各界的建議及討論意見後，就 AIA 的先用權規範 出版報告204，其中除比較主要工業國家的立法例外，就先用權對新創投資 及學術機構的影響，以及先用權、專利制度、營業秘密保護三者的關係進 行詳盡的討論，以下分述之。
第一項 先用權對新創投資的影響
有論者以為先用權抗辯實施後會對新創事業（或小型事業體205）有不 利的影響，其中關於先用權實施後是否會影響創投的投資意願，有些回應 認為先用權會降低新創事業專利權的價值，因為無法預測是否會有先用權 人瓜分其專利權206；但另有論者207認為先用權可在未取得專利權時作為備
203 Mikhael, M. The Prior User Rights Defense: Working Silently in the Background to Changing the Way Business Protect Their Inventions.4I.P.BRIEF72,72-84, (2013).
204同註 171。
205原文為 Small business。
206Mattingly, N. (April 16, 2012). Prior User Right: Uncertainty Will Cost You.IPWatchdog.資料 來源: http://www.ipwatchdog.com/2012/04/16/prior-user-rights-the-uncertainty-will-cost-you/id=24189/;
最後訪問日：2014/2/10。
207Comments from Brian Kahin, Senior Fellow, Computer & Comm. Indus. Ass’n, to the USPTO, Comments of theComputer &Commc’ns. Ind. Ass’n (Nov. 8, 2011) 資料來源：
http://www.uspto.gov/aia_implementation/pur-2011nov08-ccia.pdf; 最後訪問日：2014/2/10。
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案，可提高創投的意願。
PTO 的報告首先指出，先用權抗辯在歐洲國家的專利訴訟甚少被主 張，而 1999 年商業專利的先用權抗辯立法後，實務上也沒有能成功主張 該抗辯的案例，然而該報告最後得出先用權對新創事業或獨立研發者並無 負面影響的結論。先用權抗辯對新創事業（或小型事業體）的影響依據其 採取的專利策略而定，可分為一開始即逕以營業秘密保護者，或是曾為專 利申請但無法取得專利或因為某些原因而失去其權利者，以下分述之。
1. 未曾為專利申請者
一開始就不進行專利申請者，可能沒有足夠的預算提起專利訴訟，或 是其研發尚未到達可以商業化的階段，即使為專利申請也沒有利基可言，
因此多以營業秘密方式保護其發明。就此類企業而言（報告中以能源產業 為例208），先用權抗辯並不會影響其既有的營業秘密保護策略，但卻能降 低其被訴專利侵權的風險。
b. 已申請但未獲得專利權者
如該新創事業已為專利申請但審查未通過，但相關技術已為移轉者，
先用權抗辯可使該發明技術在公開後仍可繼續被移轉後的事業體所使用。
不僅降低技術移轉的訴訟風險，也可增加移轉的效率。
c. 積極為專利申請者
通訊傳播業者提到，在先申請制度下，如無先用權規範，會驅使業者 過度將微小的創新尋求專利保護而阻礙新創事業或小型事業體的發展，因
208意見來自美國 LED及太陽能產業的研發廠商Soraa Inc.、Stion corp.、Echo First Inc. 及 Sakti3 Inc. ，資料來源：http://www.uspto.gov/aia_implementation/pur-2011nov06-berkeley-center.pdf ; 最後訪日: 2014/2/10 。
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此先用權規範某程度有利於階段性發明的累積。209
第二項 先用權對學術研究機構的影響
該報告首先指出 1980 年 Bayh-Dole 法案使學術機構能更有效的利用 其發明為商業活動，然在 Bayh-Dole 法案中並未就先用權抗辯作規範，因 此有關先用權抗辯對學術發明的影響並無實際案例可供依循。
不過學術研發的性質某程度和新創事業是相同的，有較多的基礎科學 研究和尚未達商業化門檻而須以營業秘密保護之發明，因此有意見認為先 用權抗辯對學術研發的商業化使用而言並無負面影響。
然 AIA 法案並未將學術機構納為先用權主體，多數高等教育機構的 意見210認為，對於複合物和製成211等發明而言，先用權抗辯會更驅使學術 研發者遁入營業秘密的保護而不願公開其發明，而在以基礎科學或前期研 究為主的學術界應該以學術交流優先於技術的商業使用，因此排除先用權 的適用。不過基於國家安全的考量，對於聯邦政府委託之學術研究仍可主 張先用權抗辯。
209意見來自美國電腦及通訊工業協會（Computer & Communications Industry Association），
資料來源：http://www.uspto.gov/aia_implementation/pur-2011nov08-ccia.pdf ; 最後訪問日:
2014/2/10 。
210 Comments from Various Higher Edu. Ass’n to the USPTO, Higher Educ. Comments on Prior User Rights 2 (Nov. 8, 2011). 資料來源：
http://www.uspto.gov/aia_implementation/pur-2011nov08-higher-education-associations.pdf ; 最後訪 問日：2014/02/10。
211原文 complex compound and manufacturing process，該類發明因為技術要素較多或描述不 易，較難界定專利權利範圍（claim），或權利範圍會被過分限縮，即使取得專利權也很容易被潛 在侵權方避開（by pass），因此傾向以營業秘密方式保護。
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第三項 先用權的憲法基礎及政策考量
有論者認為先用權規範違反美國憲法212獎勵創新的意旨，其認為先用 權抗辯會驅使發明者偏好以營業秘密保護其發明，而非公開發明，故會降 低整體社會創新的進程。213
PTO 就先用權的違憲疑慮作出反駁，其認為美國憲法雖然授權國會 訂定獎勵創新的法律，然該授權也同時作為獎勵創新的範圍限制，避免獨 占權無限制的擴張，因此可以說先用權抗辯包含於美國憲法獎勵創新的實 質內涵中。
另一個支持 AIA 先用權立法的原因是政策考量，AIA 提案者眾議員 Lamar Smith認為先用權制度允許無專利保護的事業體繼續經營，可維護 既有的事業規模避免裁員。又為了避免國內技術經專利申請公開後失去競 爭優勢，其認為某些特殊製成以營業秘密保護的成本會低於技術公開後被 仿冒所失去的利益，因此先用權抗辯於美國仍有其必要性。214
在 AIA 立法討論中也指出，先用權為國際立法潮流，幾乎所有採專 利先申請制度的國家都有先用權規範，美國專利制度應與國際多數立法例 相調和，以謀求美國發明者於其他國家也可受到相同規範的保護。另外先 用權保護以國內實施為限，因此也可避免美國廠商將其生產製造基地全部
212同註 161，第 1 章第 8 節。
213 Comments on the Study of Prior User Rights (Nov. 8, 2011). 資料來源：
http://www.uspto.gov/aia_implementation/pur-2011nov08-innovation-alliance.pdf ; 最後訪問日：
2013/02/10 。
214同註 171，頁 44。
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遷往海外而減少國內的就業機會，對美國的製造業發展並非不利。215
第五節 小結
雖從 AIA 法案通過至今，先用權抗辯仍甚少在訴訟上被主張，但無 論是 PTO 或實務界都給予先用權立法正面評價。
美國律師 Mikhael Mikhalev216分別從理論面和實行面探討先用權對美 國專利制度的影響，就理論面來說，先用權規範是要在先使用發明的公眾 利益和專利權人的保護間取得平衡；就實行面來說，先用權抗辯因為以下 理由甚少在訴訟上被主張：(1) 美國法規定先用權發明須在專利申請日的 一年前即存在，然美國專利申請案通常要等到申請日的18個月後才公開，
因此選擇以營業秘密保護其發明的先用權人在專利申請尚未公開前，可能 要等 1 年以上的期間才會知到自己的先用權抗辯是否成立，大幅增加先用 權抗辯的不確定因素。(2) 就訴訟成本而言，專利無效抗辯比先用權抗辯 所需的要件少，且沒有實施地點的限制217，抗辯成立的機率較高。另外先 用權抗辯屬個人抗辯事由，只有先用權的主體才得主張，然專利無效抗辯 可由技術被授權方或交易關係人主張。因此同時有先用權和專利無效抗辯 的情形，會以專利無效抗辯為先。(3)被訴侵權人在馬克曼聽證程式即得 利用限縮解釋專利範圍的方式規避侵權，但是專利範圍限縮解釋的同時可
215參 Cong. Rec. H4483 (June 23, 2011). 資料來源：
http://thomas.loc.gov/cgibin/query/D?r112:1:./temp/~r112q0ABQD ; 最後訪問日：2014/3/10。
216同註 202 。
217先用權抗辯限於美國國內已實施該發明的地區，然專利無效抗辯沒有地域性的限制，修 法後美國專利法採絕對新穎性規範，亦即在美國國內外該發明已為公知者即構成專利無效事由（現 行美國專利法第 102 條）。
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能會使先用權的技術無法涵蓋專利範圍而抗辯不成立。
雖然先用權抗辯在訴訟上甚少被主張，但從智慧產權管理層面而言仍 有其重要性。如不少業者及實務家認為先用權可作為訴訟前階段的談判籌 碼，當被訴侵權方的先使用事實存在且證據資料完整，則專利權人很可能 會得到敗訴判決，因此大幅增加專利權人和解的意願。218另外先用權可作 為營業秘密保護失效時的替代方案，如發明人的營業秘密製成被洩漏，而 又同時構成專利侵權者，則該發明人可主張先用權以延續其商業利益。有 關營業秘密保護和先用權的交錯關係將於第五章進一步討論。
綜上所述，雖然先用權抗辯在訴訟上被主張的機率不高，但作為被訴 侵權人在智慧產權管理上的配套方案仍有存在的必要。而就國家經濟發展 而言，美國在 21 世紀仍延續其技術出口的優勢，但近年來外國發明的專 利申請數量和領證數量有逐漸上升的趨勢，於 2012 年外國發明人的專利 領證數量已超過本國，亦即外國廠商在美國主張專利權的比例會比上個世 紀增加許多，為抑制外國的專利權人對本國廠商提起訴訟，並將製造產業 的根基留在美國本土，將先用權規範納入專利法對美國的產業發展應有正 面助益。
218同註 154，頁 51。