第三章 日本專利先用權規範及實務
第一節 日本專利先用權制度沿革
國
立立 政 治 大
㈻㊫學
•‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
第三章 日本專利先用權規範及實務
第一節 日本專利先用權制度沿革
日本的專利制度始於 1885 年「專賣特許條例」，1899 年日本加入工 業產權之巴黎公約後，配合國際條約進行法律修正，將工業產權相關法令 名稱改訂為「特許法」、「意匠法」及「商標法」，沿用至今。在第一次世 界大戰後，為因應當時的社會經濟情勢，有必要將工業產權相關法規加以 細緻化，故於 1921 年修法採用先申請主義的專利制度，並配合專利審查 程式製定特許的申請、公告及異議等相關規範。48
日本現行專利法於 1959 年第二次世界大戰後訂定，將專利權的保護 範圍從舊法「工業的發明」擴大為「可供產業上利用的發明」，且為增進 國家經濟發展和對外貿易，現行法強化對發明人和權利人的保護，並採納 和先進國家相同的專利權要件和期限，如：專利權需符合新穎性和進步性 要件，申請人得主張外國先申請案的新穎性優先權，專利權的有效期限為 20年等，之後的修法皆是在前述基礎上進行修正。49
（ㄧ）二次大戰前的先用權規範
日本的先用權制度最初於 1909 年加入當時的特許法，規定於該法第 29條 2 項：「專利權的效力不及於下列各項：其中第 2 項為專利申請時，
48資料來源：www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/.../kenkyukai05.pdf；最後訪問日：2013/11/25。
49參工業所有権法研究グループ編，知っておきたい特許法，株式会社朝陽会，頁 38-40，
2012年。
•‧
國
立立 政 治 大
㈻㊫學
•‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
已善意在帝國內於其事業為發明實施等之設備擁有者或是其繼承人之發 明實施行為」。該法將先用權定義為專利權的例外，學者平田慶吉50認為 該規定是基於先使用權人於發明實施的既存事實狀態之「占有保護」的觀 念，應是受到德法立法例的影響，透過承認「既得權」的方式保護該發明 實施的事業主體。
之後日本的專利法於 1921 年確立先申請主義，並將先用權定位為「法 定通常實施權」，當時學說見解對先用權制度的目的看法分歧，可分為以 下三種見解：
1. 占有狀態保護說
此說為學者清瀨一郎所採51，和 1909 年修正案的論理相同，都是 基於維持適法既存事實的立場，將私人的發明實施行為視為「佔有狀 態」予以保護。此說係受到德法立法例的影響。
2. 國民經濟及事業保護說
此說為學者吉原隆次所採52，如讓既有事業及其設備無理由的處於 封鎖狀態，會對國家經濟造成不利益；與其讓專利權的影響及於申請 前已實施的行為人，寧可以實質正義的觀點權衡專利權的範圍。和第 1 說單純保護私人的發明狀態相比，此說更重視防止國家經濟損失的公 共利益。
3. 調和說
50同註 44。
51參清瀨一郎，工業所有権概論，巖松堂，頁 141-142，1929 年改訂再版。轉引自註 29。
52參吉原隆次，特許法詳論，有斐閣，第 151 頁，1927 年。轉引自註 29。
•‧
國
立立 政 治 大
㈻㊫學
•‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
此說為學者三宅發士郎所採53，認為先用權制度是在先申請主義下 將先發明主義的觀點納入考量，也就是以先用權制度調和先申請主義 下對發明人保護不足的部分，著重專利權人以外之發明人保護。
（二）以經濟說為主軸之先用權制度
日本大審院於 1938 年對兩件重複申請的實用新案作出判決，並以先 用權制度作為未取得專利權之發明人的保護基礎，其係以: 「前述容許實 施的意旨為，實用新案法第 4 條規定以先申請主義取得專利登記，然同一 案件有多數申請人時，對其它未取得專利登記之申請人亦應保護」，肯認 先用權於實務上應用。
該案判決理由表示：「不知他人先申請的事實，而利用同一技術為事 業的製造、販賣、推廣等實施行為，如使該實施行為之設備擁有者之既存 事業或設備歸於廢棄而無用，將對國家經濟招來不利影響」且「以限制實 用新案權之方式，圓滿的調整最先申請人和其他同一技術實施者的權利，
其意旨在於…係以該技術之佔有狀態保護為目的，並非為保護技術實施者 的權利」。從判決理由可看出，大審院認為先用權制度並非在保護技術實 施者之權利，而是以發展國家經濟為其第一目的，此後學說多沿襲大審院 見解，確立以「國家經濟說」為主軸之先用權制度。
（三）在個案中引進衡平法理
然而「經濟說」與其說是解釋先用權的內涵，還不如說是政策性的宣 誓，大審院在前述見解中僅提出先用權規範是為發展國家經濟的預設立場，
但並未就先用權的內涵進行論述，以致在個案的適用上無理可循。
53參三宅発士郎，特許法講義，帝國發明協會，頁 145，1926 年。轉引自註 29。
•‧
國
立立 政 治 大
㈻㊫學
•‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
1959年日本專利法進行大幅修正，將先用權制度規範於該法第 79 條，
其係以：「自行發明或自不知專利申請案之發明人處得知該發明，於專利 申請日前，在日本國內實施該發明或為實施之準備於事業者，在事業目的 範圍內，對該實施或實施之準備有通常實施權」，此後的專利法修正案皆 維持該條規定，並未刪減或更動。54
如同本文第一章所述，學者紋穀暢男於 1965 年提出「公平說」的見 解，其參考德國的衡平法理（Billigkeitsgründ），認為於先申請原則下，為 保障先發明人的利益，在先發明人與專利權人間必須公平分配利益。在 1986年移動式波熱器（ウォーキングビーム）案55中，日本最高法院認為：
先用權制度的意旨主要在於謀求專利權人與先用權人的公平利益」，確立 之後實務通說採公平說的見解。
而日本先用權制度雖由「經濟說」轉向「公平說」，但晚近如學者中 山信弘將上述兩說合併，提出「折衷說」，認為先用權制度並非僅在於謀 求公平利益，亦有促進國家經濟的功能，先用權制度是衡平先發明人、專 利權人及社會公益下的產物，若就政策面論之，先用權制度可作為限制專 利權效力範圍的考量因素，由法官在個案中權衡國家經濟和當事人利益適 度限縮專利權範圍。56
54參久野浜男，特許法条文を捉える I，PATECH 企画，頁 264，2008 年。
55最高法院第 2 小法庭昭和 61 年（オ）第 454 號判決。
56參町田健一，先使用による通常実施権が認められる事業の目的の範囲，パテント，第 60(10)期，頁 55-65，2007 年。參中山信弘，工業所有権法（上）特許法，弘文堂，第 471 頁，2000 年 2 版。