第一章 緒論
第一節 研究動機及目的
國
立立 政 治 大
㈻㊫學
•‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y 第一章 緒論
第一節 研究動機及目的
專利權作為智慧產權保護制度的一環，藉由限制他人為相同發明的商 業行為，對促進技術創新及產業發展有實質助益。然而，專利權制度在某 些需要長時間研發的產業反而會造成經濟學上無效率的情形，甚至於有利 用專利制度打擊發明的商業模式如非專利權實施實體1（non-practicing entity 簡稱 NPE）或稱專利蟑螂（patent troll）等，因此主要工業國家都 有在其專利相關法律中就專利權的限制作規範。
前述專利權的限制多以抗辯權的形式在專利侵權訴訟中主張，通常包 括權利耗盡抗辯、權利濫用抗辯、先用權抗辯、臨時過境、研究或實驗使 用、專屬權抗辯（或授權契約抗辯）、時效抗辯、專利無效抗辯等。被訴 侵權人在侵權訴訟中除可被動主張前述抗辯免除侵權責任外，另可向專利 主管機關主動提起專利無效舉發或申請為專利無效宣告，同樣可達到免除 侵權責任的效果。
其中先用權抗辯是指技術發明人或使用人在專利申請日前已為該發 明實施的情形，亦即先用權的發明人或使用人（以下簡稱先用權人）實際 上比專利權人更早將該發明付諸實行，只是在專利先申請主義下，先用權 人非最先的申請人而無法取得專利權。是故，不論基於保障先用權人經濟
1擁有或掌握專利權但不為發明產品的生產銷售，而是藉由控告發明使用者侵權取得損害賠
償或授權金收入，有稱為專利蟑螂（Patent Troll）或 Non-Practicing Entities，簡稱 NPEs。
•‧
國
立立 政 治 大
㈻㊫學
•‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
利益的考量或公平法理，均應排除專利權人就先用權人的發明主張權利。
又先用權抗辯除可作為訴訟上之攻防外，另有其智財管理上的意義。
因為在對外貿易占經濟比重較高的國家，為節省各國的專利申請成本或為 避免海外據點的智慧產權竊取行為，企業對其核心研發或製成多以營業秘 密方式保護，但未為專利申請的結果，使其成為專利侵權訴訟的潛在被告。
故企業在進行營業秘密管理的同時，如能一併為先用權抗辯的準備，蒐集 並保存相關證據資料，方能兼顧營業秘密保護的智財策略並避免專利侵權 訴訟的風險。
依世界智慧產權組織（World Intellectual Property Organization 以下簡2 稱 WIPO）於 2012 年對其所屬會員國的調查，在 72 個會員國中有 61 個 會員國存在專利先用權規範，顯示專利先用權制度已為世界主要工業國家 的立法潮流。3
在該報告指出，有專利先用權制度的國家雖對先用權的文字描述不同，
但多將其定義為「排除專利權效力的權利」或「無償的法定實施權」；又 就專利先用權的要見，多數國家均規定其須符合「主觀善意」、「早於專利 申請日」、「須達必要實施的準備」等要件，且限於「商業上利用」，而多 數國家對先用權並無數量和性質的限制。各國先用權制度雖在定義及要件 上相去不遠，然在實際案例中的適用情形仍有立法例的差異。
2由聯合國在 1967 年為促進智慧財產的保護與鼓勵創新而設，為聯合國 15 個附屬機構之一，
負責管理智慧產權保護的國際條約，如專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，簡稱 PCT）及馬 德里聯盟國際商標註冊協定（Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)，
目前有 187 個會員國。
3參 Overview of the Responses to the Questionnaire on Exceptions and Limitations to Patent Rights. (May 2012). WIPO SCP/18/3. 資料來源：
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25016;最後訪問日:2014/6/20。
•‧
國
立立 政 治 大
㈻㊫學
•‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
如日本現行專利先用權制度於 1959 年即納入專利法，又日本最高法 院對先用權的保護目的作成解釋，且日本特許廳於 2011 年出版的報告對 主張先用權應提供何種證據資料，先使用發明和專利權範圍的關係為何有 詳細的說明，因此在訴訟上有一定的判斷標準可依循。
如中國在 1984 年專利法立法之初即有先用權的規定，近年來的專利 訴訟案件也有逐漸增加的趨勢，而最高人民法院在 2009 年頒布《關於審 理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》，其中第 15 條對專利先 用權的性質及可主張範圍給予明確的定義，然該解釋限制先用權人不得超 出其先使用發明的生產規模，對先用權人的商業利益影響甚巨。
如美國在 2010 年美國發明法案4通過後，由專利先發明制度改為先申 請制度，在先申請制度下最先發明人如未取得最先申請人的地位，即無法 享受專利權人的權利。在先申請制度下，主張先用權抗辯可避免先發明人 的發明實施因未取得專利權而歸於無用，因此可作為專利權人以外之發明 人在專利侵權訴訟的籌碼。然因美國新法修正後第 273 條規定先用權的時 點須早於專利申請日的一年前，又其舉證責任須達明白且確信（clear and convincing）的程度，因此在美國專利訴訟中主張先用權抗辯成立的困難 度要比其他立法例高很多。
而台灣現行專利法第59條第1項雖有先用權規範5，但相關案例不多，
且由於先用權抗辯係以專利侵權為前提，有屬地主義的限制，故對於將生 產或銷售據點設在他國的台灣企業而言，更需瞭解他國的先用權規範以完
4Leahy-Smith America Invents Act，資料來源：http://www.uspto.gov/aia_implementation/; 最 後訪問日：2014/6/20。詳細內容參註 162 及本文第四章。
5台灣專利法第 59 條第 1 項第 2 款：申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專 利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。
•‧
國
立立 政 治 大
㈻㊫學
•‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
善其智財管理。因此本文以台灣主要貿易對象日本、中國及美國的先用權 規範為主題，探討該國的先用權抗辯在專利訴訟上應如何主張，並以日本 企業在海外的智財管理為例，就先用權規範在智財策略中應如何適用提出 見解，以供參考。