第六章 專利先用權規範法制比較
第二節 日本、中國及美國專利先用權的要件
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侵權或專利有效聲明的抗辯權。
由上述可知，先用權在訴訟上並非獨立的請求權，只會以抗辯權的形 式被主張。
第二節 日本、中國及美國專利先用權的要件
1. 先用權發明是否須公開
目前各國的立法例均未規定先用權的發明只限於已公開者，不過因為 各國立法例均要求先用權發明實施的時點須早於專利申請日，而如先用權 的發明在專利申請前已公開，被訴侵權人可逕行主張專利無效之新穎性抗 辯，不必然需要主張先用權抗辯，因此或可推論未公開而以營業秘密保護 的發明才有主張先用權抗辯的必要。
2. 對獨立發明的要求
各國立法例均不要求自己獨立發明，而對於先用權的技術來源的要求 可分為兩種，一者為日本的立法例，以限制技術來源的方式排除從專利權 人處取得發明者主張先用權，另一者為中國及美國的立法例，排除惡意取 得發明者主張先用權，美國另要求技術來源應由非專利權人處取得。不過 這兩種立法例其實殊途同歸，日本專利法第 79 條雖未規定只有善意取得 發明者才得主張先用權，然日本實務仍可在個案中以公平法理排除惡意取 得發明者主張先用權。
3. 成立時點
日本、中國及美國的立法例均要求先用權的成立時點應早於專利日，
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此也為世界多數國家的先用權規範所採。220然美國 AIA 第 273 條將先用 權的成立時點提前至有效申請日的一年前，採取比多數國家更嚴格的規 範。
4. 對實施程度（必要準備）的限制
先用權是在保護先用權人的先使用狀態及避免重複研發之浪費，然為 兼顧專利權人的權益，先用權人的投入資源、發明程度及對社會經濟的貢 獻至少須達一定門檻，才有保護的必要。各國立法例對先用權所需達到的 實施程度規定不一，日本專利法第 79 條規定，須在日本國內實施該發明 或為實施之準備於事業；而中國《2010 最高院解釋》就「必要準備」提 出兩種標準，包括完成發明創造所需的主要技術圖紙或工藝檔，或已製造 或購買實施發明創造所必需的主要設備或原材料；美國 AIA 第 273 條只 概括規範先用權人需為「商業上使用」，然本文作者以為，美國在舊法先 發明制度下，第 102(g)條先發明人就其發明應達到發明實施（reduce to practice）的程度，而根據 PTO 專利審查基準發明實施的證明應符合專利 說明書撰寫的要求221，亦即至少要讓該領域的通常知識者可據以實施的程 度，因此實際上和日本或中國立法例對實施程度的要求相去不遠。
歸納日本和中國司法實務對必要準備的判解，並參考學者尹新天222的 見解，先用權人的必要準備應符合下列要求：
（ㄧ）在專利申請日前已實際獲知、掌握該發明創造
220如英國專利法第 64 條，德國專利法第 12 條，法國專利法第 613-7 條，澳洲專利法第 119 條，韓國專利法第 103 條等。同註 171，頁 21。
221參 PTO 專利審查基準(MPEP)2138-pre-AIA 35 U.S.C. 102(g)，資料來源：
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2138.html; 最後訪問日: 2014/6/20。
222同註 108，頁 808。
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（二）先使用的事業目的範圍應具體明確
（三）主觀上有立即實施的意圖
（四）客觀上可立即為研發技術之實施
然發明實施程度於個案上仍需參酌技術檔、工程檔的完整程度，及實 際實施的可能性綜合判斷之。
5. 先用權主體（移轉的限制）
多數國家的立法例均允許先用權隨同發明一起轉讓，亦即以法律形式 取得發明者即得主張前手之先用權。223如美國AIA第273(e)(1)(B)條規定，
當整個企業或生產線發生善意轉讓時，先用權抗辯也隨之移轉；日本實務 見解基於保護國民經濟的觀點，衡量先用權人、專利權人及社會福祉，允 許受讓生產設備之繼受人主張先用權；中國《2010 最高院解釋》第 15 條 第 4 項亦允許先用權隨該技術、設計或原有企業的轉讓而隨同移轉。除轉 讓的規定外，雖先用權僅為抗辯權之一種並非完整的權利，各國立法例皆 允許先用權發明得為繼承標的，且委託製造廠商亦得主張先用權，此種規 範方式有助於先用權抗辯的靈活使用。又就從屬企業的部分，除美國立法 例外，日本及中國皆限制關係企業主張先用權。
然為避免先用權過度擴張而不當限縮專利權人權利，多數國家在其法 規或實務見解中均要求先用權主體需符合「善意」要件，藉以排除惡意取 得或使用該發明者主張先用權。不同立法例對「善意」的闡釋均不同，如 德國實務見解認為如先用權人係和專利權人締約而取得發明者，需證明先
223如英國專利法第 64 條，德國專利法第 12 條，法國專利法第 613-7 條，加拿大專利法第 56(1)條，韓國專利法第 103 條均有類似規定，但俄國專利法第 12 條只允許最先的發明人主張先 用權，亦即禁止先用權抗辯隨同發明轉讓。同註 171，頁 17-19。
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用權人有違約或侵佔發明的事實才能排除「善意」的主張224；日本專利法 第 79 條僅要求「不知專利申請」者主張先用權，然日本實務可衡量個案 情形就「善意」要件作更嚴格的限制；中國《2010 最高院解釋》第 15 條 禁止以違法方式取得發明者主張先用權；至於美國 AIA 除要求先用權人 取得發明的手段須為「善意」者外，並禁止從專利權人處得知該發明者主 張先用權。
歸納上述，美國 AIA 立法例所要求的「善意」要件最嚴格，因為先 用權人需證明其技術來源為獨自研發，且善意將該發明為商業上使用，而 日本和中國立法例只排除惡意侵權人或違法取得技術之人主張先用權，並 未要求獨立的技術來源。
6. 先用權客體（實施形式）
本文的「實施形式」係指製造、使用、販賣及進出口等將發明技術為 應用的行為。各國專利法條文中並未對先用權的「實施形式」作明文規範，
然先用權作為專利權之例外，其實施行為形式應以不超過專利權為宜。
日本專利法上的實施行為包含製造、使用、轉讓、進出口及申請販售，
因此先用權的實施行為也不會超過上述的範圍；依中國專利法及司法實務 見解，先用權的實施行為也包含製造、使用、銷售及許諾銷售等態樣；而 美國 AIA 僅允許「商業上使用」的先用權實施行為，該「商業上使用」
是否及於所有美國專利法上的實施行為則有待實務見解進一步闡述。
從日本和中國立法例觀之，先用權的實施行為態樣應等同或略小於專 利權的實施行為，惟先用權的本質並非完整的權利，僅為衡平非專利權之
224德國專利法第 12(1)條規定，權利保留期間，因此如先用權在該權利保留期間泄露該發明 或以自己名義申請專利，則屬惡意。同前註。
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發明人的利益及保護國民經濟的理念所設之抗辯權，因此日本及中國實務 均在一定範圍內禁止變更先用權的實施行為態樣。如日本實務禁止原本只 為販賣行為的廠商在專利申請日後轉為製造行為，而中國《2010 最高院 解釋》除限制先用權的廠商變更原有的實施行為外，另外限制製造廠商擴 大其在專利申請日前的生產規模，比日本立法例更為嚴格。
總結上述，雖然先用權規範已屬國際智慧財產權的立法潮流，然不同 國家在法規及實務層面的運作仍存在不少差異，其中日本專利法在 1909 年制訂時即參考德法立法例納入先用權規範，因此相關的實務見解最完整，
先用權可主張的範圍較寬；中國專利法在 1984 年制訂時也將先用權規範 納入立法中，惟司法實務對先用權的範圍有生產規模的限制，對先用權人 商業利益保護的助益不大; 美國 AIA 的先用權規範對先用權的容許範圍 並無特別規定，然修正後美國專利法第 273 條要求先用權需早於有效申請 日（effective filing date）的一年前，對先用權成立時點的條件最為嚴苛。
第三節 日本、中國及美國專利先用權在訴訟上應 用
先用權抗辯以專利侵權成立為前提，因此在審理順序上應先確認侵權 事實是否成立，惟在同案中如同時主張專利無效及先用權抗辯者，其審理 順序為何？依日本實務，應先就無效抗辯為審理，如專利有效再審理先用 權；中國民事侵權法院無專利效力的審理權限，頂多只就先前技藝抗辯進 行審查，並無區分審理順序的必要；而美國實務並無明確規定，由法官個 案自為決定，惟有美國實務認為先用權抗辯應和專利侵權的事實一併審理，
但未作成最終判決，無拘束後案的效果。