第三章 日本專利先用權規範及實務
第二節 日本專利法的先用權規範
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第二節 日本專利法的先用權規範
先用權制度的主旨依日本專利法立法理由，係指在專利先申請主義下，
有複數者就相同內容之發明獨立產出的情形，除專利權人外，其餘獨立的 發明人於一定範圍內得無償繼續實施該發明，不受專利獨占效力所及57。 相對於專利權在訴訟上有獨立的請求權基礎，先用權在訴訟上無法獨立主 張，而是作為攻防方法主張專利權障礙事由之抗辯，由被控侵權方舉證證 明之58，本章第三節進一步說明先用權的訴訟上應用。
第一項 先用權在日本專利法上的定位
日本法上的先用權規範方式不同於台灣59及歐陸法系國家，僅將先用 權列舉為專利權的例外之一，而是將先用權定義為專利法上的「實施權」。
日本專利法（以下簡稱同法）將實施權分為「專用實施權」和「通常 實施權」，如將專利權比喻為所有權，則「專用實施權」好比用益物權，
而「通常實施權」僅有租賃權之債權的效力。「專用實施權」依同法第 77 條規定，在設定範圍內享有專有實施的權限，可再授予他人通常實施權，
並得主張排除侵害及損害賠償請求權60；而「通常實施權」依同法第 78
57「先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために」，日本特許廳，
頁 7-8，2012 年。資料來源：https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm ;最後訪問日：
2013/11/10 。
58參角田政芳、辰已直彥，知的財産法，株式会社有斐閣，頁 146-147，2012 年 6 版。
59見台灣專利法第 59 條第 1 項第 3 款。
60日本專利法第 100 條第 1 項規定，專利權人或專用實施權人對於專利侵權及可能侵權人得 請求禁止或防免侵害；損害賠償請求權規定於日本民法第 709 條。
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處得知該發明者，在發明專利申請前於日本國內已在事業上實施該發明或 為實施之準備者，就該發明之實施或實施之準備於事業目的範圍內，對該 發明專利申請案的專利權有通常實施權」。日本專利法將先使用權歸類為
「通常實施權」，亦即先用權只有債權效力，僅得對專利權人主張，不及 於專利權人以外實施相同發明之人。日本實用新案法以第 26 條準用專利 法第 79 條，意匠法第 29 條66也有先使用的規定，構成要件及效果和特許 法相同，故本文以特許法的規定為主。以下就日本實務及學說見解，將先 使用權的主張要件、權利範圍、轉讓和消滅的效力分述之。
第二項 日本專利法的先用權要件
（ㄧ）獨立發明
日本專利法第 79 條係以「自行研發或自不知專利申請案之發明人處 得知該發明」，亦即不限於獨立的發明人，從獨立發明人處得知該發明而 實施之人亦屬先用權保護的範圍。實務並認為67，「得知」的規定不限於 從獨立發明人處直接聽聞者，亦包含由書面資料如設計圖等，或由實施例 本身如樣品或模型而間接得知該發明之情形。
至於在中國、美國及其他歐陸國家的立法例中均有「善意」要件的規
66日本意匠法第 29 條：意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに 類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに 類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際の規定により、その意匠登録出 願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手 続補正書を提出した際、現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である 事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び 事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
67同註 57，頁 16。
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定以排除惡意取得技術之人主張先用權，日本立法例並未將「善意」要件 以法條規定，毋寧是實務通說以「公平說」作為先用權在個案得否適用的 判准68，因此即使日本專利法未規定該要件，法官在個案裁判中仍得為利 益權衡而排除惡意先用權的主張。69
（二）成立時點
依第 79 條規定，先用權人需在「專利申請日」前實施該發明或為實 施之準備於事業，又因為日本為巴黎條約的會員國，基於巴黎條約第 4B 條70的規定，會員國的專利申請日可回溯至最初的申請日，亦即國際優先 權日，因此先用權的成立時點應早於該發明的優先權日。
（三）國內實施
依專利屬地主義，專利權僅有內國法的效力，故與專利權抗衡的先用 權亦應以國內實施為前提，「實施」依照日本專利法第 2 條第 3 項規定，
係指發明物之生產、使用、讓與及進出口行為。原則上在外國的實施行為 無法主張先用權，然如由外國發明人處得知發明而在日本國內實施者，即 符合國內實施的要件。
而如在日本國內完成發明後，由海外分公司生產組裝再輸入國內者，
是否符合國內實施的要件？東京高等裁判所71係以，由國內業者作成設計 圖，再交由國外廠商代工的情形，等同於國內廠商製造販售的實施行為，
68最高裁判所（第 2 小法庭）昭和 61 年（オ）第 454 號判決，見第二章第一節第一項。
69同註 58，頁 146-147。
70同前註。
71東京高等裁判所平成 16 年（ネ）第 628 號判決。
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得主張先用權。
（四）實施程度
第 79 條所謂「在日本國內實施該發明或為實施之準備於事業者」，係 以在事業上實施或實施之準備作為先用權要件，其重點在於先用權人是否 達到一定的實施程度而有保護的必要。根據發明的程度將先使用研發階段 區分為研發中、研發完成、在事業上之準備及開始在事業上實施的四個階 段72，要符合 79 條先用權的實施程度至少要達到「在事業上之準備」，且 需證明先用權人達到該階段的時間早於專利申請日。然在個案中通常難以 單獨證據（如樣品製造日期）就使法官信服該實施行為早於申請日，須配 合行政官署或公證檔以增強證據的證明度，有關先用權的證明方式將於本 章第五節進一步說明。
至於何謂「事業之準備」，依日本最高法院見解73，係指「主觀上有 即時實施的意圖，客觀上表明所欲實施的程度，並可被認為有即時實施意 圖者」而言。其中「即時」並非純以時間長短來判斷，前述最高法院移動 式波熱器（ウォーキングビーム）案中，原告的優先權日為 1968 年 2 月，
被告於 1966 年提出係爭發明產品的估價及規格書，然於 1971 年才受託製 造，雖然從研發完成到接獲訂單相隔一段時間，但被告在研發完成後，每 年都和下游廠商訂購產品的零組件，從備料情形看出被告一直處於可得生 產係爭發明產品的狀態；且被告在 1966 年提出規格書時，該領域通常技 術之人已可具體瞭解係爭發明之實施效果，故客觀上已表明實施程度並可
72同註 57，頁 13-15 。
73最高裁判所第 2 小法庭昭和 61 年（オ）第 454 號判決，移動式波熱器（ウォーキングビ ーム）案。
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被認為有即時實施的意圖，被告得主張先用權74。
又根據先用權的相關案例75，並非只要先使用人提出估價單或規格書 即屬達到「事業之準備」，實務仍會考慮係爭發明所需時間、勞力、成本 以及發明完成到開始實施（接單或出貨）階段是否有進行事業的一連串列 為，綜合判斷之76。
（五）發明同一性
在個案中先用權的主張係作為專利侵權的抗辯而存在，則先用權成立 的前提應為被告先使用的發明與原告的專利權利範圍（claim）有重疊，
即至少應存在發明的同一性。該要件在法條上雖未明文，然在最高法院移 動式波熱器（ウォーキングビーム）案認為先使用的發明為「已具體表現 實施形式之發明」，實質上即為同一性要求之依據。77
實務上判斷先使用同一性與均等論的要求不同，通常會先進行專利侵 權之均等論的審理，如有侵權才會進入先用權的爭點。主張先使用之發明 至少需和專利權利範圍（claim）有關聯但不需符合全部的技術要件，然
74同註 57，頁 18-21 。如有案例係以生產設備預算書提出的時點（東京高裁平成 12 年（ネ）
第 2720 號判決），或以生產設備完成並可實際運轉者為已達事業之準備（東京地裁平成 16 年（ワ）
第 8682 號判決）。
75如東京地裁平成 15 年(ワ)第 19324 號判決 (支鏈氨基酸藥用顆粒製劑案)，係以製藥產業 之事業準備，至少須達厚生勞動省允許製造的程度，亦即至少需通過溶出試驗、安定性事業及生 物同等性試驗，如未完成者應否定其已完成事業之準備。
76參阪井典子，先使用権の要件である「事業の準備」の認定，パテント，第 62（2）期，
頁 57-67，2009 年。
77參武重竜男，先使用権制度について，特技懇，第 242 期，頁 37，2006 年 8 月。資料來 源：http://www.tokugikon.jp/gikonshi/242sensiyou.pdf，最後訪問日：2013/12/31。
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如要件相同但和說明書實施例的結果差異太大，亦無發明同一性而不得主 張先用權。78
第三項 日本專利實務的先用權範圍
日本近來以「公平說」或「折衷說」為先用權制度的主流學說，不只 著重專利權人和發明人間的利益平衡，亦兼顧國家經濟之發展，至於先用 權在個案中如何進行價值權衡，學說實務均發展出限制先用權的範圍的理 論，作為調整當事人利益的方式。
依照第 79 條規定，先用權的範圍包括「發明技術的範圍」及「事業 目的範圍」，所謂「發明技術的範圍」是指先使用的發明是否和被訴侵權 製品相同，即被告所主張先使用發明的實施形式有無變更的情形，如先使
依照第 79 條規定，先用權的範圍包括「發明技術的範圍」及「事業 目的範圍」，所謂「發明技術的範圍」是指先使用的發明是否和被訴侵權 製品相同，即被告所主張先使用發明的實施形式有無變更的情形，如先使