專利先用權制度與策略之比較研究-以中國、日本、臺灣及美國法為例 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法律科際整合研究所碩士論文指導教授：馮震宇教授. 專利先用權制度與策略之比較政治大. ㈻㊫學. •‧ 國. 立立研究-以中國、日本、台灣及美國法為例. •‧. sit. y. Nat. A Comparative Study of China, Japan, Taiwan and. v. n. al. er. io. United States on Patent Prior User Right:. i Legislation C h and Strategy Un engchi. 研究生：徐敦品中華民國 103 年 7 月.

(2) 立立. 政治大. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. II. i Un. v.

(3) 謝辭這本論文能順利完成，最先要感謝我的指導教授馮震宇老師，他幫我確立論文的架構，在內容及論述上給我很多建議，使原本像多頭馬車的論文變的有條有理；再者感謝兩位口試委員李柏靜老師及沈宗倫老師在繁忙的工作中撥冗幫我口試，兩位老師提出精闢的見解使本篇論文更臻完善。. 在政大研究所期間感謝所有同班同學伊凡、雅西、致行、明璋、智仁、昭. 政治大. 維、國品、中愷、韋承、蘊中、富農、可柏、柏嬋、星翰、靖博的勉勵和扶持，. 立立. 從好不容易修完學分、找到論文主題、寫完論文的過程都互相激勵，非常幸運. •‧ 國. ㈻㊫學. 能和這麼優秀的同學一起學習。. •‧. Nat. sit. y. 另外感謝政大陳起行老師、王文杰老師及朱德芳老師給我打工的機會，能. n. al. er. io. 夠參與基礎法學研究和兩岸法學交流，並且認識來台攻讀碩博士學位的章程及. i Un. v. 陳宏同學，向兩位優秀的同學討教使我在語言能力及法律研究上獲益匪淺，是. Ch. engchi. 研究所最驚喜的收獲。感謝法學院的子欣助教、徐崑明學長在我念研究所期間幫忙解決大小問題，更像保母一樣照顧我們，你們辛苦了。最後感謝我的家人可以容忍我任性轉換專業的決定，在經濟及精神上給我非常多的幫助，使我能夠撐到把論文寫完的那一刻。還有許多學長姐學弟妹在我念研究所期間提供非常多的幫助，因為篇幅關係留待下次見面時道謝。. III.

(4) 中文摘要. 專利制度是以保護發明促進創新為本旨，惟專利權過度擴張的結果會導致專利權濫用並阻礙社會整體利用該發明的利益。因此本文以專利制度中的先用權(prior user right)為主題，探討非專利權人之發明人如何能在專利先申請制度下延續其發明之經濟效益。專利先用權有對抗專利權的效果，為專利訴訟中被訴侵權人有利的防禦方法，本文進一步探討專利先用權應如何應用於企業的智財保護策略，以供企業在選擇是否為專利申請及面對訴訟時的參考。. 立立. 政治大. •‧ 國. ㈻㊫學. 本文第一章為研究目的及方法；第二章分別從法律經濟學及法理學角度切. •‧. 入，分析先用權制度的理論基礎；第三章到第五章為立法例的探討，分別介紹日本、中國及美國的先用權制度及實務；第六章比較前三章立法例的先用權規. y. Nat. io. sit. 範，並簡介台灣的先用權制度；第七章以日本企業的智慧財產管理為例，探討. n. al. er. 日本企業如何在專利保護或營業祕密保護中作選擇，並以專利先用權作為專利. Ch. 申請未獲准及營業祕密保護失效時的替代方案。. engchi. i Un. v. 關鍵詞: 專利先用權、專利侵權訴訟、營業秘密、智慧財產保護策略. IV.

(5) Abstract The main point of patent system is to protect invention and promote innovation, while the results of excessive patent right will lead to patent right abusing which impede the interests of society as a whole using the invention. Therefore, this article focuses on one of the exceptions of patent system—prior user right as a theme, to explore how non-patent inventors can continue their economic benefits of inventions under first-filing patent system. Patent prior user right has the effect of patent right confrontation, and is a favorable defensive approach of alleged infringers when in patent litigation. We further investigate. 政治大. how patent prior user right should be applied in corporate intellectual property strategy, for. 立立. the reference of companies in patent application choice and patent litigation.. •‧ 國. ㈻㊫學. The first chapter of this article refers to research purposes and methods. The second. •‧. chapter goes through the theoretical basis of patent prior user right from prospective views. sit. y. Nat. of economics of law and jurisprudence. Chapter three to five introduces the legislations of. al. er. io. patent prior user right in Japan, China and the United States. Chapter sixth refers to the. v. n. comparison of above mentioned legislations, while also go through the introduction of. Ch. engchi. i Un. patent prior user right in Taiwan. Chapter seven takes Japanese companies as examples, introducing their intellectual property strategies of choosing IP protection from patent application and trade secret, and using prior user right as an alternative scenario when patent application is denied or the leak of trade secret. Key words: patent prior user right, patent litigation, trade secret, intellectual property strategy. V.

(6) 目次第一章緒論 ..................................................................................................... 1 第一節研究動機及目的 ............................................................................... 1 第二節研究方法與限制 ............................................................................... 4 第二章專利先用權制度理論基礎 .............................................................. 6 第一節專利先用權制度法律經濟學分析 ................................................... 6 第一項專利權作為一種財產權 .............................................................. 8 第二項專利權的限制規範 .................................................................... 11 第二節專利先用權制度法理基礎 ............................................................. 14 第一項從發明者權衍伸的發明先占說 ................................................ 15 第二項以保護公益為主要目的之經濟說 ............................................ 20. 治政大第三章日本專利先用權規範及實務 ....................................................... 22 立立第一節日本專利先用權制度沿革 ............................................................. 22. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. 第二節日本專利法的先用權規範 ............................................................. 26 第一項先用權在日本專利法上的定位 ................................................ 26 第二項日本專利法的先用權要件 ........................................................ 28 第三項日本專利實務的先用權範圍 .................................................... 32 第三節日本專利先用權規範於訴訟上應用 ............................................. 37 第一項日本專利侵權訴訟及專利無效制度 ........................................ 38 第二項日本先用權抗辯於專利侵權訴訟上的應用 ............................ 42 第四節小結 ................................................................................................. 46. er. io. sit. y. Nat. al. n. iv n C 中國專利先用權規範及實務 48 h e n g c....................................................... hi U. 第四章. 第一節中國專利先用權制度沿革 ............................................................. 48 第二節中國專利法的先用權規範 ............................................................. 50 第一項先用權在中國專利法上的定位 ................................................ 50 第二項中國專利法的先用權要件 ........................................................ 52 第三項中國專利實務上的先用權範圍 ................................................ 56 第三節中國專利先用權規範於訴訟上應用 ............................................. 61 第一項中國專利侵權訴訟及專利無效制度 ........................................ 61 第二項中國先用權抗辯於專利侵權訴訟上的應用 ............................ 65 第四節小結 ................................................................................................. 68. 第五章美國專利先用權規範及實務 ....................................................... 69 第一節美國專利先用權制度沿革 ............................................................. 69 VI.

(7) 第二節 2011 年修法後專利先申請主義下之先用權制度 ........................ 74 第三節美國專利先用權抗辯於訴訟上的應用 ......................................... 79 第一項美國專利侵權訴訟及專利無效制度 ........................................ 79 第二項美國專利訴訟中的先用權抗辯 ................................................ 84 第四節 AIA 先用權規範的學說及實務意見 ............................................. 93 第一項先用權對新創投資的影響 ........................................................ 93 第二項先用權對學術研究機構的影響 ................................................ 95 第三項先用權的憲法基礎及政策考量 ................................................ 96 第五節小結 ................................................................................................. 97 第六章專利先用權規範法制比較 ............................................................ 99 第一節第二節第三節第四節第五節. 日本、中國及美國專利法上先用權的定位 ................................. 99 日本、中國及美國專利先用權的要件 ....................................... 100 日本、中國及美國專利先用權在訴訟上應用 ........................... 104 臺灣專利先用權規範 ................................................................... 105 小結 ............................................................................................... 110. 立立. 政治大. •‧ 國. ㈻㊫學. 第七章專利先用權規範於智財管理的應用 ........................................ 111. •‧. 第一節專利先用權與營業秘密保護策略-以日本企業在中國為例...... 111 第一項日本企業的營業秘密管理策略及相關案例 .......................... 112 第二項日本企業在中國實施營業秘密保護策略的法律議題 .......... 117 第三項先用權作為營業秘密保護失效時的保險 .............................. 122 第二節專利先用權規範於智財管理的應用 ........................................... 124 第三節小結 ............................................................................................... 128. n. er. io. sit. y. Nat. al. i Un. v. 第八章結論與建議 .................................................................................... 130. Ch. engchi. 參考文獻 ....................................................................................................... 137. VII.

(8) 第一章緒論第一節研究動機及目的專利權作為智慧產權保護制度的一環，藉由限制他人為相同發明的商業行為，對促進技術創新及產業發展有實質助益。然而，專利權制度在某些需要長時間研發的產業反而會造成經濟學上無效率的情形，甚至於有利用專利制度打擊發明的商業模式如非專利權實施實體 1 （non-practicing. 政治大. entity 簡稱 NPE）或稱專利蟑螂（patent troll）等，因此主要工業國家都. 立立. 有在其專利相關法律中就專利權的限制作規範。. •‧ 國. ㈻㊫學. 前述專利權的限制多以抗辯權的形式在專利侵權訴訟中主張，通常包. •‧. 括權利耗盡抗辯、權利濫用抗辯、先用權抗辯、臨時過境、研究或實驗使. sit. y. Nat. 用、專屬權抗辯（或授權契約抗辯）、時效抗辯、專利無效抗辯等。被訴. al. er. io. 侵權人在侵權訴訟中除可被動主張前述抗辯免除侵權責任外，另可向專利. v. n. 主管機關主動提起專利無效舉發或申請為專利無效宣告，同樣可達到免除侵權責任的效果。. Ch. engchi. i Un. 其中先用權抗辯是指技術發明人或使用人在專利申請日前已為該發明實施的情形，亦即先用權的發明人或使用人（以下簡稱先用權人）實際上比專利權人更早將該發明付諸實行，只是在專利先申請主義下，先用權人非最先的申請人而無法取得專利權。是故，不論基於保障先用權人經濟. 1. 擁有或掌握專利權但不為發明產品的生產銷售，而是藉由控告發明使用者侵權取得損害賠. 償或授權金收入，有稱為專利蟑螂（Patent Troll）或 Non-Practicing Entities，簡稱 NPEs。. 1.

(9) 利益的考量或公平法理，均應排除專利權人就先用權人的發明主張權利。又先用權抗辯除可作為訴訟上之攻防外，另有其智財管理上的意義。因為在對外貿易占經濟比重較高的國家，為節省各國的專利申請成本或為避免海外據點的智慧產權竊取行為，企業對其核心研發或製成多以營業秘密方式保護，但未為專利申請的結果，使其成為專利侵權訴訟的潛在被告。故企業在進行營業秘密管理的同時，如能一併為先用權抗辯的準備，蒐集並保存相關證據資料，方能兼顧營業秘密保護的智財策略並避免專利侵權訴訟的風險。. 政治大. 2 依世界智慧產權組織（World Intellectual Property Organization 以下簡. 立立. 稱 WIPO）於 2012 年對其所屬會員國的調查，在 72 個會員國中有 61 個. •‧ 國. ㈻㊫學. 會員國存在專利先用權規範，顯示專利先用權制度已為世界主要工業國家. •‧. 的立法潮流。3. sit. y. Nat. 在該報告指出，有專利先用權制度的國家雖對先用權的文字描述不同，. al. er. io. 但多將其定義為「排除專利權效力的權利」或「無償的法定實施權」；又. v. n. 就專利先用權的要見，多數國家均規定其須符合「主觀善意」、「早於專利. Ch. engchi. i Un. 申請日」、「須達必要實施的準備」等要件，且限於「商業上利用」，而多數國家對先用權並無數量和性質的限制。各國先用權制度雖在定義及要件上相去不遠，然在實際案例中的適用情形仍有立法例的差異。. 由聯合國在 1967 年為促進智慧財產的保護與鼓勵創新而設，為聯合國 15 個附屬機構之一，. 2. 負責管理智慧產權保護的國際條約，如專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，簡稱 PCT）及馬德里聯盟國際商標註冊協定（Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)，目前有 187 個會員國。參 Overview of the Responses to the Questionnaire on Exceptions and Limitations to Patent. 3. Rights. (May 2012). WIPO SCP/18/3. 資料來源： http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25016;最後訪問日:2014/6/20。. 2.

(10) 如日本現行專利先用權制度於 1959 年即納入專利法，又日本最高法院對先用權的保護目的作成解釋，且日本特許廳於 2011 年出版的報告對主張先用權應提供何種證據資料，先使用發明和專利權範圍的關係為何有詳細的說明，因此在訴訟上有一定的判斷標準可依循。如中國在 1984 年專利法立法之初即有先用權的規定，近年來的專利訴訟案件也有逐漸增加的趨勢，而最高人民法院在 2009 年頒布《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》，其中第 15 條對專利先用權的性質及可主張範圍給予明確的定義，然該解釋限制先用權人不得超. 政治大. 出其先使用發明的生產規模，對先用權人的商業利益影響甚巨。. 立立. 如美國在 2010 年美國發明法案4通過後，由專利先發明制度改為先申. •‧ 國. ㈻㊫學. 請制度，在先申請制度下最先發明人如未取得最先申請人的地位，即無法. •‧. 享受專利權人的權利。在先申請制度下，主張先用權抗辯可避免先發明人. y. Nat. 的發明實施因未取得專利權而歸於無用，因此可作為專利權人以外之發明. io. sit. 人在專利侵權訴訟的籌碼。然因美國新法修正後第 273 條規定先用權的時. n. al. er. 點須早於專利申請日的一年前，又其舉證責任須達明白且確信（clear and. Ch. i Un. v. convincing）的程度，因此在美國專利訴訟中主張先用權抗辯成立的困難度要比其他立法例高很多。. engchi. 而台灣現行專利法第 59 條第 1 項雖有先用權規範5，但相關案例不多，且由於先用權抗辯係以專利侵權為前提，有屬地主義的限制，故對於將生產或銷售據點設在他國的台灣企業而言，更需瞭解他國的先用權規範以完. 4. Leahy-Smith America Invents Act，資料來源：http://www.uspto.gov/aia_implementation/; 最. 後訪問日：2014/6/20。詳細內容參註 162 及本文第四章。台灣專利法第 59 條第 1 項第 2 款：申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專. 5. 利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。. 3.

(11) 善其智財管理。因此本文以台灣主要貿易對象日本、中國及美國的先用權規範為主題，探討該國的先用權抗辯在專利訴訟上應如何主張，並以日本企業在海外的智財管理為例，就先用權規範在智財策略中應如何適用提出見解，以供參考。. 第二節研究方法與限制本文以文獻比較研究方法及案例實證分析方式撰寫。首先以經濟學及法學理論方式嘗試建構探討專利先用權制度的理論基礎，之後探討日本、. 政治大中國及美國立法例的先用權規範，參考各國的學說、裁判案例及司法判解，立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 以瞭解各國先用權抗辯的實際情形，印證理論的結果並為完善立法提出改善的建議。最後參考日本特許廳及經濟產業省的研究報告，以日本企業的. sit. y. Nat. 略中。. •‧. 智財管理為典型，設法將先用權規範併入以營業秘密為主軸的智慧產權策. n. al. er. io. 本文第一章第一節雖嘗試以法律經濟學方式討論先用權抗辯，然因為. i Un. v. 相關研究資料不足，且經濟學並非本文作者所擅長，因此無法就先用權的. Ch. engchi. 經濟效益及對專利權人商業利益的影響為深入研究，只能將先用權作為專利權的限制規範討論。又就本文第三章到第五章立法例的比較，因研究時間的限制，本文只就日本的先用權案例進行統計，而中國及美國只選擇少部分的案例討論。台灣研究專利先用權的相關文獻有碩士論文6及經濟部智財局審查委. 6. 參李煜勳，專利法上先使用權之研究，國立台灣大學法律學院碩士論文，頁 145-183，2007. 年 6 月。. 4.

(12) 員的文章7，對台灣專利先用權的法規實務已有相當論述，然對外國立法例的探討尚不深入。而日本特許廳及期刊論文對先用權的理論基礎和實務的應用情形有完整的介紹，甚至涵蓋日本以外國家（包含中國、韓國及歐陸等）先用權立法例的比較，因此本文在參考資料的部分主要以日文文獻為主，並參考中國大陸專利法相關書籍、報紙、期刊及博碩士論文，以避免日文文獻的翻譯錯誤或不詳盡的部分。又美國先用權制度於 2010 年修法後才開始實施，相關案例及討論仍以英文資料為主，特別是美國專利及商標局（United State Patent and. 政治大. Trademark Office，簡稱 PTO）在 2012 年依國會要求就先用權議題提出報. 立立. 告，關於美國先用權制度和他國比較，先用權對於創新投資、中小型企業、. •‧ 國. ㈻㊫學. 學術機構及營業秘密法的影響有詳細介紹，因此本文在美國立法例的介紹主要根據前述 PTO 的報告，並參考美國法學期刊及專利部落格8的討論。. •‧. y. Nat. 另本文第六章嘗試將先用權規範和智財管理（特別是營業秘密）結合，. io. sit. 提供企業在專利先申請主義下，如非最先申請人無法取得專利權或單採營. n. al. er. 業秘密保護者，應如何應用先用權於其智慧財產保護策略，以避免研發資. Ch. i Un. v. 源的浪費並作為專利權保護以外的替代方案。惟因研究時間的因素僅舉日. engchi. 本企業的智財管理策略為例，然對台灣企業而言仍有參考價值。. 7. 參白傑立，專利侵權之先使用權抗辯研析-台美日制度比較，智慧財產權月刊,第 174 期，頁. 52-83，2013 年 6 月。. 8. 如 patent docshttp://www.patentdocs.org/、IP watchdoghttp://www.ipwatchdog.com/及. patently-ohttp://patentlyo.com/等。. 5.

(13) 第二章專利先用權制度理論基礎本文首先介紹專利先用權規範之相關理論，就法規的應然面形成一定的論理基礎，作為法規實證研究之判准。本章第一節先以經濟學視角探討專利制度的社會效益，專利制度雖有激勵創新並藉由公開發明降低生產成本的效果，然亦會造成專利競賽的研發資源浪費及專利權人過度補償的情形，使社會利用該發明的成本增加。而為解決前述問題，專利法就專利權的範圍設定許多限制，本文所討論的. 政治大先用權即屬之。先用權的經濟學概念為，在專利先申請主義下，只有最先立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 申請者取得專利權並享有獨占利益，然其他發明人卻需自行吸收該發明的研發成本，因此如允許其他發明人亦得實施其發明，則可使該發明達到最. •‧. 大效率的利用。. Nat. sit. y. 本章第二節介紹先用權制度的法學理論，歐陸法系早期以「發明者權」. n. al. er. io. 作為專利先用權的理論基礎，認為「發明者權」屬發明人的固有權，可獨. i Un. v. 立於專利權存在，故未取得專利權的發明人亦應受到保護。然反對前述見. Ch. engchi. 解的學者認為，先用權的目的並非是在保護發明人個人的利益，而是在保護該發明實施的佔有狀態，避免已投入研發資源的浪費，此即「發明佔有」理論，為目前歐陸立法例所採。又日本參考歐陸學者見解，認為先用權制度係以保護國民經濟為目的，並兼有衡平專利權人及先發明人利益的效果，以下分述之。. 第一節專利先用權制度法律經濟學分析專利制度開宗明義是將研究和開發的收益內部化，以促進創新和技術進步。 6.

(14) 其背後所採取的價值立場係以，當一項新發明所體現的產品或方法易於被仿冒時，其發明者較難收回其研究或開發之固定成本，例如當生產同一產品之競爭者在毋需負擔開發成本的前提下，即仿冒生產該產品，且在市場上以較低價格銷售。對發明者而言，該價格無法回收其為了研發或上市所投入的成本，使得仿冒的競爭者取得成本優勢，導致開發者沒有誘因公開其發明，進而減少社會整體所獲得之知識存量。9 為克服前述情形，專利制度便以近似獨占的方式由特定發明人取得該發明所體現之產品或方法的獨賣權，惟課予發明人需提出專利申請文件並. 政治大. 公開其發明之義務，作為取得專利權之交換條件。. 立立. 本文以經濟學方式探討專利制度，需先釐清幾個前提：. •‧ 國. ㈻㊫學. 1. 首先定義專利權的性質，即專利權應屬「財產權」或單純的「經濟利. •‧. 益」？. sit. y. Nat. 法律學者所稱「財產權」是指債權及物權這種範圍明確的權利（right），. al. er. io. 然對經濟學家而言，財產權是一種支配資源的能力或優勢（entitlement），. v. n. 因此在經濟分析的操作上並不區分所有權或經濟利益，只要能以「對價」. Ch. engchi. i Un. 取得或出售者均為經濟學上的財產權，比法律學者對財產權的定義要寬很多。10在這個前提下，專利權人得因授權他人實施或轉讓專利取得授權金，或以訴訟等救濟手段獲得侵權的損害賠償，自屬經濟學家所稱之財產權。 2.. 專利權屬智慧財產權，其性質和有體財產權有根本上的區別。相對於有體財產的所有權需具備明確的公示外觀，智慧財產是將所有. 参 Landes, W.M. & Posner, R.A.THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW, President and Fellows of Harvard College, 298-299, (2003). 9. 10. 參王文宇，民商法理論與經濟分析，元照出版，頁 38-40，2000 年。. 7.

(15) 權建立在發現或授權基礎上的制度。而以獨占效果而言，有體財產無法以重複（duplication）的方式同時被不同人佔有，故佔有有體財產之人會積極利用該財產創造最大的經濟效用，如果他不能對該有體財產進行有效利用的話，就會喪失將該財產交由最能有效利用者佔有的機會成本。然智慧財產可同時被多人使用，以專利權而言，利用專利權獲得經濟效用的方式除自行利用該發明為生產銷售行為外，收取權利金或訴訟賠償也是其經濟效用的來源，因此專利權人如不積極利用其發明，也不需像有體財產權者負擔機會成本。但經濟學家多半忽略智慧財產和有體財產的不一致性，而逕以財權權的方式來討論專利權。11以下本文以財產權為前提討論專利權的經濟學效果。. 立立. 政治大. •‧ 國. ㈻㊫學. 第一項專利權作為一種財產權. •‧. 18 世紀英國法學者 William Blackstone 認為，排他的財產權可避免資. y. Nat. sit. 源使用的衝突，並鼓勵資源的使用。12從經濟學角度而言，財產權是為了. n. al. er. io. 避免公共財的悲劇而設，因為不被私人擁有並管理的資源，會被視為是所. i Un. v. 有人的共同資產，結果造成這些資源被濫用而無人投資並維護該資源的永. Ch. engchi. 續發展。13因此在制度上，由私人享有財產權可解決公共財被濫用的問題，又基於經濟學對人是理性的假設，由個人管理、使用或收益自有財產可將. 11. 參 Posner, R. A. ECONOMIC ANALYSISOF LAW, Aspen Publishers, 8th ed.,48, (2011).. 12. 參 Rose, C. M. Canons of Property Talk or Blackstone’s Anxiety, 108 YALE L.J. 601,601-602,. (1999). 13. 參 Rose, C. M. The Several Futures of Property: Cyberspace and Folk Tales, Emission Trades. and Ecosystems, 83 MINN. L. REV.129,129-130,(1998). 轉引自王文宇，民商法理論與經濟分析，元照出版，頁 48，2000 年。. 8.

(16) 該財產的效益發揮至極致，並透過自由交易的方式使資源達到最有效率的配置。而美國法律經濟學者 Richard Posner 認為，如欲達到私人對財產權最有效率的使用，則財產權須具備以下特性：普遍性（universality）、排他性（exclusivity）及可轉讓性（transferability）。14所謂普遍性是指該類資源大部份屬私人擁有的狀態，且其數量並非無限（即稀缺性），某人對該資源的消費會使他人對該資源消費的可能性減少，亦即市場對該資源的需求是存在的；排他性是指該資源的擁有者可絕對排除他人使用該資源；可. 政治大. 轉讓性是指該資源的擁有者可自由轉讓該資源給他人。. 立立. 專利權也擁有排他性和可轉讓性，然其在普遍性的意義上和有體財產. •‧ 國. ㈻㊫學. 不同，因為專利發明的稀缺性並非自然存在，而是在專利制度下所造成的. •‧. 稀缺。在沒有專利制度的情形下，已存在並公開的發明屬公共財，發明創. sit. y. Nat. 造者無法避免他人使用其發明，而發明者的經濟利益也會被瓜分。. al. er. io. 因此支持專利制度的論者以為，在沒有專利保護的情形下，發明者會. v. n. 投入更多資源用於保護其商業秘密，並且為避免將商業秘密授權他人實施. Ch. engchi. i Un. 須負擔高交易成本，發明者傾向以壟斷生產的方式自行生產而非授權他人實施，如發明者非最有效率的生產者，壟斷生產會降低該發明的生產效率。另基於獎勵創新的論點，發明者為取得專利權而公開其發明，新發明技. 15. 術公開的結果可使新產品的生產成本，從過分高昂下降到可將產品生產出來且有利可圖的水準，又根據供需理論的模型，在較低的生產成本下，價. 14. 同註 11，p.40-42.. 15. 同註 9，p.329-330.另參 Heald, P.J. A Transaction Cost Theory of Patent Law, 66OHIO St. L. J.. 473, 478-480,(2005).. 9.

(17) 格下降而產量上升，產生社會淨收益。16 承上，專利制度的經濟學意義為，將發明私有化但要求發明人公開發明，可提高該發明產品的生產效率，並增加整體社會利用該發明的程度。又專利制度的目的在禁止對該專利發明進行任何的重複（duplication）行為，給予發明者近似獨占之激勵效果。然獨占的結果會造成產品價格的提高，在需求不變的情形下，消費因此減少，導致經濟學上的社會福利（social welfare）降低，造成非效率的情形。17 根據以上迂迴的分析，雖然有不少經濟學理由支持對發明給予財產權，. 政治大. 然專利制度的獨占效果也產生了相當大的外部成本，究竟專利制度所造成. 立立. 的效益是否大於其所減損的社會福利？本文並非經濟學的基礎研究，因此. •‧ 國. ㈻㊫學. 尚無法回答此問題。但為使讀者對專利制度所產生的非效率情形有初步認. •‧. 識，本文舉下列兩個例子說明。. sit. y. Nat. 1. 專利競賽造成研發投入的浪費. al. er. io. 所謂專利競賽，是指相互競爭的企業為了最先發現並就某具有商業潛力的. v. n. 新發明獲得專利，相互競爭最早為專利申請並取得專利權。即使最先申請. Ch. engchi. i Un. 者只早了其他發明者一天，其就可獲得排他性的專利保護，這種競賽會導致發明投入的成本超過其社會收益。18例如，假設專利（在期限內）的市. 16. 同註 9，p.298-299.. 17. 獨占者的定價策略為，使產量停在邊際成本等於邊際收益的點上，即故意閒置部分產能使. 產量維持低於市場需求的狀態，進而抬高價格，對廠商而言可獲最大利益，然卻降低經濟學上的社會福利。參林立，波斯納與經濟學分析：一個批判性的研究，學林文化, 頁 250-251，2004 年。. 18. 參 Shapiro, C. Patent Reform: Aligning Reward and Contribution, 115-116,(2007). 資料來源：. http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/align.pdf;最後訪問日：2014/6/20。. 10.

(18) 場現值為 1000 萬，有三個企業投入研發，每個企業的研發費用為 300 萬，則每個企業均有 1/3 的機會成為專利權人。然如有企業願意多投入研發經費到 500 萬以爭取最先完成發明，則三個企業的研發費用加總就會超過專利商品化的價值，因而造成研發資源浪費的情形。19. 2. 過度補償（overcompensation）20 專利法允許專利權人因他人使用或侵害其專利而獲得賠償，然而當專利發明只構成侵權產品的某一部分，卻主張其可對該產品全部的市場價值獲得賠償時（以整體市場價值法計算），其所獲得的賠償即超過其權利範圍，. 治政大造成過度補償的情形。又如產品涵蓋多個專利發明者，會產生權利金堆疊立立（royalty stacking）的情形，專利侵權人就各別專利支付的權利金的加總. •‧ 國. ㈻㊫學. 可能高於從該產品所獲得的市場利益。. •‧. y. Nat. 不論是研發資源的浪費或支出多餘的權利金，都會造成整體社會效益. er. io. sit. 的減少，或者說上述問題增加了社會利用該發明所需負擔的成本。為使專利制度產生的社會成本最小化，專利法規定了許多限制，嘗試解決專利權. n. al. ni Ch 作為財產權所面臨資源分配不均的問題。 U engchi. v. 第二項專利權的限制規範專利法運用多種方式解決專利制度造成的社會成本，包含以公開發明. 19. 同註 9，p.301-302. 但該書作者認為，專利競賽的失敗者所付出的研究費用並全部無用，. 因為該部分的研究仍可提供其他類似的發明使用，或作為進階發明的學習成本。 20. Love, B.J.Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule,60STAN.L. REV.263,. 278-282,(2007).. 11.

(19) 作為授予專利權之條件，或限制專利權的期限等。公開發明之所以可以降低獨占之社會成本，係因專利法所要求的公開發明須達到使該領域的通常知識者可充分瞭解並據以實施的程度，故該領域的競爭者可對已獲專利的發明進行周邊發明（invent around），亦即在沒有和該專利的發明內容重疊而不構成侵權的情形下，產生替代發明，減少專利的獨占效果。21 然而，在某些創新研發密集的產業，單以公開發明或限制專利期限之方式並無法達成降低社會成本和提升效率的效果，其理由如下：. 政治大其一，在軟體產業或製藥產業，雖說發明者在發明過程中需支出固定立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 成本，然該研發成本會隨著發明人在使用或製造產品的過程中變得更熟練及經驗的增加而下降。則對仿冒者而言，其開發出替代發明的成本會因學. •‧. 習曲線（learning curve）而增加，該成本劣勢很可能抵銷仿冒者免費從公. io. sit. y. Nat. 開發明取得資訊之優勢，使得發明者的獨占情形仍被鞏固。22. n. al. er. 其二，在創新研發密集的產業，改良發明或同時發明的情形屢見不鮮。. Ch. i Un. v. 在改良發明的情形，發明人可因改良他人之發明而獲得專利，但改良的發. engchi. 明人如欲將其發明於商業上使用，則須取得原專利權人之許可；而原專利權人如欲實施改良發明亦需先取得許可，否則也會落入侵權範圍內，此即所謂封鎖專利（patent block）的情形。而如欲使改良發明有效應用，就會迫使專利權人間進行談判，不論最後是否能成功的將兩者的技術加以整合，皆需支出交易成本，當改良的發明只是無關緊要時，交易成本會壓倒允許. 21. 同註 9，p.294-295.. 22. 同註 9，p.313-314.. 12.

(20) 專利權人收取權利金而增加的社會收益（social benefit）。23 在同時研發的情形，只有最先發明或最先申請專利之申請人可以取得獨占的利益。如在其發明已申請專利但尚未公開時，其他發明人也取得相同技術，則只有最先申請人取得專利權的規定（即所謂先申請主義），將使得其他發明人的不僅未享受公開資訊之優勢，且仍需支出其研發之固定成本，不僅造成該發明人個體資源的浪費，亦使得整體社會的無謂損失（weight loss）增加24。專利法及智慧產權相關規範除了公開發明和限制專利期限外，另提出. 政治大. 他種方式制衡因獨占發明所造成的技術資源分配無效率之情形，如本篇論. 立立. 文所欲討論的先用權制度，或是營業秘密。先用權制度通常規範在專利法. •‧ 國. ㈻㊫學. 和商標法的架構下，作為專有權的例外，可視為對專利權或商標權的限制；. •‧. 營業秘密則是從反向選擇的角度作為專利保護的替代方案。. sit. y. Nat. 先用權制度最早並不是基於經濟學的理由被提出25，然而其效果卻和. al. er. io. 降低專利權的外部成本的經濟學理念不謀而合。有論者以為，在先申請制. v. n. 度下取得專利權的方式就像航海探險家僅聲稱發現就獲得新大陸的所有. Ch. engchi. i Un. 權，他不需負擔維持佔有的成本，因此很可能將他發現的新大陸（專利權）閒置或轉手他人，因為發現新大陸的探險家（專利權人）並非真正利用該發明之人，如此一來智慧產權的經濟效益就無法被積極的體現。進一步說明，假設有兩個發明人同時進行某發明，其不知有另外一個. 23. 參 Shapiro, C. Prior User Right, 96 AMERICAN ECO. REV. 92, 92-96, (2006).. 24. 同前註。. 25. 詳見本章第二節。. 13.

(21) 發明人存在，兩人皆獨立進行發明。如一方先為專利申請取得專利權，則可享有獨占的利益，然其對社會效益的貢獻卻不包含另一發明人的獨立發明，亦即另ㄧ發明人同時間也因該發明對社會效益產生貢獻，但卻無法享受獨占利益。在此情形下，先申請人所獲得的利益大於其貢獻，而另一發明人的發明成本卻未獲任何利益。26 前述問題有效的解決方式為將專利權的所有建立在實際占領（physical occupation）的基礎上，使得專利權由獨占成為寡占，迫使最先申請人也要承擔其他發明人（發明占領人）的研發成本，因此會以效益最. 政治大. 大化的方式利用其權利，以緩解重複研發的無謂損失（weight loss），即為. 立立. 先用權的概念。27. •‧ 國. ㈻㊫學. 第二節專利先用權制度法理基礎. •‧. Nat. er. io. sit. y. 參考主要工業國家立法例，歸納先用權的理論基礎主要有兩種學說：一者為在專利申請制度下，專利權人是最先的申請人但未必是真正的. al. n. iv n C 發明人，如採發明者既有其「發明者權」之立場，因為該發明是發明者付 hengchi U. 出勞力所取得的，不論將其定性為財產權或人格權，都是專屬於發明者的權利，即便其無法享有專利權的獨占利益，亦應保障其既有的發明事實狀態。28. 26. 同註 18，p.127-128.. 27. 同註 9，p.25-33, p.325-326. 及前註。. 28. 參麻生典，先使用権の発生主体：発明者との関係，法学政治学論究，慶應義塾大学大学. 院法学研究科内「法学政治学論究」刊行会出版，第 77 期，頁 162-185，2008 年 6 月。. 14.

(22) 另一者則是從社會整體經濟利益角度考量，此說認為，如讓既有事業及其設備無理由的處於封鎖狀態，會對國家經濟造成不利益；與其讓專利權的影響及於申請前已實施的行為人，寧可以實質正義的觀點權衡專利權的範圍。和單純保護私人的發明狀態相比，此說更重視防止國家經濟損失的公共利益。29以下分就前述兩種方向的學說進行討論。. 第一項從發明者權衍伸的發明先占說法國專利制度及德國學者 Josef Kohler（以下簡稱 Kohler）採發明者. 政治大. 權的立場，1791 年法國立憲時將「發明者權」定義為發明者基於自然權. 立立. 而生的「社會契約」，亦即該發明於創作時即由發明者取得所有權，屬發. •‧ 國. ㈻㊫學. 明者的固有權，如發明者願意將其發明公開而不以秘密方式持有時，社會將受有該公開發明之利益，故亦須對發明人負擔一定之義務，就是以獨占. •‧. 地位為對價和發明者進行交換，即「社會契約」的概念，此為法國法上專. y. Nat. al. er. io. sit. 利制度的中心思想。30. n. （ㄧ）專利權與發明者權. Ch. engchi. i Un. v. 然而，如認發明權為發明者之既有權，則應如何解釋發明人須向政府機關取得專利登記許可後才得享有專利獨占權？此為實際操作專利制度時，應將「專利權」和「發明者權」作區分：取得專利權的前提是該發明. 29. 參麻生典，先使用権制度における経済説と公平説 : 経済説と公平説の区別の妥当性，法. 学政治学論究，慶應義塾大学大学院法学研究科内「法学政治学論究」刊行会出版，第 81 期，頁 159-192，2009 年 6 月。 30. 參麻生典，フランスにおける先使用権制度の趣旨，法学政治学論究，慶應義塾大学大学. 院法学研究科内「法学政治学論究」刊行会出版，第 79 期，頁 99-130，2008 年 12 月。. 15.

(23) 需以公開模式揭露，從而有助於整體社會技術的進步。然發明者權並不以公開為要件，而即使發明者公開其發明，如果他並沒有經過政府的管道以符合規範的方式公開，或已經有其他人公開同一技術，則他在法律上將無法取得登記許可。在本章第 1 節提到，專利權的經濟學上意義是以獨占的方式讓發明人能收回其投入研發之固定成本，亦即是以給予誘因的方式讓發明人選擇專利保護而公開其發明。這種獨占使專利權標的比無專利保護時擁有特出的經濟價值，就是其「稀缺性」。. 政治大. 所謂稀缺性要從財產法的角度切入，對有形財產來說，財產權是當事. 立立. 人相互作用過程的革命性產物，該產物透過法律來規制。在資源極為豐富. •‧ 國. ㈻㊫學. 時，財產權無存在的必要，因為沒有人會受有分配不均的不利益；然而當. •‧. 資源稀少時，就會給當事人動機去爭奪資源，在文明社會為避免當事人因. y. Nat. 爭奪資源而產生武裝衝突，故需以法律方式將該稀缺資源進行分配，於是. al. er. io. sit. 出現了財產權制度。31. v. n. 對智慧產權而言，並不存在自然情況下的稀缺性，這是因為智慧產品. Ch. engchi. i Un. 一旦生產出來，即可被無數次的重復利用。但是對智慧產品的生產而言，研究所需的人員和經費是稀缺的，而要優先研發哪項智慧產品則涉及機會成本的選擇，因此如果從智慧產品的研發投入及生產的角度來看，學者認為：因為投入成本的稀缺性，智慧產品也需要以財產權的制度將其作有效率的分配。32. 31. 參馮曉青，知識產權法理論與實踐，知識產權出版社，頁 44-51，2002 年 12 月。. 32. 同前註。. 16.

(24) 從上述推論可知，智慧產品本身並不存在稀缺性，而是由法律規定授予生產者壟斷權的方式造成稀缺，或可以說，立法者以創造人為稀缺的方式限制觀念客體的使用，其目的是希望創新者產生更大的收益。由法令限制所造成之人為稀缺性即專利權之內涵，然發明者權屬發明者既有之權利，在法國法上將其定位為如同有體物之所有權，只是基於無體財產的特殊性故以社會契約的方式界定其具體的權利義務範圍。33兩者在實際操作上很顯然會產生矛盾的情形，即如何在專利權存在的前提下仍兼顧其他發明人的發明者權，先用權制度就是基於這樣的狀況而產生的。. 政治大. （二）從發明者權的角度建構先用權制度. 立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 1877 年德國專利法制定時將先用權明文規定於該法第 5 條 1 項：「專利的效力不及於，專利權人申請時已存在國內，為該發明實施或為該發明. •‧. 實施所必要之準備行為」。雖然當時並未將「發明者權」明文規定於專利. sit. io. n. al. er. 34. y. Nat. 法，但學說實務一致肯認發明者權為發明者於發明完成時原始取得之權利。. i Un. v. 十九世紀末期德國學者 Heinrich Robolski（以下簡稱 Robolski）認為，. Ch. engchi. 發明者權是在授予專利獨占權之前已存在之權利，該權利以「財產權」方式表現，故可為移轉受讓，而先用權則為發明者權的特別發現形態。當時德國學者 Kohler 及 Otto von Gierk 認為發明者權為發明者一身專屬的權利，屬「人格權」，惟就發明者權的效果和 Robolski 相同，其認為發明權. 33. 34. 同註 28。. 1892 年德意志帝國最高法院（Reichsgericht）肯認發明者權存在，其係以：基於民事法，. 發明者對於授予專利前的發明有權利。同註 28。. 17.

(25) 的效果只及於在他人專利申請前已存在的佔有使用狀態，該既存狀態不受專利權排他效力所及。35 不論將發明者權定義為財產權或人格權，學者均肯認「發明者權」可獨立於「專利權」存在，並且由「發明者權」衍伸出先用權的內涵。延續先用權為發明者權之特別發生形態之見解，Robolski 認為先用權存在的前提為重複發明（Doppelerfindung）狀態：係指兩個相同的發明各自獨立被創作出來，存在兩個發明者權，其中一者取得專利權，而另一者雖未取得專利權，然基於發明者既有其發明權的立場，亦應保護其他發明者經濟利益。. 立立. 政治大. •‧ 國. ㈻㊫學. 重複發明的見解後來被實務36及其他學說否定，因為重複發明著重於發明來源的獨立性，亦即先用權發明的來源不得和專利權相同。然 Kohler. •‧. 認為依照德國專利法第 5 條 1 項先用權的文意解釋，並無法推出獨立來源. sit. y. Nat. 的要件，且 Kohler 受法國法的影響，認為先用權所欲保護的對象並非發. al. er. io. 明者個體，而是發明的佔有狀態，故其主張以事實佔有的法理作為先用權. v. n. 的根據，推翻過往先用權是基於發明者權而生的主張。37此後學說多採「發. 35. 36. Ch. engchi. i Un. 同前註。 1926 年德意志帝國最高法院否定重複發明的見解，案例事實為：原告主張美國申請案的. 國際優先權在德國為專利申請，被告在原告德國專利申請日前從 F 公司購買該侵權產品，F 公司既有該產品之發明者權，在德國法上有先用權，被告援用 F 公司的先用權主張為抗辯，惟地方法院以先用權需有獨立發明為前提（即重複發明狀態）認定被告主張不成立；最高法院廢棄原判決，另以「占有狀態保護」解釋先用權的內涵。節錄自麻生典，ドイツにおける先使用権の主体的範囲，パテント，日本弁理士会発行，第 66 期（4），頁 62-81，2013 年 3 月。 37. 同註 28。. 18.

(26) 明佔有」的見解，該見解並為德意志帝國最高法院38所採納，亦即「先用權」不須以「發明者權」為前提，非發明人可繼受取得或基於原發明人公開其發明而仿照實施，惟增加「誠實性」（Redlichkeit）39的要件以防止先用權人以詐欺或剽竊等不誠實的方法取得該發明。法國在專利制度立法化前就先使用權也存在「發明者保護說」和「佔有說」的不同見解，1849 年法國最高法院（Cour de Cassation）判決肯認在授予專利權前第三人的發明佔有狀態應予保護，因為該發明狀態為第三人的既得權（drotis acquis），此見解即「發明者保護說」。惟反對者認為單. 政治大. 從既得權的角度無法得到先用權保護的結論，其主張如以社會契約的觀點. 立立. 解釋專利保護的目的40，則專利保護的前題為發明人以專利申請方式公開. •‧ 國. ㈻㊫學. 其發明，如發明人怠於為專利申請，則社會將無法享受其公開發明之利益，亦不應給予其救濟機會。反對者認為先用權的保護目的應為發明實施的佔. •‧. 有狀態，避免已為發明實施的支出被浪費，即「佔有說」的見解。41. y. Nat. io. sit. 此後法國在 1968 年將先用權明文規定於專利法第 31 條，其係以：「發. n. al. er. 明人善意在專利申請日或優先權日前佔有同一發明者，有實施同一發明之. Ch. i Un. v. 權」，該條文參考德國立法例及 Kohler 的學說，以發明佔有作為先用權保. engchi. 護的目的，其保護對象為該發明之實施狀態，而非發明「人」本身。42. 38. 同前註。. 39. 同註 36。. 40. 社會契約的想法為，如發明者願意將其發明公開而不以秘密方式持有時，社會將受有該公. 開發明之利益，故亦須對發明人負擔一定之義務，即以獨占地位為對價和發明者進行交換。 41. 同註 30。. 42. 參麻生典，先使用権の主体的範囲－フランス法と日本法との比較，知財研紀要，日本一. 19.

(27) 第二項以保護公益為主要目的之經濟說從歐陸國家立法例觀之，先用權制度的法理多採「發明佔有」的見解，然日本於二次大戰前後基於其特殊的歷史背景，實務和學說係以增進整體國民利益的角度出發，改採「經濟說」和「公平說」的見解。日本大審院43於 1938 年的判決以先用權制度作為未取得專利權之發明人的保護基礎，其判決理由係以：「不知他人先申請的事實，而利用同一技術為事業的製造、販賣、推廣等實施行為，如使該實施行為之設備擁. 政治大. 有者之既存事業或設備歸於廢棄而無用，將對國家經濟招來不利影響」且. 立立. 「以限制實用新案權之方式，圓滿的調整最先申請人和其他同一技術實施. •‧ 國. ㈻㊫學. 者的權利，其意旨在於…以該技術之佔有狀態保護為目的，並非為保護技術實施者的權利」。從判決理由可看出，大審院明白否定發明者權作為先. •‧. 用權之基礎，並以發展國家經濟為其優先考量，此後日本學說多沿襲大審. io. sit. y. Nat. 院見解，確立以「經濟說」為主軸之先用權制度。. n. al. er. 延續大審院判決，日本學者平田慶吉44於 1940 年採「經濟說」見解，. Ch. i Un. v. 其認為如已投入研發費用之事業（先用權人）因專利權效力而被廢棄，將. engchi. 造成國民經濟的損失，對於先用權人也不公平。學者紋穀暢男45則從個案衡平的角度解釋大審院判決，其於 1965 年提出「公平說」的見解，認為. 般財団法人知的財産研究所，第 20 期，頁 17-7～17-8，2011 年。 43. 大審院為第二次世界大戰前日本最高司法審判機構，於 1947 年被日本最高裁判所取代。. 44. 參平田慶吉，工業所有権における先使用権について，民商法雑誌，第 11（2）期，頁 197，. 1940 年。轉引自註 29。 45. 參紋谷暢男，判批，ジュリスト，第 332 號，頁 125，1965 年。轉引自註 29。. 20.

(28) 和專利申請人同時或先於其善意實施發明之人，如其投入之資金、勞力、時間因為專利申請而廢棄，則不符合德國法的衡平原則（BilligkeitsgrÜnd），應重新調整專利權人和先用權人間的權益狀態。另有美國學者提到經濟正義（economic justice）的概念46，其認為先用權人對該專利發明投入研發的努力，對整體經濟利益亦做出貢獻，因此對其發明的努力有獎勵的必要，較貼近日本學者「公平說」的見解。本文作者以為，不論是「經濟說」或「公平說」，在個案適用上都須以衡平原則作為是否准許非專利權人主張先用權的依據，亦即以公平說為. 政治大. 個案是否得主張先用權之判准，此見解亦為日本目前實務47所採。. 立立. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. n. er. io. sit. y. Nat al. 46. Ch. engchi. i Un. v. Harriel, K. Prior User Rights in a First-to-Invent Patent System: Why Not? 36 IDEA: J.L.&. TECH. 543,553-555, (1996). 47. 1986 年移動式波熱器（ウォーキングビーム）案，最高法院第 2 小法庭昭和 61 年（オ）. 第 454 號判決。詳見本文第三章。. 21.

(29) 第三章日本專利先用權規範及實務. 第一節日本專利先用權制度沿革日本的專利制度始於 1885 年「專賣特許條例」，1899 年日本加入工業產權之巴黎公約後，配合國際條約進行法律修正，將工業產權相關法令名稱改訂為「特許法」、「意匠法」及「商標法」，沿用至今。在第一次世. 政治大. 界大戰後，為因應當時的社會經濟情勢，有必要將工業產權相關法規加以. 立立. 細緻化，故於 1921 年修法採用先申請主義的專利制度，並配合專利審查. •‧ 國. ㈻㊫學. 程式製定特許的申請、公告及異議等相關規範。48. •‧. 日本現行專利法於 1959 年第二次世界大戰後訂定，將專利權的保護. sit. y. Nat. 範圍從舊法「工業的發明」擴大為「可供產業上利用的發明」，且為增進. io. er. 國家經濟發展和對外貿易，現行法強化對發明人和權利人的保護，並採納和先進國家相同的專利權要件和期限，如：專利權需符合新穎性和進步性. al. n. iv n C 要件，申請人得主張外國先申請案的新穎性優先權，專利權的有效期限為 hengchi U 20 年等，之後的修法皆是在前述基礎上進行修正。49 （ㄧ）二次大戰前的先用權規範日本的先用權制度最初於 1909 年加入當時的特許法，規定於該法第 29 條 2 項：「專利權的效力不及於下列各項：其中第 2 項為專利申請時，. 48. 資料來源：www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/.../kenkyukai05.pdf；最後訪問日：2013/11/25。. 49. 參工業所有権法研究グループ編，知っておきたい特許法，株式会社朝陽会，頁 38-40，. 2012 年。. 22.

(30) 已善意在帝國內於其事業為發明實施等之設備擁有者或是其繼承人之發明實施行為」。該法將先用權定義為專利權的例外，學者平田慶吉50認為該規定是基於先使用權人於發明實施的既存事實狀態之「占有保護」的觀念，應是受到德法立法例的影響，透過承認「既得權」的方式保護該發明實施的事業主體。之後日本的專利法於 1921 年確立先申請主義，並將先用權定位為「法定通常實施權」，當時學說見解對先用權制度的目的看法分歧，可分為以下三種見解： 1. 占有狀態保護說. 立立. 政治大. 此說為學者清瀨一郎所採51，和 1909 年修正案的論理相同，都是. •‧ 國. ㈻㊫學. 基於維持適法既存事實的立場，將私人的發明實施行為視為「佔有狀. •‧. 態」予以保護。此說係受到德法立法例的影響。. sit. y. Nat. 2. 國民經濟及事業保護說. al. er. io. 此說為學者吉原隆次所採52，如讓既有事業及其設備無理由的處於. v. n. 封鎖狀態，會對國家經濟造成不利益；與其讓專利權的影響及於申請. Ch. engchi. i Un. 前已實施的行為人，寧可以實質正義的觀點權衡專利權的範圍。和第 1 說單純保護私人的發明狀態相比，此說更重視防止國家經濟損失的公共利益。 3. 調和說. 50. 同註 44。. 51. 參清瀨一郎，工業所有権概論，巖松堂，頁 141-142，1929 年改訂再版。轉引自註 29。. 52. 參吉原隆次，特許法詳論，有斐閣，第 151 頁，1927 年。轉引自註 29。. 23.

(31) 此說為學者三宅發士郎所採53，認為先用權制度是在先申請主義下將先發明主義的觀點納入考量，也就是以先用權制度調和先申請主義下對發明人保護不足的部分，著重專利權人以外之發明人保護。（二）以經濟說為主軸之先用權制度日本大審院於 1938 年對兩件重複申請的實用新案作出判決，並以先用權制度作為未取得專利權之發明人的保護基礎，其係以: 「前述容許實施的意旨為，實用新案法第 4 條規定以先申請主義取得專利登記，然同一案件有多數申請人時，對其它未取得專利登記之申請人亦應保護」，肯認先用權於實務上應用。. 立立. 政治大. •‧ 國. ㈻㊫學. 該案判決理由表示：「不知他人先申請的事實，而利用同一技術為事業的製造、販賣、推廣等實施行為，如使該實施行為之設備擁有者之既存. •‧. 事業或設備歸於廢棄而無用，將對國家經濟招來不利影響」且「以限制實. sit. y. Nat. 用新案權之方式，圓滿的調整最先申請人和其他同一技術實施者的權利，. io. er. 其意旨在於…係以該技術之佔有狀態保護為目的，並非為保護技術實施者. al. 的權利」。從判決理由可看出，大審院認為先用權制度並非在保護技術實. n. iv n C hengchi U 施者之權利，而是以發展國家經濟為其第一目的，此後學說多沿襲大審院見解，確立以「國家經濟說」為主軸之先用權制度。（三）在個案中引進衡平法理然而「經濟說」與其說是解釋先用權的內涵，還不如說是政策性的宣. 誓，大審院在前述見解中僅提出先用權規範是為發展國家經濟的預設立場，但並未就先用權的內涵進行論述，以致在個案的適用上無理可循。. 53. 參三宅発士郎，特許法講義，帝國發明協會，頁 145，1926 年。轉引自註 29。. 24.

(32) 1959 年日本專利法進行大幅修正，將先用權制度規範於該法第 79 條，其係以：「自行發明或自不知專利申請案之發明人處得知該發明，於專利申請日前，在日本國內實施該發明或為實施之準備於事業者，在事業目的範圍內，對該實施或實施之準備有通常實施權」，此後的專利法修正案皆維持該條規定，並未刪減或更動。54 如同本文第一章所述，學者紋穀暢男於 1965 年提出「公平說」的見解，其參考德國的衡平法理（Billigkeitsgründ），認為於先申請原則下，為保障先發明人的利益，在先發明人與專利權人間必須公平分配利益。在. 政治大. 1986 年移動式波熱器（ウォーキングビーム）案55中，日本最高法院認為：. 立立. 先用權制度的意旨主要在於謀求專利權人與先用權人的公平利益」，確立. •‧ 國. ㈻㊫學. 之後實務通說採公平說的見解。. •‧. 而日本先用權制度雖由「經濟說」轉向「公平說」，但晚近如學者中. y. Nat. 山信弘將上述兩說合併，提出「折衷說」，認為先用權制度並非僅在於謀. io. sit. 求公平利益，亦有促進國家經濟的功能，先用權制度是衡平先發明人、專. n. al. er. 利權人及社會公益下的產物，若就政策面論之，先用權制度可作為限制專. Ch. i Un. v. 利權效力範圍的考量因素，由法官在個案中權衡國家經濟和當事人利益適度限縮專利權範圍。. 56. engchi. 54. 參久野浜男，特許法条文を捉える I，PATECH 企画，頁 264，2008 年。. 55. 最高法院第 2 小法庭昭和 61 年（オ）第 454 號判決。. 56. 參町田健一，先使用による通常実施権が認められる事業の目的の範囲，パテント，第. 60(10)期，頁 55-65，2007 年。參中山信弘，工業所有権法（上）特許法，弘文堂，第 471 頁，2000 年 2 版。. 25.

(33) 第二節日本專利法的先用權規範先用權制度的主旨依日本專利法立法理由，係指在專利先申請主義下，有複數者就相同內容之發明獨立產出的情形，除專利權人外，其餘獨立的發明人於一定範圍內得無償繼續實施該發明，不受專利獨占效力所及57。相對於專利權在訴訟上有獨立的請求權基礎，先用權在訴訟上無法獨立主張，而是作為攻防方法主張專利權障礙事由之抗辯，由被控侵權方舉證證明之58，本章第三節進一步說明先用權的訴訟上應用。. 第一項. 政治大先用權在日本專利法上的定位立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 日本法上的先用權規範方式不同於台灣59及歐陸法系國家，僅將先用. •‧. 權列舉為專利權的例外之一，而是將先用權定義為專利法上的「實施權」。. sit. y. Nat. 日本專利法（以下簡稱同法）將實施權分為「專用實施權」和「通常. al. er. io. 實施權」，如將專利權比喻為所有權，則「專用實施權」好比用益物權，. v. n. 而「通常實施權」僅有租賃權之債權的效力。「專用實施權」依同法第 77. Ch. engchi. i Un. 條規定，在設定範圍內享有專有實施的權限，可再授予他人通常實施權，並得主張排除侵害及損害賠償請求權60；而「通常實施權」依同法第 78. 57. 「先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために」，日本特許廳，. 頁 7-8，2012 年。資料來源：https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm ;最後訪問日： 2013/11/10 。 58. 參角田政芳、辰已直彥，知的財産法，株式会社有斐閣，頁 146-147，2012 年 6 版。. 59. 見台灣專利法第 59 條第 1 項第 3 款。. 60. 日本專利法第 100 條第 1 項規定，專利權人或專用實施權人對於專利侵權及可能侵權人得. 請求禁止或防免侵害；損害賠償請求權規定於日本民法第 709 條。. 26.

(34) 條規定，不得再授權或主張排除侵害及損害賠償，僅學說認為獨占的通常實施權應有損害賠償請求權的適用。61 依通常實施權發生的原因又可分為「許諾通常實施權」、「裁定通常實施權」及「法定通常實施權」。「許諾通常實施權」者因專利權及被授權人意思表示合致而成立；「裁定通常實施權」者包括因專利閒置而裁定實施（同法第 83 條），避免發明浪費而准許再發明的專利權人實施（同法第 92 條）以及公益因素的裁定實施（同法第 93 條）；「法定通常實施權」則直接以法律規定排除專利權在特殊情形下的效力，包含在專利權移轉登記. 政治大. 前既有的意定實施權，在專利權移轉後仍可繼續實施（同法第 79 條之 2），. 立立. 以及在先申請主義下為了調和其他發明人利益之先使用權（同法第 79 條）、. •‧ 國. ㈻㊫學. 中用權62（同法第 80 條）及後用權63（同法第 176 條）。64. sit. y. Nat. n. al. er. 參向畑元博，逐条解説まろわかり知的財産権四法の要点，株式会社法学書院，頁 41-43，. io. 61. •‧. 先使用權依同法第 79 條65:「自行研發或從不知專利申請案之發明人. i Un. v. 2011 年。參 TAC 弁理士講座，エレメンツ 1 特許法／実用新案法，株式会社早稲田，頁 368-394， 2012 年 4 版。 62. Ch. engchi. 日本專利法第 80 條第 1 項「中用權」係指在重複專利（double patent）的情況，原專利權. 經舉發而撤銷後，原專利的善意被授權人在支付對價給真正專利權人後，在日本國內的原有事業範圍內仍可繼續實施該發明，同台灣現行專利法第 59 條第 1 項第 5 款。 63. 同法第 176 條「後用權」係指在專利因舉發被撤銷或其他原因消滅後，到原專利權人經行. 政救濟確認專利有效並為效力登記（或延長登記）的期間，因善意信賴專利無效或消滅者，在專利效力回復後仍得在原有事業範圍內繼續實施該發明，類似台灣現行專利法第 59 條第 1 項第 7 款。 64. 同註 58，第 146-157 頁。另參伊藤塾，知的財産法，弘文堂，第 59-61 頁，2012 年 4 版。. 65. 日本特許法第 79 條原文：特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又. は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。. 27.

(35) 處得知該發明者，在發明專利申請前於日本國內已在事業上實施該發明或為實施之準備者，就該發明之實施或實施之準備於事業目的範圍內，對該發明專利申請案的專利權有通常實施權」。日本專利法將先使用權歸類為「通常實施權」，亦即先用權只有債權效力，僅得對專利權人主張，不及於專利權人以外實施相同發明之人。日本實用新案法以第 26 條準用專利法第 79 條，意匠法第 29 條66也有先使用的規定，構成要件及效果和特許法相同，故本文以特許法的規定為主。以下就日本實務及學說見解，將先使用權的主張要件、權利範圍、轉讓和消滅的效力分述之。. 政治大. 第二項日本專利法的先用權要件. 立立. •‧ 國. ㈻㊫學. （ㄧ）獨立發明. •‧. 日本專利法第 79 條係以「自行研發或自不知專利申請案之發明人處. y. Nat. 得知該發明」，亦即不限於獨立的發明人，從獨立發明人處得知該發明而. io. sit. 實施之人亦屬先用權保護的範圍。實務並認為67，「得知」的規定不限於. n. al. er. 從獨立發明人處直接聽聞者，亦包含由書面資料如設計圖等，或由實施例. Ch. 本身如樣品或模型而間接得知該發明之情形。. engchi. i Un. v. 至於在中國、美國及其他歐陸國家的立法例中均有「善意」要件的規. 66. 日本意匠法第 29 條：意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに. 類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際、現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。 67. 同註 57，頁 16。. 28.

(36) 定以排除惡意取得技術之人主張先用權，日本立法例並未將「善意」要件以法條規定，毋寧是實務通說以「公平說」作為先用權在個案得否適用的判准68，因此即使日本專利法未規定該要件，法官在個案裁判中仍得為利益權衡而排除惡意先用權的主張。69 （二）成立時點依第 79 條規定，先用權人需在「專利申請日」前實施該發明或為實施之準備於事業，又因為日本為巴黎條約的會員國，基於巴黎條約第 4B 條70的規定，會員國的專利申請日可回溯至最初的申請日，亦即國際優先. 政治大. 權日，因此先用權的成立時點應早於該發明的優先權日。. 立立. •‧ 國. ㈻㊫學. （三）國內實施. 依專利屬地主義，專利權僅有內國法的效力，故與專利權抗衡的先用. •‧. 權亦應以國內實施為前提，「實施」依照日本專利法第 2 條第 3 項規定，. sit. y. Nat. 係指發明物之生產、使用、讓與及進出口行為。原則上在外國的實施行為. al. n. 符合國內實施的要件。. er. io. 無法主張先用權，然如由外國發明人處得知發明而在日本國內實施者，即. Ch. engchi. i Un. v. 而如在日本國內完成發明後，由海外分公司生產組裝再輸入國內者，是否符合國內實施的要件？東京高等裁判所71係以，由國內業者作成設計圖，再交由國外廠商代工的情形，等同於國內廠商製造販售的實施行為，. 68. 最高裁判所（第 2 小法庭）昭和 61 年（オ）第 454 號判決，見第二章第一節第一項。. 69. 同註 58，頁 146-147。. 70. 同前註。. 71. 東京高等裁判所平成 16 年（ネ）第 628 號判決。. 29.

(37) 得主張先用權。（四）實施程度第 79 條所謂「在日本國內實施該發明或為實施之準備於事業者」，係以在事業上實施或實施之準備作為先用權要件，其重點在於先用權人是否達到一定的實施程度而有保護的必要。根據發明的程度將先使用研發階段區分為研發中、研發完成、在事業上之準備及開始在事業上實施的四個階段72，要符合 79 條先用權的實施程度至少要達到「在事業上之準備」，且需證明先用權人達到該階段的時間早於專利申請日。然在個案中通常難以. 政治大. 單獨證據（如樣品製造日期）就使法官信服該實施行為早於申請日，須配. 立立. 合行政官署或公證檔以增強證據的證明度，有關先用權的證明方式將於本. •‧ 國. ㈻㊫學. 章第五節進一步說明。. •‧. 至於何謂「事業之準備」，依日本最高法院見解73，係指「主觀上有. sit. y. Nat. 即時實施的意圖，客觀上表明所欲實施的程度，並可被認為有即時實施意. io. er. 圖者」而言。其中「即時」並非純以時間長短來判斷，前述最高法院移動. al. 式波熱器（ウォーキングビーム）案中，原告的優先權日為 1968 年 2 月，. n. iv n C hengchi U 被告於 1966 年提出係爭發明產品的估價及規格書，然於 1971 年才受託製造，雖然從研發完成到接獲訂單相隔一段時間，但被告在研發完成後，每年都和下游廠商訂購產品的零組件，從備料情形看出被告一直處於可得生產係爭發明產品的狀態；且被告在 1966 年提出規格書時，該領域通常技術之人已可具體瞭解係爭發明之實施效果，故客觀上已表明實施程度並可. 72. 同註 57，頁 13-15 。. 73. 最高裁判所第 2 小法庭昭和 61 年（オ）第 454 號判決，移動式波熱器（ウォーキングビ. ーム）案。. 30.

(38) 被認為有即時實施的意圖，被告得主張先用權74。又根據先用權的相關案例75，並非只要先使用人提出估價單或規格書即屬達到「事業之準備」，實務仍會考慮係爭發明所需時間、勞力、成本以及發明完成到開始實施（接單或出貨）階段是否有進行事業的一連串列為，綜合判斷之76。（五）發明同一性在個案中先用權的主張係作為專利侵權的抗辯而存在，則先用權成立的前提應為被告先使用的發明與原告的專利權利範圍（claim）有重疊，. 政治大即至少應存在發明的同一性。該要件在法條上雖未明文，然在最高法院移立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 動式波熱器（ウォーキングビーム）案認為先使用的發明為「已具體表現實施形式之發明」，實質上即為同一性要求之依據。77. •‧. 實務上判斷先使用同一性與均等論的要求不同，通常會先進行專利侵. Nat. sit. y. 權之均等論的審理，如有侵權才會進入先用權的爭點。主張先使用之發明. n. al. er. io. 至少需和專利權利範圍（claim）有關聯但不需符合全部的技術要件，然. 74. Ch. engchi. i Un. v. 同註 57，頁 18-21 。如有案例係以生產設備預算書提出的時點（東京高裁平成 12 年（ネ）. 第 2720 號判決），或以生產設備完成並可實際運轉者為已達事業之準備（東京地裁平成 16 年（ワ）第 8682 號判決）。 75. 如東京地裁平成 15 年(ワ)第 19324 號判決 (支鏈氨基酸藥用顆粒製劑案)，係以製藥產業. 之事業準備，至少須達厚生勞動省允許製造的程度，亦即至少需通過溶出試驗、安定性事業及生物同等性試驗，如未完成者應否定其已完成事業之準備。 76. 參阪井典子，先使用権の要件である「事業の準備」の認定，パテント，第 62（2）期，. 頁 57-67，2009 年。 77. 參武重竜男，先使用権制度について，特技懇，第 242 期，頁 37，2006 年 8 月。資料來. 源：http://www.tokugikon.jp/gikonshi/242sensiyou.pdf，最後訪問日：2013/12/31。. 31.

(39) 如要件相同但和說明書實施例的結果差異太大，亦無發明同一性而不得主張先用權。78. 第三項日本專利實務的先用權範圍日本近來以「公平說」或「折衷說」為先用權制度的主流學說，不只著重專利權人和發明人間的利益平衡，亦兼顧國家經濟之發展，至於先用權在個案中如何進行價值權衡，學說實務均發展出限制先用權的範圍的理論，作為調整當事人利益的方式。. 政治大依照第 79 條規定，先用權的範圍包括「發明技術的範圍」及「事業立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 目的範圍」，所謂「發明技術的範圍」是指先使用的發明是否和被訴侵權製品相同，即被告所主張先使用發明的實施形式有無變更的情形，如先使. •‧. 用的技術和被告侵權的產品間差異太大，則無法就侵權產品主張先用權；. sit. y. Nat. 而「事業目的範圍」是指先使用權人可以在何種範圍內繼續實施該技術，. io. n. al. er. 如可否繼續大量生產、製造或販賣。（ㄧ）發明技術的範圍. Ch. engchi. i Un. v. 最高法院在移動式波熱器（ウォーキングビーム）案中提出判準，以認定專利侵權物品是否包含在先使用範圍內，有以下三步驟79： 1) 檢視先用權人是否有實施形式變更的情形，亦即「被訴侵權製品」和先用權成立時點的實施形式是否相同，如相同者才能將. 78. 大阪地裁平成 5 年（ワ）第 7332 號判決；大阪地裁平成 11 年（ワ）第 5104 號判決。同. 註 57，頁 23-25。 79. 同註 56。. 32.

(40) 先使用的主張應用於本案的侵權製品，如有差異者須進行第二步驟的檢驗。 2) 有關實施形式和「被訴侵權製品」有差異者是否能主張先用權，過往學說有肯否兩說，肯定說者為「發明思想說」，主張實施形式得在客觀思想範圍內變更；否定說者為「實施形式說」，主張先使用的實施形式和被訴製品不得有差異。在前述移動式波熱器（ウォーキングビーム）案中，最高法院基於公平說的觀點擴大先用權的認定，故採容許差異之「發明思想說」。基於「發明思想說」將先使用實施形式的技術要點抽出，如該. 治政大」相同者，即使發明形技術要點和「係爭專利權利範圍（claim）立立. 式和被訴侵權製品存在差異，因為該差異和專利權利範圍無關，. •‧ 國. ㈻㊫學. 在專利侵權訴訟上屬可忽略的情形，仍得主張先用權。如先使. •‧. 用的技術要點和「係爭專利權利範圍（claim）」全部相同者，得. y. Nat. 對系爭專利全部主張先用權；如僅部分相同者，則僅得對係爭. n. er. io. al. sit. 專利的一部主張先用權80。. i Un. v. 3) 最後檢驗「被訴侵權製品」是否為第 2 步驟先用權得對「係. Ch. engchi. 爭專利權利範圍（claim）」主張的範圍所包含，如「被訴侵權製品」超出第 2 步驟先用權主張的範圍，且落入均等論的範圍，則仍為專利權的效力所及。. （二）事業目的範圍就得主張先用權的技術可否移轉給不同事業體，或得否從製造行為變更為其他實施行為（販賣、出口等），整理實務見解如下。. 80. 同註 57，頁 22。. 33.