第五章 美國專利先用權規範及實務
第二節 2011 年修法後專利先申請主義下之先用權制度
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另外在該次修法報告中也提到，就經濟利益和實用性的角度來說，不 能期待所有發明人皆以專利制度來保護其商業方法發明，一些尚不具可專 性但重要的技術，特別在金融和電腦產業，營業秘密保護仍有其存在的必 要。為了獎勵發明人公開其發明，並給予發明人某程度地保障，故將先用 權規範納入。
第二節 2011 年修法後專利先申請主義下之先用權 制度
美國專利法在 2011 年又再次進行大幅修正，並且為調和多數國家的 立法例，改採先申請主義的專利制度。該次修正案由參議員 Patrick Leahy 及眾議員 Lamar Smith 提出的專利改革法案於 2011 年 9 月通過，全名為
《美國發明法案》 (Leahy-Smith America Invents Act 以下簡稱 AIA)。該 法施行後將使專利制度產生重大變革，特別是由先發明改為先申請制度，
重新定義何謂先前技術（prior art）以及先用權抗辯範圍的擴張。165
AIA涵蓋的範圍除專利制度外，另包含公私協力促進個體發明人的智 慧財產權保護、舉發制度、稅務策略等規定166，因此在全部 37 條的條文
165美國總統奧巴馬於 2011 年 9 月 16 日正式簽署「美國發明法案」，法案內容開始陸續生 效。此次修改的內容有以下幾點 1.改變了將專利制度由先發明原則改為先申請原則 2.在專利實質 構成要件方面採用絕對新穎性標準 3.提高專利規費的額度 4.增加確定專利有效性的職權複審和利 害關係人複審程式。Matal, J. A Guide to the Legislative History of the America Invents Act: Part I of II.
21FED. CIR. B.J. 435,444-513, (2012).
166參 AIA 第 32、第 6 及第 14 條，資料來源：
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ29/content-detail.html ; 最後訪問日：2014/1/30。
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中，每條都有各別的生效起始日。以先申請制度為例，要等到 2013 年 3 月 16 日才生效，其餘有關專利審查的規定則於 2012 年陸續生效。167而本 文所討論的先用權制度則於法案通過日起生效。168
AIA的先用權規定延續 1999 年的專利法第 273 條的規範架構，但做 了些許修正。其將可主張先用權的發明標的範圍從「商業方法」擴張至幾 乎所有的可專利發明（方法、機械、製造業產品及組合物），並將得主張 先用權的主體從原本的關係企業或附屬機構，放寬至控制該主體、被該主 體控制或共同控制的實體，亦即得主張先用權者包含母公司、子公司或其 他有控制關係者。該法案另增加先用權的地域限制，修正後的專利法第 273（e）條第 1 項規定，先使用的所在地，必須在專利申請日（包含優先 權日）或事業體移轉日前已實施該發明技術的所在地。以下就修法後先用 權的要件分述之。
1.
先用權主體美國在 1999 年的專利法已納入獨立發明人的要件，2011 年 AIA 法案 延續該要件，且限制先用權抗辯只有商業上使用者（prior commercial use）
才得主張。所謂「商業上使用」，依修正後美國專利法（下簡稱同法）第 273（a）條169規定，商業上使用需為內部發明或來自實質非關係人交易
167資料來源：http://www.uspto.gov/aia_implementation/aia-effective-dates.pdf ; 最後訪問日：
2014/1/30。
168參 AIA 第 5(c)條，資料來源：
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ29/content-detail.html ; 最後訪問日：2014/1/30。
169第273(a)條節錄：“A person shall be entitled to a defense under section 282(b) with respect to subject matter consisting of a process, or consisting of a machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process, that would otherwise infringe a claimed
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（actual arm’s-length sale or transfer）或其他符合商業上使用的非關係人交 易端，亦即先使用的技術須自行研發，或由外部交易獲得。第 273(e)(1)(A) 條170規定先用權抗辯僅能由第 273（a）條的行為主體或者控制該主體、
被該主體控制或共同控制的主體才得主張。同法第 273(e)(2)條171則排除從 專利權人處取得技術之人主張先用權抗辯。
特別注意者為，同法第 273(e)(5)條排除學術機構及以「商業上使用」
為目的之技轉單位元為先用權主體，但例外允許聯邦政府補助大學或研究 機構的計畫項目得主張先用權抗辯。
2.
主觀善意同法第 273(a)條規定先用權的主體須以善意(good faith)者為限，「善 意」依美國統一商法典解釋172，係指事實上的誠實並遵守公平交易的一般 商業標準。又就先用權抗辯而言，本文作者以為得主張先用權的主體除獨 立研發者外，尚包含從獨立研發人移轉事業體之人，因此該「善意」應解 為在取得發明時誠實遵守商業常規，不知其行為構成專利權侵害者而言。
invention being asserted against the person if — (1) such person, acting in good faith, commercially used the subject matter in the United States, either in connection with an internal commercial use or an actual arm’s length sale or other arm’s length commercial transfer of a useful end result of such commercial use……”
170第273(e)(1)(A)條：“A defense under this section may be asserted only by the person who performed or directed the performance of the commercial use described in subsection(a), or by an entity that controls, is controlled by, or is under common control with such person.”
171第273(e)(2) 條: “A person may not assert a defense under this section if the subject matter on which the defense is based was derived from the patentee or persons in privity with the patentee.”
172參美國統一商法典（uniform commercial code）第 1-304 條。
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範圍效力所及，僅就其發明標的（subject matter）得繼續為商業上使用。
而同條但書規定該商業上使用沒有「質」或「量」之限制，因此先用權人 得增加生產量或為改良發明，但該改良發明以不侵害其他專利權者為限。
同法第 273(e)(1)(B)條規定，除可以轉移給專利所有人外，主張抗辯 的權利不能授權給他人、轉讓或轉移，但與抗辯有關的整個企業或生產線
173 Report on the Prior User Rights Defense (2012). United State Patent and Trademark Office.
p.43. 資料來源: http://www.uspto.gov/aia_implementation/20120113-pur_report.pdf; 最後訪問日：
2013/11/10。
174AIA修法後美國專利法第 100(i)條原文:(1) The term “effective filing date” for a claimed invention in a patent or application for patent means—
(A) if subparagraph (B) does not apply, the actual filing date of the patent or the application for the patent containing a claim to the invention; or
(B) the filing date of the earliest application for which the patent or application is entitled, as to such invention, to a right of priority under section 119, 365 (a), or365 (b) or to the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365 (c).
(2) The effective filing date for a claimed invention in an application for reissue or reissued patent shall be determined by deeming the claim to the invention to have been contained in the patent for which
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因其他原因發生善意（good faith）轉讓時，先用權抗辯隨之轉移的除外。
175和中國的立法例採取的立場近似，先用權抗辯需隨事業體併同移轉。
AIA 法案另外增加移轉後實施地域的限制，同法第 273(e)(1)(C)條規定，
移轉後僅有在「有效申請日前」為「商業上使用」之地區得主張先用權抗 辯，如有效申請日前在西岸為先使用之製造販賣者，在移轉後不得在東岸 為同一侵權標的之先使用行為。176
5.
實施形式美國專利法並未像日本或中國立法例有就先用權的實施行為作規範，
僅要求先用權人為「商業上使用」。又因為先用權屬同法第 282(b)條對抗 專利侵權及專利有效聲明的抗辯，不受專利效力所及，故本文作者認為該
「商業上使用」在解釋上應包含所有會構成專利侵權的實施行為，如依同 法第 271(f)及 271(g)條規定的提供、使用、銷售、公開銷售及進口行為，
至於在實務上應如何解釋仍有待法院實務作成見解。
6.
同一性先用權作為專利不侵權的抗辯，其技術內容應至少能涵蓋係爭侵權產 品的技術要點，此要件於 AIA 法案中並未規定，然應屬當然之理。而目 前美國實務上先用權抗辯的案例非常稀少，尚未就先用權的判斷方式形成 見解，因此從先用權的規範目的推論應具備同一性的要件，但尚未有相關 判決對此要件表示意見。
175 Noonan, K.E. (October 19,2011). AIA Overview: Prior User Right Defense. Patent Docs. 資 料來源：http://www.patentdocs.org/2011/10/aia-overview-prior-user-rights-defense.html; 最後訪問日：
2013/12/10。
176參河野英仁，改正米国特許法全理解，有限会社アイ•エロ•エス，頁 88-89，2012 年。