第三章 美國法上專利適格性見解的演變
第四節 人類基因序列專利與 A.M.P. v. Myriad 案
壹 案例背景
Myriad 生技公司（Myriad Genetics, Inc.，下稱 Myriad 公司）完成了 BRCA1 及 BRCA2 這兩種基因的定位及序列，210而得以找出 BRCA 基因的正常表現
（wild-type211），由於這兩種基因的突變種將大幅提高人體罹患乳癌及卵巢癌的機 率，212因此可藉由對這兩種基因的檢測，找出具有遺傳性 BRCA 基因變異的患者，
並採取例如摘除手術的預防性措施。該公司遂就此一成果申請專利，而重新點燃 了自然生成而與人體分離的人類基因序列片段，究竟是否得為專利標的的議題。
系爭專利主要是關於兩種被獨立出來的人類基因：BRCA1 及 BRCA2，以及 其突變種。除了其中一項以外，被異議的方法專利都是關於如何將患者的 BRCA 基因序列進行分析，並與正常基因作比較，以確認是否具有癌症傾向的突變。3 項 化合物專利中的 9 項請求項遭到異議，包含了第 5,747,282 號專利（下稱’282 號專 利）的第 1、2、5、6、7 號請求項、第 5,693,473 號專利（下稱’473 號專利）的第 1 請求項、第 5,837,492 號專利（下稱’492 號專利）的第 1、6、7 號請求項。這其 中，’282 號專利的第 2、7 請求項、’492 的第 7 請求項是有關 cDNA。
其中’282 號專利的第 1、2、5、6 號請求項最具代表性，第 1 號請求項即為「含
210 BRCA1 及 BRCA2 的基因長度都超過 8 萬對核苷酸。如果光看外顯子，位於第 17 對染色體（共 約 8000 萬對核苷酸）的 BRCA1 僅有 5500 對核苷酸，位於第 13 對染色體（共約 1 億 1400 萬 對核苷酸）的 BRCA2 則有 1 萬 200 對核苷酸。以下如未特別指稱其一，均統稱為 BRCA。
211 由於人類的同一種基因在不同的人體仍會有不同的差異，因此藉由統計的方法，扣除少數的變 異後，可以找出自然演化狀態下的正常型態。
212 美國婦女平均罹患乳癌的機率為 12 至 13%，但如具有此類基因變異者，罹患乳癌機率將提高 至 50 至 80%，卵巢癌的機率也提高至 20 至 50%。
BRCA1 多肽鍵密碼的分離 DNA」，並以 BRCA1 多肽鍵的 1,863 個胺基酸的序列為 附件，亦即本請求項係從功能上定義，將能夠產生如該附件所示 BRCA1 胺基酸序 列的「DNA 密碼」作為專利的內容。
第 2 請求項也很類似，如係包含「如第 1 請求項的分離 DNA，而其有如附件 所示的核苷酸序列」。因此，本請求項則自 DNA 自身的結構來定義專利標的。值 得注意的是，本附件所標示的序列是 cDNA 的序列，亦即僅有外顯子的序列，而 不是自然狀態下生成的 DNA（包含了外顯子和內含子）的完整序列。
第 5、6 請求項則設計來將突變種包含進去。由於 BRCA1 包含了上千個核苷 酸，因此即使是具有重大變異的突變型，也會有一定的片段可以對應的正常型，
因此第 5 請求項設計為「與請求項 1 的 DNA 有 15 個以上相同核苷酸的分離 DNA」、第 6 請求項設計為「與請求項 2 的 DNA 有 15 個以上相同核苷酸的分離 DNA」。
其他一些請求項中有許多則是分別納入了較常見的突變型，如’492 號專利的 第 6 請求項概括的納入「含如附件 BRCA2 多肽鍵突變型密碼的分離 DNA」。
此外，第 5,709,999 號專利、第 5,710,001 號專利、第 5,753,441 號專利的第 1 請求項，以及第 6,033,857 號專利的第 1、2 請求項，是關於 DNA 序列的分析及比 較的方法專利。’282 號專利的第 20 請求項則是關於篩選潛在癌症治療方法的方法 專利。
由於 Myriad 公司的專利申請，形同使其就「分離的自然 DNA」（亦即將 DNA 的共價鍵打破，而與人類基因組其他部分分離）以及「人工合成的 cDNA」有獨占
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的權利，而 DNA 分離又是基因檢測所不可或缺的程序，因此引起了其他醫療院所 及關心此議題的社會組織的關注。
貳 訴訟經過
Myriad 公司最早在 1994 年即就 BRCA1 申請專利，於 1997 年獲核准，即’473 號專利。就 BRCA2 的部分則係在 1995 年申請，於 1998 年獲准，即為’492 號專利。
於此同時，賓州大學 Kazazian 教授所領導的基因診斷實驗室（Genetic Diagnostic Laboratory，簡稱 GDL）也提供 BRCA 的基因檢測，但在 Myriad 公司於 1998 年取 得完整的 BRCA 專利後，便要求 GDL 停止其服務，除非同意 Myriad 公司提出限 制嚴格的授權合約。於此同時，紐約大學醫學院 Ostrer 教授也收到同樣的信函，
但實際上 Ostrer 教授的實驗室並未自己做檢測，而是將樣本送往 GDL 檢驗。經過 Myriad 公司寄發數次律師函後，賓州大學於 1999 年正式表示將終止相關的基因檢 測業務，Ostrer 教授也改向 Myriad 公司委託基因檢測。自此，Myriad 公司成為全 球唯一提供 BRCA 基因檢測的機構。
之後，Kazazian 及 Ostrer 兩位教授在若干學者及醫療機構協助下，與這些機 構聯名在紐約州南區地區法院對 Myriad 公司起訴，主張 Myriad 公司所申請的上開 BRCA 相關專利，包含 7 項專利，共 15 個請求項，並非屬於專利法第 101 條規定 的專利適格標的而無效。起訴後，Myriad 公司首先主張原告不具有確認之訴的當 事人適格，聲請程序上予以駁回，為地區法院拒絕。由於對本案的事實部分雙方 均不爭執，地區法院遂逕以即決判決就法律爭議部分為裁判，認為分離的 DNA 與 自然生成的 DNA 並無顯著不同，依專利法第 101 條「自然界產品例外」（products of nature exception），屬於不得專利標的，其專利無效。至於方法專利，地區法院 引用了 2008 年 CAFC 在 In re Bilski 案中所使用的「機器或轉換測試法」，認為 Myriad
公司包含了以任何方法來「分析」及「比較」DNA 序列，不僅係涉及了物理轉換 之外的心智活動，更是一種科學上的基本原則，且本件與 Mayo 案不同之處在於，
Mayo 案的「決定」步驟包含了萃取及測量人類樣本等動作，但本件並無此類的階 段；即使分離及定位 DNA 可以與轉換相提並論，充其量也只是前階段的資料蒐集 作業。地區法院判決結果是 Myriad 的物品及方法專利均無效。213對於一審法院此 一判決，Myriad 公司提起上訴。在 CAFC 為第二審判決214後，適逢 Mayo 案出爐，
聯邦最高法院亦就本案廢棄原判，發回更審，並指示應依 Mayo 案的見解判斷。215
參 CAFC 更審見解
一 判決多數見解
CAFC 於 2012 年 8 月 16 日由 Lourie 法官主筆，做出了更審判決。216首先就 當事人適格的爭議，CAFC 表示僅有 Ostrer 教授具有本件確認之訴的原告適格。其 他原告，諸如醫療機構或病患等，均是主張因 Myriad 公司獨占 BRCA 專利，使他 們無法進行相關的 BRCA 基因檢測，或無法以合理的價格取得檢測服務。CAFC 認為此時實際上只是其利益受到影響，但尚未構成確認之訴所需的「事實上的立 即損害」（a real and immediate injury）或有此損害之虞。且這些原告與 Myriad 公 司亦尚未有事實上的互動，根本也從來不是 Myriad 公司授權談判的對象，因此，
此類原告原本並無與 Myriad 公司涉訟的可能性存在，也沒有浮現任何法律上的利 害衝突。相對的，Myriad 公司之前曾寄發律師函給 Ostrer 教授為專利的主張，嗣 後 Myriad 公司對賓州大學爭訟的結果，也以後者同意支付授權金取得授權結尾，
213 Association for Molecular Pathology v. United States Patent and Trademark Office, 702 F.Supp.2d 181, 94 U.S.P.Q.2d 1683 (S.D.N.Y., 2010)
214 Association for Molecular Pathology v. United States Patent and Trademark Office, 653 F.3d 1329 (Fed. Cir., 2011).
215 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 132 S.Ct. 1794, 182 L.Ed.2d 613 (2012).
216 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 689 F.3d 1303 (Fed. Cir., 2012).
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使得 Ostrer 教授必須將檢體轉送 Myriad 公司檢驗。Ostrer 教授在本件訴訟主張 Myriad 公司專利無效，且明確表示具有足夠的設備進行相關的基因檢測，如系爭 專利無效，其將立即進行檢測業務。因此，法院認定 Ostrer 教授與 Myriad 公司具 有相反的法律上利害關係，而前者可能受到的損害確實是因後者曾對其主張權利 所引起，故與 Myriad 公司有關。從而，Ostrer 教授具有訴之利益。至於 Kazazian 教授於審理中表示若專利無效，其會「考慮」（consider）繼續 BRCA 的檢測業務，
如此不確定性意向，尚無法導出有「事實上的立即損害」存在。從而，二審法院 推翻了原判決關於全體原告均具有當事人適格的見解。
Myriad 公司另外主張，其對 Ostrer 教授提出的相關權利主張，均是涉訟很久 以前發生，不足以支持本件的當事人適格。但 CAFC 固然承認就確認之訴所涉及 的爭議，如爭議發生情況已久，有可能因情事變更而不再具有訴之利益，但自 Myriad 公司對 Ostrer 教授主張專利的時點以來，Myriad 公司的專利獨占及商業地 位並未有太大的改變，從而 Ostrer 教授仍受制於 Myriad 公司的專利而無法從事 BRCA 基因檢測，故仍可證立其有訴訟利益。
就專利適格性的判斷，CAFC 重申專利法第 101 條及不予專利的例外，而本件 爭點即在於上開專利是否為適格的標的。Myriad 公司主張分離出來的 DNA 已不再 存在於自然界中，且可作為癌症檢測的探針，這是自然的 DNA 所不具有的功能。
且如果對「自然界的產品」過於嚴格的認定，實際上所有的藥物、化工製品某程 度上均是取自於自然界，豈非均不能取得專利。對於不利於 Myriad 公司的 Mayo 案見解，Myriad 公司也辯駁表示，聯邦最高法院在該案中並未改變其自 Chakrabarty 案以來的立場，而 Mayo 案係因該診斷方法不具有人類的創意無法受專利保護，與 本件 DNA 係屬於人造、非自然的發明不同。以 Ostrer 教授為代表原來的被上訴人
（即原告）們主張，DNA 分離後化學序列並未改變，與自然的 DNA 並無顯著的
差異性。另外，美國政府也提出法律意見，原則上同意就人造的 DNA（即 cDNA）
有專利性，蓋其並不會在自然界出現；分離出來的 DNA 則否，蓋其序列來自於演 化，而非人為。
就基因序列的物品專利部分，CAFC 引用 Chakrabarty 案見解，先闡明活體是 否可獲專利保護，應視其是否因專利權人的介入後，而與自然界的原生物種有顯 著的差異性（markedly different characteristics）存在。Lourie 法官認為，共價鍵就 是分子與分子之間的界線，本件 Myriad 公司主張的分離 DNA 是以與人體中的 DNA 不相同的化學形式存在，是一種不同的化學分子，其共價鍵結遭切斷而與完整的 DNA 分離，具有「不同的名稱、性質和用途」（different name, character, and use），
故具有專利適格性。
針對方法專利，首先就比較與分析 DNA 序列的部分，雖然 Myriad 公司主張
針對方法專利，首先就比較與分析 DNA 序列的部分，雖然 Myriad 公司主張