第三章 美國法上專利適格性見解的演變
第二節 商業方法專利爭議再起：Bilski v. Kappos 案
壹 案例背景
Bilski 為匹茲堡一家能源公司的職員，其有鑑於能源公司在購買天然氣等原物 料時常面臨大宗原物料價格漲跌的風險，遂研發出一套管理此一價格風險的方法。
本件申請案包含 11 個請求項，以具有代表性的第 1 請求項為例，其內容為：
167 Lab. Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs., Inc., 548 U.S. 124 (2006).
168 Id. at 136 (Breyer, J., dissenting).
一種商品供應者以固定價格出售商品時，所產生消費風險成本的管理方法，
包含如下步驟：
(a)在上開商品的供應者與消費者間進行一連串的交易，且消費者是由歷史價 格決定出一個固定的買價，該買價反映出消費者的風險部位；
(b)特定出風險部位與前開消費者相反的市場參與者；
(c)由商品供應者與前述具有相反風險部位的市場參與者進行交易，使得與供 應、消費間交易的風險達到平衡。
第 4 請求項則是將上開文字敘述以純數學公式表示。其他請求項則是第 1 及 第 4 請求項如何具體應用在能源產業的實例，也有些請求項提供了第 4 請求項所 需的統計資料。
由請求項的內容可知，系爭專利實際上是一種商品市場避險（hedge）的手法，
亦即當商品市場價格波動幅度較大時，本件專利方法便是由一個扮演著中介人的 角色，分別以固定價格向具有不同風險部位的市場參與者（如火力發電廠及煤礦 業者，同樣的煤礦漲價，對其有相反的風險）購買及售出商品（煤），使得具有不 同風險取向的參與者均可規避價格波動風險，而中介人亦可賺取價差或收取手續 費。除了實體商品市場外，本方法也可應用到選擇權（Options）市場。
然而，本件申請最後遭到專利商標局以非屬適格標的為由全數駁回，申請人 提起訴願後，專利訴願暨爭端委員會（Board of Patent Appeals and Interferences）亦 認為系爭申請標的實際上為抽象觀念，僅僅涉及「金融風險及債務」狀態的轉變，
並未產生有用、具體、有形的結果，且將完全獨占此種避險的方式，故非專利適 格標的，而仍做出維持原處分的決定，申請人遂提起本件訴訟。
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貳 CAFC 見解
同樣基於本案例對於商業方法及電腦軟體專利保護的重要性，CAFC 在第一次 言詞辯論後，依職權以全院聯席方式審理本案，並重新進行言詞辯論，最後在 9 比 3 的票數下，由 Michel 首席法官主筆的多數意見認定系爭專利申請案並非適格 的標的，而判決維持原處分。有別與之前的案例，本判決顯然有意解決長此以來 的紛爭，而詳敘了過去各種判別標準，分別予以論駁。169
首先，本案爭點自然仍是系爭申請案是否落入不得專利的範圍，判決理由在 引用了聯邦最高法院 Benson、Diehr 等案後認為，聯邦最高法院基本的思維在於申 請專利的方法是否將對自然法則近乎完全獨占，而測試是否獨占的標準則為「機 器或轉換測試法」（machine-or-transformation test），亦即是否連結或附著於特定的 機器或裝置，或者將物件（article）轉變或還原成不同的狀態或事物，如此一來，
只要是非涉及該特定的機器或裝置、或轉變至其他的狀態或事物、或使用不同的 步驟、或係轉變狀態以外的機制，均不會侵犯到專利請求的範圍。判決還指出，
前案之所以使用「the clue」，而非「a clue」的字眼，即意味以此為要件，而非例 示。170Flook 案便是因並未限縮在特定的機器裝置，產出的成果僅僅是新的警戒數 字，又沒有具體詳細的步驟，而不符上開要件；Diehr 案則都有（詳細的步驟、使 用到橡膠加硫固化塑形的裝置、以及產出硫化固形的合成橡膠此一產物）；Benson 案雖然是將數學演算法的使用限制在電腦上，但這種進位制換算的數學方法本來 就是用來在電腦上使用，因此仍然獨占了該換算法的所有用途。至於無意義的後 設條件或單純限制在某個領域，依然不足以符合機器或轉換測試法。當然，CAFC 也表示其認知到隨著科技進步，未來聯邦最高法院或許會修正或改採其他測試法
169 In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).
170 Id. at 95, footnote 11. 至於 Benson 和 Flook 案均提及縱使不符機器或轉換測試法，仍有可能取得 專利，本案判決則認為此段文字並未在之後的 Diehr 案中被引用，顯然聯邦最高法院已採取以 機器或轉換測試法為檢驗要件的立場。
則，但至少就目前而言，機器或轉換測試法仍是決定專利適格性的檢驗標準。
法院也就其他相關的測試法做出評析。除 FWA 測試法及所謂的「商業方法例 外」早已被宣告揚棄外，針對 State Street Bank 案以來所採用的「有用、具體、有 形」測試法，CAFC 表示單純具有有用、具體、有形的結果，並不足以證立其為專 利適格標的，亦無法取代聯邦最高法院所發展出來的機器或轉換測試法。至於有 些法庭之友主張的「科學技術」（technological arts test）檢驗，亦即如僅係利用契 約技巧或經濟學的方法，因不屬於科學技術，故不得獲取專利的見解，CAFC 認為 何謂科學技術，不僅缺乏客觀的定義，過去不論聯邦最高法院或 CAFC 前身的 CCPA 也均未曾採用過此類標準。CAFC 強調，依照過去聯邦最高法院的見解，機 器或轉換測試法是「唯一」的檢驗標準。
由於本件申請人也承認系爭專利並不限制在特定的機器或設備上，因此關於 機器或轉換測試法的第一種情形「是否連結或附著於特定的機器或裝置」便不在 本案的處理範圍內，而在適用「轉換」要件時，法院面臨如何定義「物件」的問 題。發生物理或化學反應的實體物品或物質當然屬之，並無疑義，然而在資訊時 代的許多新方法，所涉及的素材往往是電子信號、電訊資料，甚至如同本案的情 況是商業方法、商業組織架構、商業風險或法律上的權利義務。CAFC 在此舉了 Abele 案為例表示，沒有特定出所處理的資料的型態或特性，也沒有說明如何取得 和呈現出所欲處理的資料，是無法取得專利的；相反地，限縮的「由電腦斷層掃 描取得的 X 光衰變二維圖像」，顯現出人體構造的這些資料，就屬於實體、有形
（physical and tangible）的客體，只要這種訴求於視覺描述（visual depiction）的素 材有所轉變即可，無須其所表徵的實體物件發生轉變，此見解亦符合聯邦最高法 院向來避免先占的意旨。
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回到系爭專利，CAFC 認為其僅僅處理投資風險及法律權利義務關係，並非實 體的物體或物質，亦未表彰此類物體物質，而非屬上開機器或轉換所要求的轉變 素材。可以說系爭專利實質上僅為選擇權的交易，如賦予專利將使其先占類似的 避險概念。因此本判決認定系爭專利無法通過機器或轉換測試，而不具有專利適 格性。
Dyk 法官的協同意見書補充表示，美國立國之初，在法律建構上大量援引自 英國司法實務的見解，專利法亦同，在 1623 年英國實施獨占條例（Statute of Monopolies）限制王室以授予特許作為恩惠的氾濫以來，受專利法保護的方法、製 程，均須和機器的運作或製造有關，單純人類活動的組合並不屬之，此一原則自 仍沿襲至 1790 年及 1793 年的美國專利法，在國會未立法明示開放之下，法院解 釋法律自仍應遵循此一原則。
本件另有 Newman、Mayer、Rader 三位法官提出不同意見書。Newman 法官 表示，從專利法第 101 條的條文自本身來看，並未對專利的客體施加任何限制，
用意即在納入未來可能的創新，但多數見解的解釋恰恰排除了資訊和軟體相關的 新科技創新。聯邦最高法院在 Benson 案裡固有類似機器或轉換測試的字眼，但該 判決也清楚表示這其並不認為機器或轉換是唯一的要件，在 Flook 案中，聯邦最高 法院更明確表示縱使不符上開兩個要件之一，仍有可能取得專利。Chakrabarty 案 中，聯邦最高法院明白表示國會係有意的在專利法中採取如此廣義的文字，以包 含未來任何可能的創新，亦即「任何太陽底下由人類所創造的事物」，Diehr 案便 是肯認了電腦實施的方法專利的實例，且由於該案所涉固化橡膠的製程均符合機 器或轉換的要件，聯邦最高法院亦未觸及機器或轉換是否為專利適格要件的問 題，相反地，只要數學方法或自然法則有具體的應用，就可受專利保護。CCPA 因 應上開聯邦最高法院見解，除了發展出 FWA 測試法外，在 Alappat 案中還提出了
更開放的「有用、具體、有形」測試法，並在 State Street Bank 案中肯定了即使是 數字表示，如價格、利潤、損失、成本，只要是有用、具體、有形的結果，仍可 獲得專利，相較之下，物理性的轉變毋寧是有用、具體、有形結果的一種。長期 以來，上開案例均已受到民眾及業界的信賴，在國會未以立法表態的情況下，法 院在解釋法律時，應遵循判決先例拘束（stare decisis）原則，尤其在有關財產權及 契約的案例，保護人民的信賴利益更是重要。然而多數意見的見解使專利適格性 繫於機器或轉換的法則，然多數意見就與機器裝置如何有附著或連結、轉變是否 重大、如何才不會被認為是無意義的附加條件等疑慮均未見說明，凡此都在適格 性的判斷上添加了不確定性。因此，法院如認為系爭專利申請的權利範圍為過於 廣泛、或者不具有新穎的發明，應以其他要件核駁，例如新穎性、非顯而易見性、
未充分揭露等要件，至於第 101 條的適格性要件，除非明顯落入不予專利的例外
（自然法則、抽象觀念），否則仍應從寬認定。
同樣是提出不同意見書，Mayer 法官171則是從過去的司法實務及立憲、立法
同樣是提出不同意見書，Mayer 法官171則是從過去的司法實務及立憲、立法