第三章 美國法上專利適格性見解的演變
第三節 診斷方法專利與 Mayo v. Prometheus 案
壹 案例背景
本件 Mayo v. Prometheus 案192涉及美國專利編號 6,355,623 號（下稱’623 號）
及 6,680,302 號（下稱’302 號）專利，其係一種決定（determining）硫嘌呤（thiopurine）
藥物最適劑量的方法，該藥物可用以治療自體免疫系統（autoimmune）疾病，含
190 See A USTPO White Paper, Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods) 2, available at http://www.ustpo.gov/menu/busmethp/index.html#intro (last visited June 30, 2014).
191 如下文的 Mayo 案。
192 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct. 1289 (2012).
有 6-巰（基）嘌呤（6-mercaptopurine，簡稱 6-MP）193及硫唑嘌呤（azathiopurine，
簡稱 AZA）194等藥物，兩種藥物均係用以治療發炎性腸道疾病（inflammatory bowel disease），包含克羅恩病（Crohn's disease）和潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis）等 疾病。6-MP 經人體代謝後，會在血液中釋放 6-甲基巰(基)嘌呤
（6-methylmercaptopurine，簡稱 6-MMP）及 6-硫鳥嘌呤（6-thioguanine，簡稱 6-TG）
及其核苷酸等代謝物。6-MP 及 AZA 用在治療自體免疫疾病的治療已經行之有年，
然而由於人體對於藥物的代謝程度不同，導致在醫師很難把握確切的劑量，如果 劑量過少時將無療效，劑量過多又會有藥物本身的毒性等副作用，如何精確掌握 用藥劑量便形成療程上的難題。在系爭專利出現時，研究者固然已經發現 6-TG 及 6-MMP 的濃度與特定劑量的效果有關係，但仍不清楚確切的關係為何。
系爭專利便是由加拿大蒙特婁的兩位研究人員所申請，一種提供較精確的數 據，可據以決定最適劑量的方法，其原理係將施予藥物後的代謝物（6-TG 或 6-MMP）測量結果與用藥前比較，即可知道應增加或減少施予藥物的份量，以避 免因太少而無效或因過量而導致副作用。以具代表性的’623 號專利的第 1 請求項 為例，其說明如下：
一種最適化免疫引起的腸胃不整治療效果的方法，包含：
（a）對具有上開免疫引起的腸胃不整的病患施予（administering）包含 6-TG 成份的藥物；
（b）決定包含 6-TG 在內該藥物代謝物的程度。若每 8 億個紅血球細胞含有 少於 230 picomole 的 6-TG，「即指示」應增加施予藥物的劑量；若 6-TG 測量結果超過 400 picomole，「即指示」需要減少劑量。
193 為一種代謝拮抗劑，適應症為急性白血病。
194 係一種前驅藥物，施予病患後，可產生 6-MP。
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‘302 專利的第 1 請求項文字大致相同，但除了 6-TG 外，另加上 6-MMP 代謝 物的測量。
其他請求項則是細部步驟上進行修改，例如’623 號專利的第 46 請求項略過了 藥物施予的步驟，請求範圍為代謝物（包含 6-TG 及 6-MMP）程度的步驟，但其 前提擴大到 6-MP、AZA、6-TG、6-methyl-mercaptoriboside，就測量結果的評估再 加上每 8 億紅血球細胞含有 7,000 picomole 以上的 6-MMP 時，亦應減少施予藥物 的劑量。
原告 Prometheus 實驗室（Prometheus Laboratories, Inc.，下稱 Prometheus 公司）
為位於聖地牙哥的雀巢健康科技集團（Nestlé Health Science）子公司，且為上開二 專利的唯一專屬被授權人，其提供硫嘌呤代謝物測試（Prometheus Thiopurine Metabolites Test）的服務，被告 Mayo 等醫療相關公司（以下逕以 Mayo 公司代之）
原均由 Prometheus 公司提供包含系爭專利在內的上開檢測服務。然於 2004 年，
Mayo 公司宣稱將在其醫療院所內部使用其自行開發的測試法，並對外行銷予其他 醫院，該測試法與 Prometheus 測試法均測量相同的代謝物，僅僅就應調整劑量的 濃度上、下限與 Prometheus 測試法有所不同（Mayo 測試法的標準為 6-TG 超過 450 picomole 或 6-MMP 超過 5,700 picomole）。Prometheus 公司認 Mayo 測試法實質與 其專利內容相同，遂於 2004 年 6 月 15 日對 Mayo 公司等提起侵權訴訟，Mayo 公 司遂先行停止實施其測試。
貳 訴訟經過
應兩造的聲請，加州南區地區法院於 2005 年 11 月 22 日以即決判決作出初步
判斷，195認定兩造各自的診斷方法中應調整劑量的濃度過於相近，Mayo 公司因此
196 Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services, 2008 WL 878910, 86 U.S.P.Q.2d 1705 (S.D.Cal. Mar 28, 2008) (NO. CIV. 04CV1200JAHRBB).
197 Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services, 581 F.3d 1336 (2009). 本判決具體的 理由與更審後大致相同，在此便不贅敘。
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占其所利用的藥理關聯性。
然而 2010 年 6 月 28 日聯邦最高法院作出了 Bilski v. Kappos 案判決，認定機 器或轉換測試法並非唯一的判斷標準，仍應回歸到聯邦最高法院過去對專利適格 性的幾種例外情況所作的判決見解，上開 CAFC 判決也相對引起了聯邦最高法院 的注意，遂於 2010 年 6 月 29 日應 Mayo 公司的聲請，裁定移審並廢棄原判，發回 CAFC 命重新依 Bilski v. Kappos 案的見解重新審理。198CAFC 先於同年 9 月 1 日要 求兩造就聯邦最高法院發回意旨遞交書狀表示意見後，不經再開辯論，逕於 2010 年 12 月 17 日作出更審判決，仍認定系爭專利符合專利法第 101 條專利適格性的 要求。
參 CAFC 更審後見解
本件更審判決199由 Lourie 法官執筆，判決中指出，本件爭點為 Prometheus 公 司所主張的專利是否為美國專利法第 101 條的適格標的，其首先引述聯邦最高法 院的 Bilski v. Kappos 案見解，美國專利法第 101 條的條文文字係有意放寬，但並 非全無限制，自然法則、物理現象及抽象觀念即為判決先例認定的三個例外，只 有自然法則或數學公式的運用，才可獲得專利保護。同時，考量是否適格時，必 須整體考量，不可分割觀察，且單純的使用領域限制或無意義的後設活動，並不 使科學原理因此成為適格標的。在此前提下，本件的爭點可限縮為：系爭專利是 否自然現象？如予專利是否完全先占此一自然現象，抑或僅僅是其中的一種應 用？
198 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 130 S.Ct 3543 (2010). 此即所謂的
「GVR Order」，亦即以同一份裁定為移審、廢棄、發回（petitions granted, judgment vacated, and case remanded）。
199 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 628 F.3d 1347 (2010).
對此，Prometheus 公司主張聯邦最高法院僅表示不符合機器或轉換測試法者，
未必不能取得專利，並未推翻長期以來認為通過機器或轉換測試法者符合專利法 第 101 條適格性要求的標準。且 Prometheus 公司認為其專利並未落入不得專利例 外的範疇，蓋其涉及到病患體質、人體檢體樣本的轉換，並使用特定的機械設備
（如高壓液相層析）來決定人體檢體樣本的代謝物集中程度，因此符合機器或轉 換測試法的雙重檢驗。此外，Prometheus 公司也主張其專利乃以特定藥物治療特 定疾病的特定療程，因此僅為自然法則的一項應用，並非以自然法則本身作為標 的，也不會先占所謂調整藥物劑量以治療疾病的抽象觀念。
相對的，Mayo 公司則主張聯邦最高法院在 Bilski 案確認了先占與否是具有拘 束力的衡量因素，至於機器或轉換測試法僅是提供了一個分析方式，並非決定性 的標準。在先占與否的檢視下，系爭專利涵蓋代謝物程度與藥物劑量調整之間的 關聯性的所有應用，至於其所聲稱的機器設備或轉換只是不重要的後設活動。
CAFC 首先反駁 Mayo 公司的主張，其表示系爭專利並非以自然法則本身為對 象，而是特定的應用，因此不至於先占所有的應用。CAFC 認為本件發明的本質不 在於「代謝程度－藥物療效」的關聯性此一自然法則本身，而在於透過請求項裡 的數個步驟的安排組成了本件專利，應用了此一自然現象，其他人仍可透過施予 其他藥物，而利用到此關聯性。此外，CAFC 也表示聯邦最高法院亦未完全否定機 器或轉換測試，只是不能作為唯一標準；相反地，聯邦最高法院事實上也肯認機 器或轉換測試法是一項「有用且重要的指標及審查工具」。系爭專利經實施後，受 藥者的身體狀態確實將因藥物的施予而發生轉變，人體及藥物間的交互作用，不 論是物理的或化學的，均使得代謝物產生並有程度的差異，而可被檢測，CAFC 認 為確實滿足了「轉換為不同的狀態或事物」此一要件，從而毋庸再檢驗是否符合
「附著於特定機器或裝置」的檢測。
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CAFC 進一步對「施予藥物」及「決定代謝物程度」兩個步驟分別為說明。首 先就「施予藥物」的步驟，CAFC 表示本件專利涉及的是診斷治療的方法，不論是 對病患施予 AZA 或 6-MP，人體必然會因有所轉變，畢竟藥物不可能經過人體，
而不對人體造成任何影響。這種轉變事實上就是人體對所施予藥物的代謝，同時 也是施予藥物的目的，亦即產生真正用來治療疾病的代謝物 6-TG，才是施予這些 藥物的目的。固然這個過程涉及到自然的生理現象，但並不因此影響到其可專利 性。各種的轉變本質上本來就受到自然界原理支配。本件之所以會有轉變，是因 為人為施予藥物的結果，而不是自然發生的。因此，「施予藥物」並非單純的資料 蒐集步驟，而是有意義的要素，可以有效限縮專利的獨占範圍。
至於「決定代謝物程度」的步驟，CAFC 認為在此一階段，無可避免必須利用 到例如液相層析等方式來從人體檢體樣本中萃取出代謝物，以決定其濃度。而人 的血液或組織樣本在經過這種種的檢測方式之後，將不再會是原來血液或組織的 型態，這無疑也是一種對實體物質為物理或化學性的轉變，且此一過程對於達成 系爭專利治療疾病的目的而言是必要的，否則施藥者將無法掌握劑量應如何調 整。因此，既然「決定代謝物程度」的步驟也必然涉及到轉變，自然能通過機器 或轉換測試法的審查。
此外，固然如同一審判決所言，最後第三步驟的「警示」只是一種心智活動，
但 CAFC 認為並不影響系爭專利從整體而言，仍符合「轉變」測試，且均是達成 系爭專利治療目的所不可或缺的，因此並非無意義的後設活動。從而，CAFC 認定 Prometheus 公司主張的是一種可決定最適藥物劑量的治療方法，並通過機器或轉 換測試法的轉換測試及先占性審查，故具有專利適格性。
對此判決結果，Mayo 公司再度向聯邦最高法院聲請審理，這次聯邦最高法院
也核發了移審令，並於 2012 年 3 月 20 日作出第三審判決。200
肆 聯邦最高法院判決
本件判決由 Breyer 大法官主筆，其表示在處理專利適格性問題時，法院應避 免使得某專利可完全先占自然法則的應用，也應把握自然法則之所以不得專利的
本件判決由 Breyer 大法官主筆，其表示在處理專利適格性問題時，法院應避 免使得某專利可完全先占自然法則的應用，也應把握自然法則之所以不得專利的