第四章 反向混淆制度之正當性衝突與衡平方法探究
第三節 使後使用者繼續使用後商標之可能衡平方法探究
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綜前所述，現行商標反向混淆制度一味僅保護商標先使用者之規範，有違法 律經濟分析「成本最小化」、「效益最大化」的核心思想，若為兼顧商標先使用者、
商標後使用者、相關消費者各自之利益平衡，使社會資源達有效率之分配，以規 範性寇斯定理而言，將權利配置予交易成本較高之先使用者後，後使用者應與其 協商，談判如授權、商標分割、權利轉讓等得使後使用者能繼續使用後商標之方 法；又若雙方協議失敗造成損害，自規範性霍布斯定理而觀，後使用者應以禁制 令、損害賠償以外之救濟方式補償先使用者之損害，如A & H Sportswear, Inc. v.
Victoria's Secret Stores, Inc.案以系爭商標過去與未來之授權金做為填補損害之手 段，便為頗合適之作法，如此一來，商標後使用者仍能繼續使用其已努力經營許 久之後商標。總地來說，應調整反向混淆制度近乎僅保護商標先使用者權益之規 範，而不論係雙方所為之私下權利分配協議或損害救濟方式，均應以權利人受相 當補償並容忍後使用者繼續使用與前商標近似之商標為佳，如此方能衡平利害關 係人之利益，更接近社會財富極大化。
第三節 使後使用者繼續使用後商標之可能衡平方法探究
由本章前述第一節及第二節之分析，理解商標反向混淆制度之存在未必有絕 對正當性，僅保護先使用者之權利而罔顧其他利害關係人之利益，並非社會資源 有效率的分配方式，由法律經濟分析可得若先使用者受相當補償並容忍後使用者 繼續使用與前商標近似之商標，更能衡平反向混淆各利害關係人之利益，也有助 於實現社會財富最大化之願景。基此，本文欲尋求可使後使用者繼續使用後商標 之方法，並以我國現行法規範作為支持論述，同時輔以財產法則、補償法則之理 論，自其中探尋較理想者，以突破現行商標損害救濟方法過度保護先使用者利益
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學者Guido Calabresi 與 A. Douglas Melamed 認為「權能（entitlement）313」的賦 予係依照「權力即是權利（might makes right）」之法則決定314，換言之，由較強 勢有利之一方取得權能。但如此結果未必能達成社會財富極大化之願景，因此接 在決定權能配置的第一層次問題後，需要處理第二層次的問題：該以何種方式保 護財產權？Guido Calabresi 與 A. Douglas Melamed 提出財產法則（property rules）與補償法則（liability rules），將其用於決定財產權保護模式之判斷315。
財產法則係指，除非事先獲得權利人同意，其願意以主觀上認定之價值與他 方當事人交易，否則任何人均不得侵害其私人之財產權利316；而補償法則係指，
只要給予適當由公正第三人核定之客觀價值補償，即使未得權利人之事先同意，
312 王文宇，同註 286，頁 34。
313 Guido Calabresi 與 A. Douglas Melamed 於文中並非使用「權利（rights）」一詞，而使用「權 能（entitlements）」說明財產權，學者葉俊榮於其論著指出，因立法者僅能於資源使用衝突中，
314 Guido Calabresi, A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, 85HAV.L.REV., 1090 (1972).
315 Id. at 1092.
316 Id. at 1105；王文宇，同註 286，頁 35。
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他方當事人仍得侵害該財產權317，此二法則中，政府介入（state intervention）的 程度以在前之財產法則較低，而於適用補償法則時，政府不僅需決定權能應賦予 何者，更需決定因未經權利人同意而侵害其權利之客觀補償價值318。
由於財產法則之核心理念在於他方當事人應尋求權利人之同意，方能享有原 先並非配置予其之權能，然因該權能市場價值（market valuation）之決定可能不 效率（inefficient），若雙方決定該權能價值之談判成本過高，即使權能的移轉對 整體皆有利，交易仍不會發生，此時若應用補償法則，以事後給予合理補償作為 未經同意而享有權能之代價，便能促進更好的效率與資源分配結果319。由此可見，
財產法則背後所代表的「財產權絕對」原則似乎會有所退讓，其在某種程度上帶 有「社會責任」之色彩，使財產權轉換為金錢賠償之方式保障320，但何時得使用 補償法則？兩者又應以何者為優先適用？一般來說，若適用財產法則，政府干預 之程度最小，可使市場機能充分發揮，因政府或法院投入之執行成本較適用補償 法則時低，資源也會由最有效的使用者使用321；且法律之所以賦予個人對財產的 排他性使用、收益與處分權利，係為了防止個人不願對公共財投資維護之「道德 風險（moral hazard）」發生322，透過財產權的給予，增加個人對財產管理利用的 誘因，也能促進交易，將外部性予以內部化（to internalize externalities）323，故財 產法則應該是最佳選擇。然若係會產生較高交易成本之交易，由政府取代市場反 映價格之功能，以客觀立場核定侵權者之損害賠償數額，反倒是較好的選擇，例 如於創造之利益遠大於權利人權利遭限制所受損失之情境，或在權利人享有類似
317 Id. at 1105-06；王文宇，同註 286，頁 35-36。
318 Id. at 1092.
319 Guido Calabresi, A. Douglas Melamed, supra note 314, at 1106-1110.
320 王文宇，同註 286，頁 36。
321 同前註，頁 82。
322 Carol M. Rose, The Shadow of the Cathedral, 106YALE L.J., 2199 (1997).
323 王文宇，同註 286，頁 49。
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壟斷地位並採取各種策略行為使協商容易陷入僵局無法達成協議之箝制（hold-up）情形等324，以補償法則取代財產法則之適用，便更為合適，惟適用補償法則 時應注意當事人之主觀心態，因法律若容許個人得恣意隨時選擇侵害他人財產權，
只要個人抱持著事後再以金錢賠償即可之心態，如此財產制度便無法維持安定，
財產權也無從發揮其基本功能，故應將主觀惡意者排除在補償法則之適用範圍外，
且因補償法則係以財產之客觀價值補償權利人之損害，故應納入制度面或程序面 上的保障機制（如司法介入，由法院擔任決定財產客觀價值之公正第三人）325。 簡言之，究應適用何種法則需個案認定，若「搜尋與資訊成本」、「議價與決策成 本」此兩項決定當事人事前協商之成本者過高，便不適宜採取較需要雙方當事人 達成協議的財產法則；若係「管制與執行成本」過高，便不適合採用政府介入較 深的補償法則326，但原則上以保障原始權利請求之財產法則為優先，代以金錢賠 償之補償法則為例外。
第二項 由法院核定合理授權金為較適切之利益衡平方法
反向混淆之現象，涉及商標先使用者、商標後使用者、相關消費者三方之利 益衝突，僅保護商標先使用者單方之權利，並非有效率之社會資源配置，按卡爾 多－希克斯效率之邏輯，在給予商標先使用者適當補償之前提下，先使用者容忍 後使用者繼續使用系爭商標，是為使社會利益最大化之方法。而「使後使用者繼 續使用系爭商標」之方法不在少數，有學者曾以博奕理論之「策略行動」概念自
324 同前註，頁 54-56。有關例外以補償法則取代財產法則適用之情形，請參考王文宇，同註
286，頁 54-74。
325 同前註，頁 40、71、86。
326 同前註，頁 43；DAVID D.FRIEDMAN著，徐源豐譯，經濟學與法律的對話，頁94，先覺出版 股份有限公司，2002 年 4 月。
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其中建構最適解決方案327，本文擬以現行法規範為基礎，論述各方法落實之可能 性與方向，並以財產法則、補償法則等法律經濟分析概念，嘗試自其中探尋較佳 之衡平方法。
第一款 將商標權給予後使用者
商標後使用者投入大量行銷資源，使後商標廣為相關消費者所知，基此，
若能透過法規範之設計，規定當商標後使用者所有之後商標已建立起足以淹 沒、橫掃市場之市場地位時，商標先使用者原先所享有之商標權利保護則應 有所退讓，使商標法不再保護前商標，改由後商標享有商標權之保護，此等 法規範之設計不只能讓後使用者繼續使用後商標，亦能達到相當程度定紛止 爭之效果。
據我國經濟部智慧財產局發佈之「混淆誤認之虞」審查基準5.6.2 所載，
若存在衝突之二商標，而相關消費者僅熟悉其中之一者，便應予該較為被熟 悉之商標較大保護，由此可見，於反向混淆之情形下，該審查基準之規定似 能支持將商標權利給予商標後使用者之主張。又依我國民法第812 條有關動 產附合之規定，當動產與動產附合，且其中有動產可被視為主物，則改由該 主物之所有人取得合成物之所有權，此等規定或許亦可類比於商標混淆誤認 之情景，雖此係民法物權編之規定，然商標權所屬之智慧財產權非民法上的 物權或準物權328，但因其仍具備一定財產價值，且有相當之註冊及公告制度，
概念上與準物權仍有一定相似度，又知名度高之後商標之於相關消費者較不 熟悉之前商標，其關係類似主物之於從物329，後商標因後使用者努力投入行
327 張郁齡，同註 302，頁 103-119。
328 劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，頁 19，新學林出版股份有限公司，2015
年6 月。
329 有關主物與從物之定義，可見我國民法第 68 條第 1 項：「非主物之成分，常助主物之效用，
而同屬於一人者，為從物。但交易上有特別習慣者，依其習慣。」。
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銷而獲取可觀之市場地位，即使前商標仍存在市場，相關消費者仍主要以後 商標為識別依據，而主物在合成物中為具備主要、獨立效用者，兩者概念上 有異曲同工之妙，故應能以該規定加以說明本款反向混淆之利益衡平方法。
按民法第812 條規定，在需要花費極高成本才得以分離已附合之動產時，便 應重新考慮原始財產權之歸屬，再依民法第816 條給予原動產所有權人就其 損害請求不當得利之請求權，此係依利益衡量所得之結果，因回復原狀之成 本極高，且限制原動產所有人權利造成之損失低於另一動產所有人對合成物
按民法第812 條規定，在需要花費極高成本才得以分離已附合之動產時，便 應重新考慮原始財產權之歸屬，再依民法第816 條給予原動產所有權人就其 損害請求不當得利之請求權，此係依利益衡量所得之結果，因回復原狀之成 本極高，且限制原動產所有人權利造成之損失低於另一動產所有人對合成物