第四章 反向混淆制度之正當性衝突與衡平方法探究
第二節 衡平利益衝突之方法探究
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第二節 衡平利益衝突之方法探究
由上節可得現行反向混淆制度偏重保護先使用者正當性並非絕對之結論，雖 確有以該制度保護商標先使用者之必要，因不論採使用主義或註冊主義之國家，
皆係欲透過給予先使用或先註冊者商標排他、專用權利作為誘因，使商品或服務 品質維持穩定，若反向混淆理論未保護先使用或先註冊者，其將失去先使用或先 註冊商標之動力，可能導致先使用主義及先註冊主義崩盤，造成商標法之核心目 的無法落實；然若僅單向保護先使用或先註冊者，便有罔顧後商標使用者與相關 消費者利益之疑慮。整體而言，現有制度無法在反向混淆現象之利害關係人間取 得利益之平衡，故本文擬於本節接續以法律經濟分析作為工具，探尋較現行制度 更能衡平利益衝突之辦法。
商標係屬市場經濟之產物，而市場經濟之特質便在財產價值的積極使用、開 發與合作302，故商標雖為兼具「排他權」與「使用權」之財產權，其核心價值更 在於「使用」，此番論述可自我國商標法第63 條第 1 項第 2 款規定獲得驗證，商 標權之取得未必以使用之事實為要件，惟商標權之存續卻以持續有符合商標法規 定之使用行為303為必要，而商標權同時以商標權人與消費者權益為保護重心，且 保護市場交易秩序、公平競爭亦屬商標法之立法本旨，該本旨與商標之使用活動 有高度關聯性，故可由此推論，使用商標所創造之價值應更甚於單純創造商標所
302 張郁齡，從法律經濟分析觀點論商標侵權反向混淆之正當性爭議：以博弈理論為中心，臺大
法學論叢，第43 卷第 1 期，頁 90，2014 年 3 月。
303 商標使用行為之規範見於我國商標法第 5 條：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情
形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：
一、將商標用於商品或其包裝容器。
二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
三、將商標用於與提供服務有關之物品。
四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。
前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」。
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生之價值304，雖商標先使用者亦可能因反向混淆的發生而失去在未來擴展新市場、
更積極使用前商標之機會，然若先使用者之規模與資力未有改善，此機會便極抽 象不可能發生，相較之下，商標後使用者努力投入資源經營後商標及交易秩序之 利益保護更為實際與迫切，若反向混淆制度一味恪守註冊主義與先使用主義之精 神，將形同忽視後使用者因積極使用後商標所創造之價值與相關消費者對後商標 存在之識別利益。在A & H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.案中，
聯邦第三巡迴上訴法院雖於判決結果採納反向混淆理論，然其亦表示對該理論之 隱憂，指出若過度適用該理論將阻卻規模較大之公司將其商標使用於開發新產品 之意願，例如 Victoria's Secret 公司便會認為若其將原本用於內衣產品之 The Miracle Bra 商標再使用於泳衣產品上可能不會獲准，故而選擇不擴展公司業務 範圍305，如此一來也變相地限制後使用者商業發展之自由。學者Thad G. Long 與 Alfred M. Marks 嘗試針對反向混淆分析列出七種情境，並分析其勝敗訴結果，該 七種情境與其勝敗結果為：（1）當後使用者明知先使用者有使用前商標之事實卻 仍使用與其近似之後商標，先使用者常贏得訴訟；（2）若先使用者之商標係在後 使用者首次使用與其近似之商標前已為聯邦註冊，先使用者通常會勝訴；（3）當 前商標為強勢商標，而後商標使用者未於其首次使用後商標前向美國專利商標局
（USPTO）登記註冊或遞交意圖使用之申請案（intent-to-use application）然其隨 後成為聯邦註冊商標；或後商標使用者在其首次使用後商標前未行合理程度之商 標檢索，商標先使用者通常會勝訴；（4）當前商標為強勢商標，而後商標在先使 用者之既存或可能擴展之業務地理區域內，突然以使市場飽和、大規模廣告或大 規模行銷之方式推廣與先使用者之商品或服務有競爭關係之商品或服務時，商標
304 張郁齡，同註 302，頁 90。
305 A & H Sportswear, Inc., 237 F.3d at 228.
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先使用者通常會贏得勝訴；（5）當前商標為強勢商標並積極擴展商標使用之地理 區域範圍時，一般都會在反向混淆訴訟中贏得勝訴，但在商標先使用者登記註冊 或遞交意圖使用申請案前且後使用者係出自善意不知先使用者已有使用事實之 地理區域除外；（6）當商標後使用者於其首次使用商標前，遞交意圖使用之申請 案並隨後成為聯邦註冊商標；或於首次使用商標前已行合理程度之商標檢索並無 發現商標先使用者而申請商標註冊，且其勤勉積極地擴展其商標適用之地理區域 範圍，抑或商標先使用者未將其商標申請聯邦註冊也未積極擴展其商標適用之地 理範圍，在此條件下商標後使用者通常會獲得勝訴判決；（7）在商標後使用者首 次使用商標前，商標先使用者未將其商標申請註冊或未遞交意圖使用申請案，且 商標後使用者是出自善意不知已有前商標使用之事實而使用後商標，並且係將後 商標與其本已有相當知名度之商品名稱一同行銷之情況下，後使用者通常會獲得 勝訴306。在以上七種反向混淆之情境中，有五種情境有利於商標先使用者，此現 象反映出法律似有較站在商標先使用者一方之偏見307。由此可見，商標後使用者 使用後商標所創造之價值與保護相關消費者識別商品或服務來源之社會利益，皆 因現行法律制度對商標先使用者較為保護之事實而遭忽略。然而商標先使用者所 享之商標權，係取自眾人共享之公共財，但其卻未將商標價值做大，無形中壟斷 大眾資源，其他有能力將此資源應用得更有價值之人卻不得其門而入，此為無效 率之社會資源分配，有違法律經濟分析追求社會整體利益最大化之核心理念308。 為衡平前述利害關係人之利益，法律對於商標先使用者之權利保護應適度退讓，
容忍後使用者使用與前商標近似之商標，如此一來，後使用者與相關消費者所獲 之利益似乎會大於先使用者所受之損害，只要再予以受損害之商標先使用者適度
306 Thad G. Long , Alfred M. Marks, supra note 5, at 28-29.
307 Id. at 30.
308 張郁齡，同註 302，頁 91。
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補償，便符合卡爾多－希克斯效率，整體社會財富增加便因而增加。
學者 Robert Cooter 與 Thomas Ulen 提出規範性寇斯定理（normative Coase theorem）與規範性霍布斯定理（normative Hobbes theorem）之法律指導原則309， 降低交易成本可以促進雙方協議，使社會資源得以發揮最大效用，為了達到此目 的，界定明確的財產權歸屬便非常重要，法律若有明確之權利配置將能降低交易 成本，有助於私人間協議，使權利得到有效率的分配，此原則便係寇斯定理之落 實，也因該原則具有規範性（normative），提供立法者一個明確方向，故亦稱為 規範性寇斯定理310，如上節所述，規範性寇斯定理雖肯認反向混淆應保護先使用 者之權利，此係因權利應歸屬負擔較高交易成本之先使用者，由商標後使用者負 起積極改變現狀之責任，然重點仍在後使用者須與先使用者進一步接洽、協商權 利配置，而該協商之結果也應以後使用者能繼續使用後商標為宗旨，如此才能平 衡各利害關係人之利益。有別於規範性寇斯定理主張應將私下協議資源分配的障 礙降至最低，英國哲學家霍布斯（Thomas Hobbes）認為除非有強大的第三者強 迫人民達成協議，否則人民無法理性分配合作剩餘，因此法律制度除了促進協議 外，更應將私人協議資源分配失敗造成的損害降至最低，此為規範性霍布斯定理
311，然現行法下解決協議失敗造成損害之救濟方式有禁制令與損害賠償，我國商 標法制亦有與英美法禁制令功能相類似之妨害除去請求權及妨害預防請求權，規 定於我國商標法第69 條第 1 項，然不論禁制令或損害賠償，此二者皆僅係單向 保護商標先使用者之權益，未能使商標後使用者繼續使用後商標，無法兼顧商標 後使用者與相關消費者之利益，救濟方式應以能使後使用者繼續使用後商標才符 合規範性霍布斯定理。
309 ROBERT COOTER,THOMAS ULEN著，溫麗琪、顧慕堯編譯，同註295，頁 103。
310 同前註，頁 103。
311 同前註，頁 104。
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綜前所述，現行商標反向混淆制度一味僅保護商標先使用者之規範，有違法 律經濟分析「成本最小化」、「效益最大化」的核心思想，若為兼顧商標先使用者、
商標後使用者、相關消費者各自之利益平衡，使社會資源達有效率之分配，以規 範性寇斯定理而言，將權利配置予交易成本較高之先使用者後，後使用者應與其 協商，談判如授權、商標分割、權利轉讓等得使後使用者能繼續使用後商標之方 法；又若雙方協議失敗造成損害，自規範性霍布斯定理而觀，後使用者應以禁制 令、損害賠償以外之救濟方式補償先使用者之損害，如A & H Sportswear, Inc. v.
Victoria's Secret Stores, Inc.案以系爭商標過去與未來之授權金做為填補損害之手 段，便為頗合適之作法，如此一來，商標後使用者仍能繼續使用其已努力經營許 久之後商標。總地來說，應調整反向混淆制度近乎僅保護商標先使用者權益之規
Victoria's Secret Stores, Inc.案以系爭商標過去與未來之授權金做為填補損害之手 段，便為頗合適之作法，如此一來，商標後使用者仍能繼續使用其已努力經營許 久之後商標。總地來說，應調整反向混淆制度近乎僅保護商標先使用者權益之規