第三章 反向混淆理論之應用與趨勢分析比較
第二節 美國於反向混淆案件採取之損害救濟方法
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一來，便無後使用者吞噬先使用者之商標與商譽之可能，反向混淆之情形自 不可能發生154。
第二節 美國於反向混淆案件採取之損害救濟方法
第一項 正向混淆案件採取之損害救濟方法
美國藍哈姆法有關商標侵權之民事救濟措施可分為禁制令（injunction）與損 害賠償（damage），其分別規範於藍哈姆法第 34 條155及第35 條156，權利受侵害 之商標權利人得依此向法院請求救濟。然侵權行為帶來的損害可能是無可回復的，
且有時金錢損害賠償亦不足補償之，故在快速阻止侵權行為繼續發生的需求下，
禁制令往往成為主要之救濟措施，不過禁制令也有其所窮之處，因其原則上僅能 杜絕商標權利人未來可能遭受之損害，卻未能解決權利人因同一商標侵權事件在 過去所蒙受的損失與侵權人所得之不當得利，以及權利人因提起訴訟所造成的損 害，而此禁制令未能解決之部分便由損害賠償補足。由此可知，禁制令與損害賠 償兩者基於其本質上的差異，各在民事救濟上針對不同損害予以補償衡平，禁制 令係針對未來損害的防免，而損害賠償係針對過去損害補償157。
第一款 禁制令
禁制令的給予需奠基於衡平原則（principle of equity）之實踐，藍哈姆法 第34 條亦規定法院有權依衡平原則，給予商標侵權人條件合理之禁制令。一 般認定傳統侵權行為禁制令之邏輯與因商標侵權給予禁制令之邏輯有所不同，
在傳統的認定邏輯下，原告需要證明法律上對其損害之救濟有所不足（no
154 J.THOMAS MCCARTHY, supra note 4, § 23:10.
155 15 U.S.C. §1116.
156 15 U.S.C. §1117(a).
157 Leah L. Scholer, Righting The Wrong in Reverse Confusion, 55HASTINGS L.J. 737, 742-743 (2004).
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adequate remedy at law），亦即損害賠償不足以完全補償其所受損害，如此法院 方能給予禁制令；而商標侵權之認定邏輯較寬鬆，因商標侵害具備持續性且不 可回復（irreparable），商譽受損即為一例，一旦確實發生商標侵害，便必然存 在法律救濟之不足，法院不能要求原告坐視無形的商譽流失，直到發生實質上 損害才請求損害賠償，故在有任何實質損害發生前法院即應允許商標權人請求 禁制令，只要具備損害之虞即可，無需額外證明其受有真正損害158。
在判決實務上，地方法院雖各自以不同之判斷標準衡酌個案是否存在混淆 誤認之虞，然其一旦確定個案存在混淆誤認之虞，商標後使用者侵害先使用者 之商標權，不論後使用者是否為故意侵權，地方法院通常會先決定給予後使用 者禁制令之制裁；又若當商標先使用者所受損害或商標後使用者所獲利益極小 時，法院亦僅會給予禁制令作為制裁，不會再於判決中決定侵權人應給付損害 賠償159，此係出於衡平原則及公共利益的考量，因商標法需同時保護商標免於 受侵害、公眾免於受欺罔、市場能正當競爭160，故若原告所受損害或被告所獲 利益極小時，以禁制令作為制裁手段，似乎便足以衡平，也不至於過度限制被 告正當的競爭行為，同時兼顧公共利益的保護。
第二款 損害賠償
有別於禁制令係為了預防未來之損害，損害賠償之目的是為了補償權利人 過去所受的權利侵害、防止被告不當得利、嚇阻未來之不法行為。商標權人得 依藍哈姆法第35 條（a）向侵權人請求損害賠償，而在該條規定之損害賠償架 構下，商標權人得請求回復被告因侵權所得之利益（defendant’s profit）、原告 所受之損害（any damages sustained by the plaintiff）、訴訟費用（the cost of the
158 王敏銓，美國商標法救濟措施之研究，智慧財產權月刊，第 83 期，頁 55，2005 年 11 月。
159 Leah L. Scholer, supra note 157, at 739.
160 王敏銓，同註 158，頁 56。
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action），除此之外，藍哈姆法第 35 條（a）更明文表示，不論是以被告所得利 益（profit-based award）或原告所受損害（damage-based award）作為損害賠償 基礎，該損害賠償均係為滿足衡平原則之補償，而非懲罰，即使損害賠償存在 嚇阻未來不法行為之目的，此亦僅係自然伴隨補償而來的附帶目的，並非唯一 的理由161。
將被告因侵權所得利益做為請求損害賠償的計算基礎，可以解決侵權人不 當得利之問題，也實踐衡平法則的核心，藍哈姆法第35 條（a）明文規定，原 告以此為主張時，需證明被告銷售系爭商標所附著之商品或服務的全部收入，
而被告需證明一切得扣減之支出費用，法院認定時，若認為以被告所獲利益作 為賠償額度過多或過少，其得行使裁量權，按情況酌定妥適之賠償額度。
若返還被告所獲利益仍不足以衡平原告之損失，為實踐衡平法則，法院得 判決予以損害賠償162，而在損害賠償之計算基準方面，有以權利人所受損害及 所失利益兩種方式計算，在請求損害賠償時，原告需證明其實際因被告之商標 侵權行為所受損害，然為彌補所受損害實際上難逐一證明之困境，藍哈姆法第 35 條（a）規定法院在評估損害時，得依案件情況給予超出已證明所受損害之 賠償額度，但不得超出三倍，此非懲罰性損害賠償，且藍哈姆法並無懲罰性損 害賠償之規定，其僅是單純便利原告舉證困境之措施，目的仍在填補損害。另 商標法實務有以矯正性廣告（corrective advertising）費用作為損害賠償之手段，
意即給予原告用以修復受損商譽之廣告費用，以此矯正消費者之視聽，建構正 確之商品指向，矯正性廣告費用之計算通常依據被告支付廣告費用之一定比率
161 Leah L. Scholer, supra note 157, at 743.
162 王敏銓，同註 158，頁 63。
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作為計算基礎，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）係以 25%為比率上限163。
而在訴訟費用請求方面，藍哈姆法第35 條（a）末段規定，在例外情形下 法院得判決予勝訴者合理訴訟費用，而此例外情形依美國國會之立法報告164， 係屬敗訴之當事人之行為出自惡意（malicious）、詐欺（fraudulent）、有意
（deliberate）、蓄意（willful）之情形165，另因法條所載之主體為勝訴當事人，
故非僅有原告得以請求，被告亦有機會獲得訴訟費用之補償。
第二項 正向混淆案件之損害救濟方法在反向混淆案件的適用困難
前述之損害救濟方法為一般適用於典型商標侵權之救濟管道，而有別於一般 為人熟知之正向混淆商標侵權，反向混淆屬較特殊之商標侵權型態，其與正向混 淆在本質上有許多如前所述之差異，若直接適用典型之損害救濟方法於反向混淆 案件，是否能充分填補商標權利人之損害，非無疑義。
在一般商標侵權案件，不論後使用者是否為故意侵權，均會先決定給予後使 用者禁制令制裁，而禁制令雖為一般商標侵權常見之救濟方法，不過在反向混淆 案件中，法院若直接給予被告禁制令，未必能針對原告所受損害給予有效之救濟，
因反向混淆在本質上與正向混淆多有不同之處，如於正向混淆之情形，商標先使 用者較具知名度，又因商標後使用者之知名度相對較低，其之所以做出商標侵權 行為也是出於攀附先使用者商譽之意圖，故以禁制令杜絕名氣與發展規模皆較小 之後使用者或許能有效除去未來不可預料之侵害；然反向混淆之情形卻恰好相反，
反倒是後使用者之知名度較高，如此一來，給予知名度較高之被告禁制令是否能
163 Anthony L. Fletcher, The Curious Doctrine of Reverse Confusion – Getting it Right in Reverse, VOL.95TMR 1273, 1281 (2005).
164 S. Rep. No. 93-1400, at 2, reprinted in 1974 U.S.C.C.A.N. 7132.
165 Id. at 7133.
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有效杜絕未來損害，不無疑問，因若後使用者之名氣大至相當程度，有形的禁制 令將未必足以消除後使用者之名氣，欲弭平其對市場所帶來之影響亦有相當難度。
又於一般正向混淆情形，商標先使用者名氣大之事實，使其於市場有非常高 之能見度，且商標後使用者本係為攀附商標先使用者之商譽，故後使用者近乎不 可能不知悉先使用者商標之存在，故若後使用者又採取與先使用者相同或近似之 商標，便可推知後使用者具備相當程度之惡意；然反向混淆卻相反，先使用者於 市場之能見度通常不高，雖有檢索機制的存在，但面臨先使用者往往未註冊商標 或其所有之商標為弱勢商標的情況下，後使用者未必能透過檢索行為準確無誤地 發現先使用者商標之存在，意即檢索機制在反向混淆之情境下將有可能失靈，商 標先使用者極可能成為檢索機制下的漏網之魚。若後使用者無不良意圖、從此所 獲利益又微乎其微、實際上個案造成真正混淆誤認之機率極低，且商標先使用者 未註冊聯邦商標，在此情境下，後使用者所給付者已非單純之損害賠償，其所受 者已是制裁，如此似乎有些過當166。此外，若法院決定給予後使用者禁制令之制 裁，該予以範圍多廣之禁制令，同樣是個棘手的問題，對擁有相當知名度的後使 用者而言，禁止其銷售以系爭商標標示之產品或服務，將使其承受不可想像的鉅 額利益損失，反觀若要求先使用者改用其他商標標示其商品或服務，因其知名度 較低，對其造成之不利影響似乎較小，意即先使用者因反向混淆所受之損害理論 上應小於後使用者因禁制令所受之損失，因此，若設定過廣之禁制令範圍，亦可 能導致過度填補先使用者損害之不當情形167，便有違損害賠償僅係為了填補被侵 權人所受損害、所失利益之核心宗旨。
損害賠償得以「被告所得利益」或「原告所受損害」做為計算基礎。在以證 明原告所受損害計算損害賠償時，對正向混淆之商標被侵權人來說較為方便，因
166 Thad G. Long , Alfred M. Marks, supra note 5 at 30-31.
167 Anthony L. Fletcher, supra note 163, at 1286.
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只需要證明其因後使用者侵權行為導致之銷售量減損即可，但在反向混淆之情形
只需要證明其因後使用者侵權行為導致之銷售量減損即可，但在反向混淆之情形