第三章 專利侵權中的技術觀點與市場觀點
第一節、 侵權認定標準
侵權認定之評價標準，係指法院於做出申請專利範圍解釋（權利內容界定）
後，比對被控侵權產品是否落入權利範圍時的評價標準。學者指出智慧財產權 法的目標受眾（the audience in IP infringement）選擇──由什麼角色的觀點去 評價行為事實是否侵害專利權人之權利──可以輕易的影響技術相似性
（technical similarity）的評斷，進而左右侵權與否之認定。而對於侵權與否的 認定影響將連帶的影響第三人對於相關產品製造的意願與風險評估。因此，對 於侵權標準的切入點，實際上相當程度的形塑了法律所容許的作品型態與可行 性評估246。
專利權利內容（排他權能）的邊界是以申請專利範圍之記載為重要憑藉，
而申請專利範圍之記載則是以請求項之形式說明系爭專利之技術特徵。由於技 術知識的公共財常態並無法排除他人使用，透過私有財產權化的專利權保護則 是人為介入的特殊情形，是以專利權之權利邊界原則上應恪守請求項之範圍而 不應任意擴張247，以避免限縮後續發明與公共利益248。專利權之侵權認定全然 以申請專利範圍請求項為比對之依據，而權利的實現與否更繫於這份專利權的 閱讀者（潛在被授權人、法院）如何閱讀、解釋這些請求項249。考量專利運作 機制中的技術性與市場性本質，專利制度對於侵權判斷標準（即前述之目標受 眾，audience）的選擇將與該制度究強調技術相似性、市場替代性、或兩者並 重有所連結250。關注專利法侵權判斷受眾之將選擇有助於規範性（normatively）
的思考什麼才是人們想定義為「侵權」者及其目標，並理解專利法侵權架構的
246 Fromer & Lemley, supra note 16, at 1252-1253.
247 解釋請求項時，不僅要充分考量專利對於先前技術所做的貢獻，合理界定請求項之範 圍，以保護專利權人之利益，亦要充分考量公眾的利益，避免不當擴大請求項界定之範圍，
不得將非屬請求項界定之範圍的內容解釋至請求項中。另參：經濟部智慧財產局，專利侵權 判斷要點，第二章 2.4.1 項，2016 年 2 月。網址：
https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/692110242332.pdf (最後瀏覽日：2017.4.19)。
248 於公共領域的範圍縮得越小，新進者因此必須獲得授權，則他要承擔的交易成本將會 越大。LANDES &POSNER,
supra note 7,
at306.249 實際操作上涉及技術領域中的先前技術、產業特性、撰寫者對用字涵攝範圍的想像、
以及撰寫者與閱讀者之間的時間落差所造成的技術認知落差等。
250 Fromer & Lemley, supra note 16, at 1255.
52
特別之處251。以下本研究整理分析美國與我國的侵權比對評價視角，次說明學 者見解與評析。
壹、 專家視角：技術相似性
當專利制度以「專家（expert）」作為侵權判定標準受眾將得以確保被控侵 權產品僅在與受保護元件實質並充分相似（substantially similar）時252，才成立 侵權。一位熟悉標的領域的專家能分辨出該領域中可能導致相似性的典型技術 限制與歷史限制，並僅在被控侵權產品排除了這些限制性後仍具有足夠技術相 似性時，始認定為不當私用（improper appropriation），故透過專家視角去評估 侵權將得以確保智慧財產權法律僅在極接近模仿（imitations）的程度才會觸動 創作者的保護網253。然而在現行專利權制度下，並毋須具備模仿的主觀要件，
僅需被控侵權產品在客觀上落入申請專利範圍即構成侵權，即使是獨立發明的 情形亦同。由這點看來，對於侵權比對認定的解釋視角尤其舉足輕重，不應使 公眾對於權利範圍無從預測，而應極力減少權利範圍解釋的變因。
在專利侵權訴訟中，解讀申請專利範圍與比對侵權認定所採取標準在我國 為「發明所屬技術領域中具有通常知識者」254，在美國則是 person having ordinary skill in the art （簡稱 PHOSITA）。我國與美國的現行專利制度對於侵 權認定標準均採行領域專家之視角，然而發展脈絡有別。
一、美國
PHOSITA 在美國專利法規中原先是用以判斷發明是否符合專利要件所採 取的視角，法律要求發明必須由 “person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains”去與專利申請日前之先前技術做整體比較是否非
251 Id. at 1282.
252 “substantially similar” 一詞通常在著作權法領域中使用並譯為「實質近似」。本文於此 援引 Jeanne C. Fromer 與 Mark A. Lemley 文章中之比對概念，特譯為「實質並充分相似」，以 與著作權法慣用詞彙區辨。
253 Fromer & Lemley, supra note 16, at 1255.
254 據我國專利法施行細則第 14 條、第 47 條定義係指：具有申請時該發明所屬技術領域 之一般知識及普通技能之人。
53 巡迴上訴法院於 1984 年 Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson 案中使用了 PHOSITA 一詞257，嗣後法院並逐案件發展形塑出司法眼中 PHOSITA 的樣貌258。 根據聯邦巡迴法院，請求項元件應被以「發明當時，例如專利有效申請日時，
所屬技術領域之通常技術人士的理解」作闡釋259，而專利內容是以 PHOSITA 結合閱讀整個專利上下文後的知識為基礎260。聯邦巡迴上訴法院說明以 PHOSITA 作為專利權認定的目標受眾是因為「專利是被寫來、並用以給相關 技術領域（skill in the pertinent art）的其他人閱讀的」261，而技術相關領域通
255 35 U.S.C. §103 : “A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”
256 申請、侵權認定兩端採取相同認定標準的推論並非理所當然。有鑑於專利制度目的在
257 Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson, 745 F.2d 1437, 1454 n.5 (Fed. Cir. 1984) (discussing Soans’s article).
258 宋皇志，專利法中「發明所屬技術領域中具有通常知識者」之法實證研究，政大法學 評論第 146 期，頁 60-62，2016 年 9 月。
259 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313 (Fed. Cir. 2005) (en banc).然而學者也有指出 發明日與專利申請日實際上並不相同。Mark A. Lemley, The Changing Meaning of Patent Claim
Terms, 104 M
ICH.L.REV. 101, 102–105 (2005).260 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313-14 (Fed. Cir. 2005) (en banc).
261 Id. at 1313.
54 相反的，它是一個「法律分身（juridical doppelganger）」268，是「一個被假定
（presumed）為知道 所有的相關 先前技術 的虛擬人士」269。這 個虛擬的 PHOSITA 也具有通常程度的創造力270。而所謂通常技術（ordinary skill）的程 度則是以六個因素為基礎，包含：發明人的教育程度、在技術上遇到的問題類 型、先前技術的解決方案、該技術領域創新的速度、技術成熟度／複雜度、以 及該領域活躍的工作者的教育程度271。學者有指出，在侵權認定時 PHOSITA 這樣的虛擬視角賦予法院從中置入專利法制度目標的彈性空間272。就此點而言，
262 Burk & Lemley, supra note 201, at 1188–89.
263 聯邦巡迴上訴法院已表明法院應該依次跟隨以下的證據：請求項用語本身、其餘的專 利文件、專利申請過程往返文件歷史作判斷；然後才是系爭專利的外部證據：例如專家或發 明人證言、技術論述（technical treatises）以及字典。 參見 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313-18 (Fed. Cir. 2005) (en banc).
264 Fromer & Lemley, supra note16, at 1264.
265 See Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1318-19 (Fed. Cir. 2005) (en banc).專家證言
267 Jonathan J. Darrow, The Neglected Dimension of Patent Law’s PHOSITA Standard, 23 HARV.J.L.&TECH. 227, 235–36 (2009). Contra： Daiichi Sankyo Co v. Apotex, Inc., 501 F.3d 1254, 1256-1257 (Fed. Cir. 2007).
268 Burk & Lemley, supra note 201, at 1187.
269 Standard Oil Co. v. Am. Cyanamid Co., 774 F.2d 448, 454 (Fed. Cir. 1985).
270 KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 421 (2007).
271 Bausch & Lomb, Inc. v. Barnes-Hind/Hydrocurve, Inc., 796 F.2d 443, 449–50 (Fed. Cir.
1986).
272 See e.g. Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 1987) (“[T]he
55
有別於著作權法或商標法得以將侵權分為「被告複製」之事實問題與「該行為 是否達到法非難程度」之法律問題，專利法似乎僅在侵權比對裡尋求事實認定 問題273。問題應該被設定為「被告產品是否具備專利請求項全部要件」，而非
「判斷這樣的相似性是否也已經足以招致法律責任」274。然而在實踐上，法院 一方面將定義侵權爭議發明範圍的請求項解釋過程劃歸為專利法的法律判斷
（規範性判斷）；另一方面又要求事實認定者（陪審團）做得比認定事實多─
─要求以 PHOSITA 視角去對於這些事實做法律評估（規範性評估），以決定 最終的責任問題，學者指出這將致使侵權認定某程度上同時既是事實問題也是 法律問題275。
二、我國
我國專利法就侵權比對認定之標準並無明文規定，經濟部智慧財產局所頒 定之專利權侵權判斷要點中卻有所說明。該要點認為侵權認定中解釋請求項對 象及主體為「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」，並定義為「一虛擬之 人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普 通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用先前技術」276。至於「一般知 識」，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及 教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。「普通技能」，指 執行例行工作、實驗的普通能力，專利申請時之一般知識及普通技能，簡稱「申 請時之通常知識」。該要點的用字中數次出現一般、普通並置入英文詞彙，似 頗有承襲美國法見解之意味。然而侵權認定之權力劃屬於司法權，從而行政機 關頒布的侵權認定要點並無拘束或指導法院之理。
回到專利法中明文提及「所屬技術領域中具有通常知識者」為專利進步性
decisionmaker confronts a ghost, i.e., ‘a person having ordinary skill in the art,’ not unlike the
‘reasonable man’ and other ghosts in the law.”); see also Joseph P. Meara, Just Who Is the Person
Having Ordinary Skill in the Art? Patent Law's Mysterious Personage, 77 W
ASH.L.REV. 267 (2007).273 HERBERT F.SCHWARTZ &ROBERT J.GOLDMAN,PATENT LAW AND PRACTICE 260 (BNA Books 6th ed. 2008).
274 Fromer & Lemley, supra note 16, at 1286.
275 Id.
276 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，第二章 2.3 項，2016 年 2 月。
https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/692110242332.pdf (最後瀏覽日：2017.4.19)。
56
57
第 13 條具體規定事項更包括：「一、就訴訟書狀及資料，基於專業知識，分析 及整理其論點，使爭點明確，並提供說明之專業領域參考資料。二、就爭點及 證據之整理、證據調查之範圍、次序及方法，向法官陳述參考意見。三、於期 日出庭，經審判長或有調查證據權限之受命法官許可，得向當事人本人、訴訟 代理人、證人或鑑定人為必要之發問，並就當事人本人、訴訟代理人、證人及 鑑定人等之供述中不易理解之專業用語為說明。四、在勘驗前或勘驗時向法院 陳述應注意事項，及協助法官理解當事人就勘驗標的之說明，並對於標的物之
第 13 條具體規定事項更包括：「一、就訴訟書狀及資料，基於專業知識，分析 及整理其論點，使爭點明確，並提供說明之專業領域參考資料。二、就爭點及 證據之整理、證據調查之範圍、次序及方法，向法官陳述參考意見。三、於期 日出庭，經審判長或有調查證據權限之受命法官許可，得向當事人本人、訴訟 代理人、證人或鑑定人為必要之發問，並就當事人本人、訴訟代理人、證人及 鑑定人等之供述中不易理解之專業用語為說明。四、在勘驗前或勘驗時向法院 陳述應注意事項，及協助法官理解當事人就勘驗標的之說明，並對於標的物之