法院禁制令

壹、 禁制令發展與衡平法理

一、要件與法理

美國專利法第 283 條規定：「法院可根據衡平原則，避免專利權受侵害，

認為合理時，核發禁制令。」⁶⁴³關於美國禁制令之核發，可再區分為本案訴訟 提起後、判決前的初步禁制令（preliminary injunction）以及本案訴訟判決後之 永久禁制令（permanent injunction）。

永久禁制令之核發標準依照美國最高法院於 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.案⁶⁴⁴（後稱 eBay 案）判決見解，須滿足四要件⁶⁴⁵：1.原告已經遭受無法 補之損害；2.法律所提供的其他救濟方式（例如金錢賠償）不適合彌補該損害；

3.權衡原、被告負擔（hardships）後，衡平救濟是正當的；4.公共利益不會被 該永久禁制令傷害（dis-served）⁶⁴⁶。最高法院在判決中指出本案地方法院以

「原告具有授權系爭專利之意願並且未從事商品化」無例外地拒絕核發永久禁 制令是毫無根據的，而聯邦巡迴法院過去於專利案件中只要「專利有效並構成 侵權」即一般性的核發永久禁制令的做法亦為錯誤的類型化⁶⁴⁷。並指示地方法 院是否核發永久禁制令仍應回歸個案依裁量權檢視是否符合衡平法則⁶⁴⁸。

由於初步禁制令頒布時，兩造當事人爭議之權利義務關係尚未被判決

，為 避免其強烈的效果帶來的負面影響，

初步禁制令之核發標準則除了上述要件外，

643 35U.S.C.283(“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”).

644 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388(2006).

645 Id. at 391.

646 楊智傑，同註 31，頁 241。

647 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 393-394(2006).

648 Id. at 394.

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原告尚需證明：1.本案勝訴可能性。或 2.足夠嚴重的問題使其成為訴訟的相當 根據，且在兩相權衡後傾向支持原告⁶⁴⁹。在專利侵權案件中，初步禁制令自 Smith International, Inc. v. Hughes Tool Company 案⁶⁵⁰以來，基於專利權人之排 他權，採取損害不可回復之推定⁶⁵¹。在最高法院 eBay 案判決後，該案判決見 解是否亦適用於初步禁制令之判斷在實務上曾有分岐⁶⁵²。直至 2011 年 Robert Bosch, LLC v. Pylon Manufacturing Corp.案，法院明確指出 eBay 案見解之適用 範圍應包含初步禁制令⁶⁵³。

二、與專利權排他性之關係

在 eBay 案之後，地方法院於判斷是否核發永久禁制令時應回歸衡平法理 依個案檢視四要件。然而有文獻歸納後續地方法院判決並指出，原、被告之間 的直接市場競爭關係(direct market competition)似乎逐漸成為永久禁制令核發 與否的決定因素⁶⁵⁴。然而這表示勝訴的原告如欲取得永久禁制令，必須自己有 將專利商業化，且與被告相互競爭⁶⁵⁵。當勝訴原告並未從事商業化，並具有授 權意願時，常在第一要件的檢驗被認為不具無法彌補之損害，於第二要件之檢 驗被認為金錢救濟已適當，而被法院核駁禁制令聲請⁶⁵⁶。學者有認為這樣的發

649 楊智傑，同註 31，頁 230。

650 Smith International, Inc. v. Hughes Tool Company, 644 F.2d 1373 (9^th Cir. 1982).

651 Id. at 1581.

652 Elizabeth E. Millard, Injunctive Relief in Patent Infringement Cases: Should Courts Apply a

Rebuttable Presumption of Irreparable Harm After eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.?, 52 S

T. LOUIS U. L.J. 985, 1014 (2008).

653 Robert Bosch, LLC v. Pylon Manufacturing Corp., 659 F.3d 1142, 1149 (Fed. Cir. 2011).

654 Benjamin H. Diessel, Trolling for Trolls: The Pitfalls of the Emerging Market Competition

Requirement for Permanent Injunctions in Patent Cases Post-eBay, 106

MICH.L.REV. 305 (2007).

See Gregory D'Incelli, Has eBay Spelled the End of Patent Troll Abuses? Paying the Toll: The Rise

(And Fall?) of the Patent Troll, 17 U. M

IAMI BUS.L.REV. 343 (2009).

655 D'Incelli, supra note 654, at 360.

656 Diessel, supra note 654, at 323-324；不同見解：李玄、王立達，美國後 eBay 時代專利侵 權案件之永久禁制令：以法院見解發展與實證研究為中心，智慧財產評論第 12 卷第二期，頁 173-174、186，2014 年。（較細緻的區辨認為 eBay 案後至 2009 年之判決分析結果，「專利權 人是否曾經企圖授權系爭專利」對於永久禁制令之核發與否並無一定趨勢，然而若原告所欲 授權對象包含被告的話，將較易被認為損害可由金錢彌補。而 2009 年至 2013 年就該要件之 統計結果則是在「未曾授權他人實施」時較有利永久禁制令之核發，但「曾授權他人實施且 預期授權對象包含被告」確實不利於永久禁制令之核發。）

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展在現實運作上可能反而創造了一種拒絕核發永久禁制令的類型化⁶⁵⁷。然而也 有學者認為市場競爭要件可以保護原告的市占率並可以避免意在權利金的 Patent Troll 將永久禁制令作為談判籌碼⁶⁵⁸。當永久禁制令之核發與專利權之排 他權能脫鉤，法院在審核是否核發永久禁制令之考量，就研究者所提出包含兩 造是否具直接競爭關係、專利權人是否自己實施（含商品化）、或專利權人是 否曾授權他人實施等考量事實觀察，在「回歸個案事實認定」的同時，法院似 乎也將永久禁制令之認定轉向「市場觀點」要素評價。

學者有認為這樣的考量與原、被告比較是短視的，禁制令核發與否應自專 利權之功能思考，專利制度賦予專利權人排他權僅是達成制度目的之手段，並 非制度目的⁶⁵⁹。故主張透過尋求發明的時點，以及探詢排除權是否實際上是發 明人決定發展其創新理念所需的必要條件（quid pro quo）⁶⁶⁰，在權利金已足 以誘發技術研發時應適用責任規則，而僅在權利金不足以誘發技術研發時始適 用財產規則。亦即從專利制度為了促使科學技術進步而予以獎勵之觀點出發，

以「誘因是否足夠」作為區分傾向責任規則或是財產規則的立足點⁶⁶¹。此一論 點是植基於「排他權」作為發明獎勵，進而討論「禁制令」的排他效力應如何 予以考量。然而依美國現行法院實務見解，既然認為禁制令並非專利排他權效 力之延伸，故「以排他效力做為禁制令與專利權之思考連結」的論點似乎與現 行實務有所對立。

然本文認為，在 eBay 案中法院僅係強調禁制令本身的「制度設計考量」

不應被忽視。因為在一般侵權案件中，禁制令本身的程序設計即是源於衡平法 理，本即著重在「損害回復危險性」、「兩造利害衡平」及「具體個案考量」。 雖然法院說明不應因為專利權具有排他權能就直接導向給予禁制令的結論，但 法院也絕非在禁制令的核發考量上完全排除專利權利特性。這點由法院在考量

「利害衡平」時，加入了「公眾利益或消費者利益」而非固守在程序中的兩造 當事人可以推知。法院將禁制令的核發回歸衡平法理於個案審核四要件，然而 在要件解釋的時候納入一般侵權案件不會考量到的、專利法的公眾性質。由此 可知，法院並非反對禁制令的核發與否與專利權的性質或權能連結，僅是在「衡

657 Diessel, supra note 656.

658 D'Incelli, supra note 654, at 362-63.

659 Hovenkamp & Cotter, supra note 77, at 880.

660 本文認同「使永久禁制令之核發切合專利制度目的」之出發點，但對於其「探詢發明當 時排除權是否為發明誘因」之方法仍有疑慮，詳見後述。

661 Hovenkamp & Cotter, supra note 77, at 915.

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平法理」與「權利性質」的光譜間尋找適合的切入點。故除了公共利益性質考 量以外，就禁制令的核發標準確實可以考量專利權有別於一般財產權特有的

「誘因鼓勵性質」，並由責任規則與財產規則輔以觀察禁制令救濟與否對於專 利權制度的完善運作是否合宜。

貳、 評價觀點分析

一、

經濟分析與類型化危險

在救濟方法的經濟分析上，禁制令可以被視為財產權的明確界定，一旦權 利被明確界定時，權利人即可以協議方式出售其權利，而交易雙方對於權利價 值的評價落差就有議價空間⁶⁶²。亦即，准許禁制令的效果將促使原、被告就系 爭專利之使用協議，不論該成交價格在原、被告之間的利益分配，這將是個促 成雙方自願交易而達成效率的方法。自經濟分析之觀點而言，若將專利制度目 標預設為「專利所提供的保護僅在誘使專利權人創新努力的必要程度內具有社 會價值」⁶⁶³，學者有認為在決定是否要為專利權侵害發給禁制令（而非授予後 續權利金）時，法院僅專注在考慮禁制令可能強加於訴訟當事人及公眾的當下 困境，而非考量較具關連性的、促進動態福利（亦即如何程度的排除競爭者能 力是否為原告決定將產品上市的必要誘因）的專利制度目標是很奇怪的⁶⁶⁴。因 而主張在某些可識別情形下⁶⁶⁵，法院確實應該拒絕核發禁制令，因為這些情況 下將排除侵權競爭者將減少靜態消費者福利（static consumer welfare）而並未 增進任何相應的動態效率⁶⁶⁶。

662 COOTER &ULEN, supra note 56, at 96.

663 Hovenkamp & Cotter, supra note 77, at878 ; See also Abramowicz & Duffy, supra note 108, at 1593-1603 (arguing that an inducement framework should guide the analysis of whether an invention was nonobvious).

664 Hovenkamp & Cotter, supra note 77, at 872.

665 文中稱之為「“diagonally integrated” non-practicing entity (diagonally integrated NPE)」，即 取得專利卻不實施，並與一些使用（或可能潛在使用）專利技術的下游公司競爭的執行者

（producer），或利用其閒置的（idle）專利來削弱或排除與 diagonally integrated 公司所生產產 品競爭抗衡的公司。Id. at 876.

666 Id. at 872.

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然而其「探究發明時點排除權是否實際上是發明人決定發展其創新理念所 需必要條件」之主張其實有套套邏輯的疑慮，或至少是與現行法制是相悖的─

─那需不需要檢討所有發明都全面給予排他權的必要性？另一方面，禁制令表 面上確實在短期有阻止市場進入而抑制競爭、迫使消費者轉向次優產品、使侵 權產品中的任何侵權人自己的智慧財產權也一併受阻之效果⁶⁶⁷。然而這些情況 都僅在「沒有可供輕易轉換的替代方案以替代專利發明技術時」才會發生，而 這樣窘迫的情境，除了標準必要專利外⁶⁶⁸，也可能是源自於潛在侵權人對於專 利檢索義務的忽視與被主張權利的射倖性心態⁶⁶⁹。試圖歸類出特定要件類型而 拒絕核發禁制令（即 eBay 案中最高法院反對的「類型化」拒絕核發案件），所 要思考的是：無禁制令規則對於專利制度運作之影響。

無禁制令規則其實等同強制將法院的手伸進私人契約裡決定授權金，在以 後續權利金取代禁制令核發的情形如此，即使單純類型化的拒絕核發禁制令亦 是如此。表面上人們說：無禁制令規則存在，專利權人就有壓力無法恣意提高

無禁制令規則其實等同強制將法院的手伸進私人契約裡決定授權金，在以 後續權利金取代禁制令核發的情形如此，即使單純類型化的拒絕核發禁制令亦 是如此。表面上人們說：無禁制令規則存在，專利權人就有壓力無法恣意提高

在文檔中 論專利制度之技術觀點與市場觀點──以專利權侵害與救濟為中心 - 政大學術集成 (頁 158-173)