實施成本與困難

雙重的侵權比對標準在實施上也有一些疑慮與成本，在侵權案件中有兩種 相關受眾時，侵權認定者必須擔負兩項工作：模擬專家、以及模擬消費者。除 了上述市場觀點帶來的界定問題，如何最佳的在專利侵權案件中適用這些觀點 也還有許多複雜而實際的問題需要處理³³⁰。即使在這些問題之外，尚有如何在 不混淆侵權認定者的情形下轉換各別受眾視角，或侵權認定者過於傾向其中一 種觀點的憂慮³³¹。

（三）現制下之空間

在文中作者舉例「在對一個專家而言，魔鬼氈用以固定鞋子與魔鬼氈用以 固定心臟位置並不是不同的技術發明，而僅是對於相同基礎科學原理的不同市 場應用。」以說明專家角度的技術相似性判斷可能產生的問題³³²。因為作者認 為賦予專利權並不意在使發明人取得整個市場³³³，而僅以技術相似性相符即認 定侵權將帶來過多的誘因。然而本文認為這樣的說法很可能是過於武斷的──

這個例子聽起來幾乎就是個專利品質不佳的問題，而這並非等到侵權認定之救 濟端才來處理的。此外專利法現行制度下亦尚有其他方法可以節制這種「超乎 想像但卻可能落入申請專利範圍」的案件：其一是技術相似性嚴格要求至「完 全相同」始構成侵權；其二是申請專利範圍之可涵蓋解釋範圍仍受限於「發明 時」之解釋可能³³⁴。

於技術相似性判斷之外，再行加上市場替代性作為雙重侵權認定標準之一，

除了為申請專利範圍增添變動性，實質上效果而言僅有限縮專利權利範圍之可

330 包含陪審團（或法官）作為事實認定者如何（操作）以特定受眾做為參考點去衡量侵 權以及「如何確認（ascertain）消費者在想什麼」的第二層次問題。法院可能必須將技術和市 場調查分流不同的事實認定者，或進行複雜的角色轉換徵詢（channeling inquiry）。此外為了 這個受眾選擇的運作，事實認定者必須「有能力」將自己置於專家觀點或消費者觀點。Fromer

& Lemley, supra note 16, at 1267.

331

Id. at 1303.

332 Id. at 1287-1288.

333 Id. at 1293.

334 沈宗倫，專利權之公示與公信，專利師第 17 期，頁 5-6，2014 年 4 月。

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能結果³³⁵。對於限縮侵權成立可能性所尚需討論的是：限縮之理由何在？是否 有其合理性與必要性？若魔鬼氈用於固定心臟位置的情形（假使非屬專利品質 不佳）就技術觀點而言完全符合專利範圍，亦為發明當時之所屬技術領域專家 就請求項文字可得預測之射程範圍，仍不屬於專利法所欲保護的範圍嗎？換言 之：如果被控侵權對象與申請專利範圍完全相符，為什麼我們不認為這樣的情 形該被保護？該研究提出的理由主要為避免限縮後續發明空間，並避免專利權 人獲得未預期的壟斷空間³³⁶。這樣的理由除了前述疑慮外，本文認為在方法的 採擇上，縱採取依附於技術相似性的侵權比對認定標準，亦非即無調整空間。

學者於文中所指的專家視角切入觀點更多的時候是指以技術相似性去作 比對，也就是說其實其中仍有透過技術水準調整的彈性空間。同樣是對技術相 似性之侵權比對分析，技術領域內的參與者知識水準低至略懂技術之經銷者，

高至博士研究者或產業中特別精巧之熟習者³³⁷。在專利法制本身之技術特定特 性下，侵權認定標準在 PHOSITA 的視角下是立於個案發明技術本身所屬技術 領域，而賦予逐案的裁量權，以相應個別領域不盡相同的實質內涵，亦非制定 單一通用標準³³⁸。在所謂的「專家視角」下，法院仍得在「所屬技術領域」³³⁹ 及「通常知識」中運用判斷餘地適度調整，使審判結果切合於專利制度目標。

雖然學者是從侵權比對認定標準出發，但其實本質上不脫如何解釋申請專 利範圍的問題。因為美國明確的用法律問題與事實問題把法官跟陪審團的權限 區分開，也因此讓我們比較細緻的注意到這個問題──若要說解釋申請專利範 圍是法律問題而將權限交予法官，但它實際上就是在進行侵權比對了──這幾 乎就是一體兩面的事。在專利侵權救濟中，侵權比對認定是無法與規範性切割 的，反之申請專利範圍解釋也帶有事實認定色彩³⁴⁰。美國專利救濟程序的作法

335 同時須滿足技術相似性與市場替代性之要求將使認定結果呈四種排列組合，其中「僅 具有技術相似性而不具有市場替代性者」之認定結果將由侵權轉為不侵權。

336 指避免不區分市場（毫不考慮市場性）的情形下，可能給予過度誘因。

337 Darrow, supra note 267, at 234–235.

338 Burk & Lemley, supra note 201, at 1185-89.

339 See Daiichi Sankyo Co v. Apotex, Inc., 501 F.3d 1254, 1256-7 (Fed. Cir. 2007). 本案由於 對技藝人士之水準認定不同，聯邦巡迴上訴法院與地方法院對進步性之判斷即完全不同。

340 2015 年美國最高法院於 Teva Pharms. v. Sandoz 案中指出，當地區法院在解釋請求項時，

只參考內部證據時，則只是處理法律議題。此時，上訴法院對地區法院的認定結果，可自為 重新審查（de novo）; 然而，地區法院有時需要仰賴外部證據，以了解背後的科學知識

（background science）或「申請時所屬技術領域中對該用字的意義」，當這些輔助事實有爭議

時，法院就需要尋求外部證據（包括專家證人），認定輔助事實。上訴法院若要推翻地區法院

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與學者的建議只是更加提醒了我們專利侵權比對認定上的綜合事件性質，以及 視角統一性的重要性。幫助重新審視侵權認定與專利制度目標是否一致，並指 出解釋之切入視角確實影響了專利保護範圍的走向，進而影響專利目的是否達 致。

參、 小結

一、技術觀點在侵權認定之功能暨制度定位釐清

「應該在同時滿足專家及消費者視角下的侵權認定始該當侵權行為」³⁴¹的 說法即使仍有討論空間，本文仍認同該研究所指出「智慧財產權法中的許多問 題來自忽視某一方面或另一方面的決定」³⁴²的觀察點，也切合本研究想探討的

──專利制度的技術觀點與市場觀點考量對於專利救濟司法程序整體運作上 的影響與配置。為了相應個別領域具有不盡相同的創新實質內涵，在現行專利 法制下，侵權比對標準視角是立於個案發明技術本身所屬技術領域而賦予逐案 的裁量權，並非制定單一通用標準。此亦可窺見立法者對於專利侵權救濟，因 應不同發明的創新能量所預設的調整彈性空間。究以「技術相似性」或「市場 替代性」又或兩者兼具的視角切入侵權認定之探討，提醒了人們專利救濟程序 可以在哪些環節置入「市場觀點」或「技術觀點」的考量，以形塑最適的專利 制度，並敦促思考對於某些觀點的側重適用是否合宜。

另一個帶出專利制度中技術性與市場性兼容特質的例子是進步性與商業 成功間的關聯性。學者有指出³⁴³，聯邦巡迴法院助長了把商業成功當成非顯而

法官之結論，是因為背後的事實爭議，則上訴法院法官必須發現地區法院法官在事實認定的 過程中，有明顯錯誤（clearly erroneous），才可推翻地區法院的請求項解釋。本案是自 1996 年的 Markman v. Westview Instruments, Inc.案以來，請求項解釋屬於法律問題（question of law）， 應交由法院判斷；侵權與否屬於事實問題（question of fact），交由陪審團判斷的二分作法下，

對於請求項解釋之性質具有事實認定成分之承認。Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 135 S.

Ct. 831.

341 Fromer & Lemley, supra note 16, at 1255.

342 Id. at 1304.

343 LANDES &POSNER,

supra note 7,

70

易見性的一項代表的趨勢³⁴⁴，其理論在於：假如一項發明既顯而易見又能夠賺 錢，那它為什麼沒有更早就被人想到呢？該論述的批評即在於：它未能在發明 本身與發明的市場化之間作出區分，法院難以在伴隨發明市場化而來的商業成 功中將該發明的貢獻整理出來；後者涉及發明以外的投入，更重要的是這些投 入並非由智慧財產權法加以保護³⁴⁵。如何考量這兩項特性於「整個」救濟制度 中的配置顯然是需要細緻考量的，本文認為「是否在侵權比對認定標準中加入 市場性」有著同樣疑慮：在專利制度設計中，市場性評價僅具誘因之工具性質，

並非專利權之目的。就這點而言，專利權利範圍似仍應以具體技術性之請求項 為本，若於此環節納入市場觀點之判準反而有本末倒置之疑慮。市場在其中從 各種不同的創新方案中進行選擇，然而這些方案的相對前景是無法事先做出評 估的³⁴⁶。

為了社會利益，專利法希望鼓勵廣泛而大量的發展實用科學與工程發明，

包含以不同方式達成相似或相同功能的發明。以專家視角而非消費者去衡量相 似性，確保僅在被告產品含有「過於相似於原告發明的」發明概念時才認定專 利侵權。相反的，如果被告產品在該領域建構重要貢獻（a material contribution）， 以不同方式達成相同結果，它的創新將不因侵權認定而減少³⁴⁷。就側重技術觀 點比對、所謂的「專家視角」而言，除了鼓勵相關領域的技術貢獻，以專家為 侵權認定目標受眾事實上反而對於消費者是較有利的。相較於技術相似性更傾 向去關注在市場替代的消費者視角在運作上仍有疑慮，即消費者可能忽略了一 些具有社會價值的技術差異，因此阻止了有價值作品的創新。這些在消費者視 角下可替代而足夠相似的產品，在專家視角下將因此留下來而更可能被製造並 提供消費者更廣泛系列的商品及更低的價格。如果競爭促進創新是正確的，允

包含以不同方式達成相似或相同功能的發明。以專家視角而非消費者去衡量相 似性，確保僅在被告產品含有「過於相似於原告發明的」發明概念時才認定專 利侵權。相反的，如果被告產品在該領域建構重要貢獻（a material contribution）， 以不同方式達成相同結果，它的創新將不因侵權認定而減少³⁴⁷。就側重技術觀 點比對、所謂的「專家視角」而言，除了鼓勵相關領域的技術貢獻，以專家為 侵權認定目標受眾事實上反而對於消費者是較有利的。相較於技術相似性更傾 向去關注在市場替代的消費者視角在運作上仍有疑慮，即消費者可能忽略了一 些具有社會價值的技術差異，因此阻止了有價值作品的創新。這些在消費者視 角下可替代而足夠相似的產品，在專家視角下將因此留下來而更可能被製造並 提供消費者更廣泛系列的商品及更低的價格。如果競爭促進創新是正確的，允