技術觀點之功能與市場觀點之可能性

專利制度設計上同時運用技術觀點與市場觀點評價而運作，在專利執法／

權利實現之時刻，如何將這些評價要素納入考量，或調節或創造彈性空間以達 成較佳的專利制度運作效率，相較於在特定救濟環節定奪「是／否應該考量」

之結論，本文認為看見這些評價要素對於整個制度的影響，以及何以適用的思 考脈絡是較重要的。專利範圍解釋、侵權認定標準與均等論之適用標準目前法 制適用上均採專家觀點（PHOSITA）認定。在侵權認定標準一環，有論者提 出應納入市場替代性作為調節的看法。有鑑於專利制度運作中「共構的」技術 性與市場性，在本章第一節本文以該研究之立論為基礎⁴⁷⁹，試圖分析並檢視「市 場觀點」下的市場替代性是否於侵權認定標準一節有其必要性與合適性。並檢 視同樣的論述在均等論認定侵權一節是否仍有所立據，又有無其必要性與合適 性。

壹、侵權認定中的不同考量與制度協調性

專利制度本質上即是一套「權衡」的制度，透過權衡私有財產化之誘因與 知識公共財之衝突，促成創新進程加速與公眾知識累積。一方面專利的排他權 可 以 防 止 被 保 護 產 品 的 模 仿 競 爭 ， 允 許 權 利 人 對 於 技 術 近 用 索 取 好 處

（premium），並功利的限制這些有價值的創新大量的在社會擴散。另一方面，

因為知識經常是累積的，當發明人不被禁止立於先前技藝、科學、技術創作去 產生新作品時，社會將受益。由於這些原因，專利法需要同時確保它所保護的 作品在適當時機落入公共領域，以及第三方得以在某些社會價值目的下自由使 用這些受保護的創新⁴⁸⁰。如果專利權太過強烈社會福利將減少。然而必須考慮 的因素與影響到了救濟程序就不僅止於財產化理論上的成本效益分析了。曾有 研究⁴⁸¹指出，以專利成本做為篩網（screen）的文獻突顯了成本對專利申請人 和專利權人行為的影響，然而專利制度也對其他對專利做出決策的行為者──

包括專利商標局和潛在的侵權者徵收成本。因而可能導致專利制度的效率範圍

（the effective reach）偏離其所提供的形式權利範圍。儘管所有者成本往往會 縮小專利制度的效率範圍，但非專利權人的成本（non-owner costs）往往會超

479 Fromer & Lemley, supra note 16.

480 Id. at 1263.

481 Eisenberg, supra note 437.

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出（enlarge）其形式限制（按：形式專利權利範圍）⁴⁸²。這也提醒制度的效率 運作講求的是適用的協調性和整體性，討論僅由任一環節出發再行拼裝極可能 忽略了其他環節相應調整的必要性。這些在制度設計上必須被平衡、考量的因 素到了真正實現權利的救濟程序，面對真實個案的司法審判者將成為實際維繫 制度衡平的重要關鍵。也因此審酌一項制度要素如何的被運用、考量及其結果，

在專利救濟制度上有整體性檢視分析之重要性。

另一方面必須注意的是司法提供的指引功能。作為法律的真正解釋者，一 套維繫於利益權衡而運作的法制度，該被看見的利弊得失都更應該被仔細的審 酌。作為制度的真正實踐者，其適用與解釋下的法律才是這套制度真正面貌。

在美國，學者即有指出，在其迴歸分析下發現聯邦巡迴法院無論在專利申請數 量還是在專利授權數量方面，都產生了重要的積極影響，這顯示反映在法院判 決中的政策，最終將影響到專利申請、專利授權與專利訴訟⁴⁸³。當權利實現的 請求來到實際執法的法院，需要被考量的因素變得更多，並須正視每一項法院 決定對於專利制度未來面貌的影響為何。究以「技術相似性」或「市場替代性」

又或兩者兼具的視角切入侵權認定之探討，提醒人們專利救濟程序可以在哪些 環節置入「市場觀點」要素或「技術觀點」要素的思考以形塑最適的專利制度，

並敦促思考對於某些觀點的側重適用是否合宜。

貳、市場觀點的可能性與疑慮

本文認為，在侵權認定中將「不創造市場傷害」作為允許第三人使用的觀 點，有混淆權利排他權與市場力量壟斷不同層次概念之虞。專利制度之設計僅 是以市場立基的誘因（market-based incentives）以及市場供需運作作為報酬決 定機制，而允許發明人收集壟斷利潤，並非賦予壟斷利潤的權利（a right to monopoly profits）⁴⁸⁴；自由市場之評價僅是評估發明貢獻之機轉、誘因之工具 性質，並非專利權之目的，更非專利權利範圍之一部⁴⁸⁵。就這點而言，涉及專

482 Id. at 62.

483 LANDES &POSNER,

supra note

484 Roin, supra note 131, at 1010-1011.

485 如何透過專利權回收發明成本或獲得預期利益，仍需透過授權（或訴訟）、次透過產 品化等應用去實現，至於獲得多少利益在專利權制度的設計上承著財產權化的基礎，是藉由 自由市場的供需去決定價格、予以價值評價的，亦即發明的社會價值取決於市場上人為稀少 性以顯示消費者需求。

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利權利範圍界定事項似仍應以具體技術性之請求項為本，若於此環節並重市場 觀點之市場替代性作為判準反而有本末倒置之疑。即使僅是在理論上將「市場 區別」作為限縮權利排他範圍的事由之一，專利制度功能與目標也顯然與在侵 權認定中帶有市場觀點的著作權法或設計專利法制有別，而無法直接援引論 理。

考量市場替代性之下的消費者觀點可能會忽略了一些具有社會價值的差 異，因此阻止了有價值作品的創新⁴⁸⁶。這些在消費者觀點中可替代而足夠相似 的產品，在專家觀點下將因此留下來而更可能被製造並提供消費者更廣泛系列 的商品及更低的價格。市場在其中從各種不同的創新方案中進行選擇，而這些 方案的相對前景是無法事先做出評估的⁴⁸⁷。如果競爭促進創新是正確的，允許 一定程度的差異化產品也可能最佳達成鼓勵發明創新的目標⁴⁸⁸。同時，專利法 在專利範圍限制上側重技術相似性也確保隨後的發明人可以在不違背專利法 的形況下，發展各種消費者視為與專利發明相互可替代而在技術上不相似的物 件。因而以鼓勵後續改良發明作為納入市場替代性作為侵權標準並不是很堅實 的理由，何況後續發明對於系爭專利而言尚有進步或改良等效益，僅是不同市 場的實施顯然並不足以作為理論支持。

甚且專利法並不要求專利權人必須應用或產品化，在侵權判斷環節納入市 場評價要素未能在發明本身與發明的市場化之間作出區分，法院難以在伴隨發 明市場化而來的商業成功中將該發明的貢獻清理出來；後者涉及發明以外的投 入，更重要的是這些投入並非由智慧財產權法加以保護⁴⁸⁹。納入市場觀點要素 去考量侵權比對可能有過度限縮（如認須同時符合技術與市場替代性要件）或 擴張（在單採市場觀點時亦有過譽之可能）專利權利範圍之可能性。此外諸如 替代性之市場觀點評價方法均涉及市場界定之難題。在技術認定實務上尚難以 處理的時間性與後設性問題⁴⁹⁰，加入市場觀點標準後也要再處理一次⁴⁹¹，無疑

486 Fromer & Lemley, supra note 16, at 1278.

487 LANDES &POSNER,

supra note

488 Fromer & Lemley, supra note 16, at 1281.

489 See Merges, supra note 245.

490 文字的意義與指涉範圍常與時間高度相關，發明時既有文字意義可能尚無法跟上極其 新穎的發明理念，業界技術水準隨時間提升後，要如何假設回發明時之水準在實務上也是難 題。

491 從發明申請時直至侵權發生時，市場上的產品（或技術市場上的技術）也不斷的在演 進增長。此外用哪個時間點去評斷市場替代性也是難題。

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是為侵權認定增加更多不確定性，也為權利實現增添變因。於確立權利內容行 使邊界之專利申請範圍與侵權比對仍應以嚴守較具體、明確、公示而可得預測 的技術特徵⁴⁹²為較佳的切入觀點選擇。

在均等論之觀察，由於旨在判斷被控侵權品是否僅為一些相較於原發明權 利範圍內容「不太重要的改變」，而這些「不太重要的改變」在系爭專利所屬 技術領域中具有通常知識者眼中可被認為根本就是用來躲避專利執法所做的 簡單伎倆，以至於法院覺得不把這樣的行為視為（等同為；equivalent to）侵 權簡直就要架空專利權制度一般危險。也因此指出市場觀點之消費者視角在

「輔助」推斷（證明）二者是否實質等同的特殊角色，只是在市場觀點之探求 絕非僅於判決論述中以「一般消費者」帶過而為之。不同觀點的運用在均等論 偌大而抽象的衡平理念下「如何構成均等」、是否「完整而客觀的適用判斷法 則」在個案之具體化實至關重要，亦無從減省。市場觀點要素在論理上的採擇 不應略過實質市場界定、比對標的之採擇論理、可替代性以及消費者子集的定 位暨與專利技術之關聯程度……等說明，否則其在均等論中定位不明的運用，

可能對專利權人或公眾造成突襲而無疑將帶來更多問題。

參、技術觀點之必要性與功能

在侵權認定中的技術觀點考慮的是專利機制運作設計中的「權利邊界形式」

與「公示功能」。當專利法制旨在鼓勵於該相關領域做出技術上可區辨貢獻，

並同時阻止無技術區別貢獻的作品，技術觀點下的專家視角是合理的侵權認定 目標受眾。試圖透過市場觀點要素為專利權利範圍撐開實質權利範圍時，相較 於公眾可見的技術特徵似乎更為浮動而無法預見，涉及市場評價也使這項判斷

並同時阻止無技術區別貢獻的作品，技術觀點下的專家視角是合理的侵權認定 目標受眾。試圖透過市場觀點要素為專利權利範圍撐開實質權利範圍時，相較 於公眾可見的技術特徵似乎更為浮動而無法預見，涉及市場評價也使這項判斷