修法建議

一、現行修法可行之方案

（一）專利法與商標法上補強授權登記對抗制規定 1.目前我國之困境

智慧財產最重要的利用方式之一，即是授權。然而，綜觀我國現行智慧財產法 制有關授權之規範，專屬授權與非專屬授權各自之法律效力，規範不僅粗糙簡略，

且法律間之立法方式出入頗巨，此種不統一的規範方式，對於我國社會群體欲有效 利用智慧財產，充滿隱憂³²²。清楚、合理的授權規定統一，智慧財產法律與法律間，

立法方式統一，奠定良好授權規範基礎，是本文最衷心之懇求。

我國 106 年專利法部分條文修正草案修正條文第 62 條「第一項授權經登記後，

發明專利權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。」建立讓與不破授權原則，

明定專利授權契約經登記後專利權移轉者，授權契約對於受讓人繼續存在。修法理 由為「增訂第四項。為保障被授權人之實施權益，爰參考商標法第三十九條第三項，

明文規定發明專利權移轉不影響原授權關係之存在³²³。」該條第 1 項「發明專利權 人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登 記，不得對抗第三人。」表示增訂之第 62 條第 4 項所為之「第一項授權經登記後」

係包含專屬授權與非專屬授權，針對本條有三個疑問：1.專屬授權已經於第 62 條 第 1 項規定「非經登記不得對抗第三人」，對抗效果本就包含「專利權移轉者，其 授權契約對受讓人仍繼續存在」，因此屬於重複規定；2. 「專利權移轉者，其授 權契約對受讓人仍繼續存在」，卻沒有規定關於非專屬授權經登記，而後發生之專 屬授權，缺漏類似「非專屬授權登記後，專利權人再為專屬授權，在先之非專屬授

322 McCarthy 等，前揭註 103，頁 70。

323 經濟部智慧財產局，前揭註 90。

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常係發明專利之人，了解自己專利中所利用到他人的基礎專利，因此於自己實施 時，清楚須要取得基礎專利授權，製成之實施品的販賣，進口等實施行為，才不致 侵害他人權利。然被授權人卻非發明專利人，雖然在授權書上可能會寫明，如有侵 害他人之專利由專利權人負損害賠償責任，但是專利權人之「專利」本身並無侵害 他人專利，而係實施行為才會侵害他人專利，被授權人可能會付出極大的訴訟成 本，因此。對於我國授權實務觀察³²⁷，我國科技立國，尤其製藥產業幾無獨自開發 藥品的經濟實力，因此取得授權係為促進產業發展與國人健康的重要方法之一，因 此對於被授權人的保護越周延，對於我國產業發展越有利。

我國自專利法去刑化，加上賦予專屬被授權人提起自行訴訟之權能，區分排他 權說與實施權說在大部分情況確實沒有實益，然在二重交易，甚至三重、四重，一 專利權上附加數個專屬授權、數個非專屬授權以及讓與專利時，現行規定之矛盾，

使實務本身亦無法自圓其說，因此第 62 條第 4 項讓與不破授權原則之增訂，即可 以看出從現行條文與法理無法推導出讓與不破授權原則。

2.建議修法方向

我國商標法 39 條「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一 部指定地區為專屬或非專屬授權。前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗 第三人。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。

非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記不受影 響。」規定似有些疊床架屋，建議仿效日本商標法 31 條第 4、5 項規定「(4)通常 使用權經登記後，對在其發生後取得該商標權或專用使用權或者對於該商標權的 專用使用權者，具有其效力。(5)通常使用權的移轉、變更、消滅或者處分的限制，

327 李素華（2016），〈我國藥品專利保護之現況與未來——從專利連結制度之研擬談起〉，《智慧財 產權月刊》，216 期，頁 5-28。

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非經登記，不得對抗第三人。」我國商標法第 39 條第 2 項參酌日本商標法第 31 條 第 5 項規定「前項授權之設定、移轉、變更與消滅，非經商標專責機關登記者，不 得對抗第三人」。其次，因為非專屬授權目前通說採債權效力，日本亦採此說，依 繼受保護法理須以明文規定為宜，參酌日本商標法第 5 項，我國商標法第 39 條第 3、4 項濃縮成為一條，改為「授權經登記後，對在其發生後該商標權之受讓人或 專屬授權者，具有其效力。」專利法亦宜以前述立法方式修改。

原個人比較偏頗法律安定方向，因我國登記對抗還未有定論且在未登記之前 專屬被授權人未能取得完整的排他權而使得交易相對不安全、法無安定性，偏向日 本的做法，採當然對抗或登記生效制度，國內亦有論者認應修法改為登記生效制 度。惟參考了韓國因應加入 KORUS FTA 從對於交易最安全、保護第三人制度之 登記生效制度，改為登記對抗制度，國際條約亦有授權登記不影響契約效力之規 定，本文重新思考「登記對抗」本身此制度或許真不失為一個折衷、平衡之制度，

不應我國對於登記對抗效力未有定論而否定此制度為最好之採行辦法，反觀日本 之登記對抗制度學說亦是發展多年且學說紛紜，但卻皆導向同一個最終的效果，觀 察國內判決，對於第三人範圍已經較無疑義，這對於專屬授權之目的—授權人取得 排除他人侵害、使用收益專利之目的已然達成，對於一物二賣、二重專屬授權之情 況發生的可能性，對於權利人自毀信譽，並非專屬授權的防堵目的，雖對交易中損 害的預防不如登記生效制度來的穩定，然不應僅考量專利權與商標權為無體財產 權應有一公示外觀，得已維持交易安全及保護交易相對人或第三人，更應考量專利 權與商標權之性質，以藥品專利為例，專利取得後亦須取得藥品許可證，如我國取 得他國藥品之專屬授權，盡可能盡快實施為交易人最需要之處，然請可能位於國外 權利人須配合國內主管機關進行登記，並非便利之事。再者我國積極參與國際條約

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與區域經濟性組織，對於智慧財產的保護，區域經濟性組織有去除交易限制與排除 權利侵害、增強對權利人或專屬授權人保護免於第三人之侵害之現象如 TPP。

登記對抗制度即賦予被授權人如須取得完整權能則登記，如不登記則須承擔 此風險，有論者認為被授權人信任權利人已投資，並非不保障被授權人，如被授權 人選擇信任原權利人而不予登記發生交易上之風險則責無旁貸，衡諸授權登記為 對抗效力，屬私權關係，不宜因此產生課予商標權人須為授權登記之義務。

智慧財產權與國際接軌，登記對抗制度是否宜改成當然生效制或登記生效制 度，如果以市場自由交易交易習慣授權登記客體為考量，仿效日本當然生效制度。

然為穩定市場交易，減少爭訟之考量，登記制度有其存在必要。登記生效制度影響 交易快速進行，登記對抗制度同時可督促被授權人積極登記之外，亦同時兼顧快速 交易市場以及去除登記之不便。如二重專屬授權情況下，未經登記之專屬被授權人 皆可繼續實施專利，亦得對不法侵權人行使排他權。僅有授權登記後取得完整所有 權之被授權人得對抗第三人，此時無論身為前後手的第三人，因怠於登記與查證的 結果，被賦予不作為之不利益，其信任原權利人取得授權而據以實施後的沈沒成 本，尚屬合理。

無論是哪一種制度都有其優缺點，因我國民法係以形式主義立法，而智慧財產 權法的交易行為大多採基於意思主義下的登記對抗制度，立法者的政策考量是便 利市場交易與保護第三人之間取的平衡而採取折衷的登記對抗制度，許多國內文 獻基於將登記對抗制度套用於無體財產權的思維轉換上，受制於我國民法的基於 有體物而僵化思維，而推崇較符合我國具有法安定性特色的形式主義立法。

國內民法學者謂：「登記對抗制度有使交易敏捷之優點。然而物權之變動僅因 債權行為之意思表示，即足生效力，不僅不能從外部認識其變動及變動之時期，致 不能保障動的交易安全，且法律關係不能明確化，故不得不已登記為對抗要件，然

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卻因而產生物權在當事人間內部關係與對第三人之外部關係不一致之複雜問題，

此為其短處。而登記生效以登記為物權變動之生效要件，不僅保障交易之安全，且 使當事人間就物權變動之時期明確化，此項當事人間之內部關係與對第三人之外 部關係亦完全一致。但其承認物權行為之獨立存在，不僅與一般社會生活之實際狀 況未盡相符，況物權變動之明確化，嚴格以言，乃來自物權變動之公示方法，而非 因形式主義之故，且因形式主義與無因性相結合之結果，就靜的安全之保護亦失之 不周³²⁸。」，然形式主義下的物權無因性本就無法適用於無體物，登記對抗制度因 未登記前權利的不安定性之缺點，考量無體財產權授權登記的難度、保護期間、跨 國交易、專利被市場淘汰快速，登記生效制不符合時代需求，我國無論科技產業、

醫藥產業等，向國外取得授權乃促進產業發展重要手段，採當然對抗制則缺乏對三

醫藥產業等，向國外取得授權乃促進產業發展重要手段，採當然對抗制則缺乏對三