從日本特許法觀察通常實施權制度之變革

日本特許法上之通常實施權於 2011 年由登記對抗制（登録対抗制度）改採為 現行之當然對抗制²⁴⁴。舊法通常實施權採行登記對抗制度，通常實施權未經登記，

通常實施權人不得對抗對特許權之受讓人等第三人（舊特許法 99 條 1 項）。特許 權上已設定通常實施權，然於特許權人讓與特許權之情況下，不須經通常實施權人 之同意，特許權經讓與後，登記作為第三人的對抗要件，未經登記之通常實施權人 的實施將構成對特許權的侵害。為此，即便通常實施權人對於特許發明實施繼續實 施的情事，仍舊不利用登記制度的理由如下：1. 登記手續與費用負擔不輕。2.授權 契約之事實，其他公司得以知悉被授權公司商品開發的可能，甚至是被授權人希望 授權契約之存在本身保持不公開、秘密的狀態。3.包裹授權契約（包括ライセンス 契約），授權客體所屬特許權之特許編號無法特定，特許編號作為登記的前提下，

241 黃蘭閔，〈EPO 發布第一版歐盟單一專利指南〉，

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Patent_Administrator/IPNC_170920_1302.h tm（最後瀏覽日：07/28/2018）。

242 The European Patent Convention

101 Article 2(e) Regulation (EU) No 1257/2012 specifies that "Register for unitary patent protection means the register constituting part of the European Patent Register in which the unitary effect and any limitation, licence, transfer, revocation or lapse of a European patent with unitary effect are registered."

歐洲專利公約116 條：如果申請人和被授權人有此要求，授權證將作為獨家授權記錄在單一專利 保護登記冊中。授權證記錄在單一專利保護登記冊中（參見規則24（a）和（b）EPC）。

歐洲專利公約101 歐盟第 1257/2012 號條例規定：單一專利保護登記是指構成歐洲專利登記冊的 一部分的登記冊，其中單一效力和任何限制、授權、轉讓、撤銷或失效的歐洲專利具有統一效應 的專利已註冊。

243 本文中提到日本特許法與商標法時，如係專篇介紹日本法，則使用日本法上之名稱「專用實 施權」、「通常實施權」等稱之，如係涉及比較法時，則統一使用專屬授權、非專屬授權。

244 茶園成樹（2011），〈通常実施権の対抗要件制度について〉，《特許研究》，51 期，頁 7。

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無法利用特許法下的登記制度。4.登記係特許權人與通常實施權人共同申請原則下，

通常實施權人，除非授權契約中載有登記意旨的契約內容為限，無法向特許權人提 起對於登記手續的請求等評斷理由。參酌各國法制，美國與德國，授權契約不須登 記，授權契約存在本身，即可作為對抗第三人的立證，係採用當然對抗制度。再者，

英國與法國，即便未經登記，亦可對抗惡意的第三人，係採用惡意者對抗制度，因 此登記對抗制度在國際調和的觀點下則存在者問題。

通常實施權導入當然對抗制度，給予通常實施權適切之保護，確保企業的事業 活動安定性、持續性，登記無其必要性，通常實施權存在作為立證而得以對抗第三 人的當然對抗制度，提倡導入當然對抗制度的理由為：1.通常實施權保護不羈於登 記之政策的高度必要性。2.通常實施權為無體物相關之權利，且對特許權制約性較 小。3.特許法上，承認法定實施權的當然對抗。4.再者，特許權受讓之際，實務上 應向特許權者進行事前直接確認（所謂盡職調查²⁴⁵等）。

當然對抗制度，因不具備登記所生之公示性，通常實施權的第三人對抗力之承 認，引發是否危害交易安全等爭議。關於此點，即便對抗要件欠缺公示性，基於惡 意（或者是重大過失）之第三人對抗可能的「惡意者對抗制度」，不會造成第三人 不測之損害。儘管如此，選擇當然對抗制度，惡意者對抗制度無法給予授權事業活 動十足的保護，更甚者，當然對抗制度被認為實際上並不會造成交易安全巨大之損 害。惡意者對抗要件制度，對抗要件的具備與否、授權得否受保護，第三人的惡意 與否為取決於第三人本身，難以確保授權事業活動的安定性。惡意者對抗制度，複 數特許權總括於一個授權契約的包裹授權，為實務上所常見，在這之中，對抗可能

245 デューデリジェンス 盡職調查（Due diligence）是在簽署合約或是其他交易之前，依特定注 意標準（英语： standard of care），對合約或交易相關人或是公司的調查。維基百科網站，

https://zh.wikipedia.org/wiki/盡職調查（最後瀏覽日：09/11/2018）。

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的實施權與對抗不可能的實施權混同，將前兩者區別為不可能之事，包裹授權之 中，惡意的成立與否必須個別立證，將之一一判斷實為難以實現之事。

當然對抗制度，前述 2.的特點至為重要，作為特許權客體之發明為技術知識

（情報、無體物），通常實施權被解釋為特許權人不得對被授權人行使禁止請求權

（差止請求權）²⁴⁶與損害賠償請求權的不作為請求權，特許權受讓人即便承認通常 實施權之對抗力，而不得不容忍通常實施權人的實施，亦不妨礙自己實施。再者，

設定專用實施權的同時，亦可能授予其他的通常實施權。以有體物而言，複數的使 用者無法同時利用同一有體物，承認利用權的對抗力時，有體物受讓人無法利用該 有體物。特許權的通常實施權以及有體物的利用權，前兩者的性質大異其趣，因性 質迥然之故，無法與民法一般原則整合之當然對抗制度，作為導入該制度正當化的 根據。上述 4.實施「盡職調查」之實際問題，特許權受讓人於受讓之際不知通常實 施權的存在，受讓人受到不測之損害的情形時，讓與人對受讓人負損害賠償之責 任。

鑑於當然對抗制度為不具公示性即承認第三人對抗力，通常實施權人與特許 權讓與人的授權契約中，關於權利義務之約定，而由特許權受讓人完全繼承前者契 約，實為不妥。授權契約之義務，權利人有向通常實施權人技術援助義務、技術提 供義務等屬人性格強烈之義務，特許權受讓人容忍通常實施權人的實施之外，還必 須負擔已失去屬人性格之義務，實有損交易安全。因此，特許權受讓人，僅負擔對 於通常實施權者不行使禁止請求權與損害賠償請求權，此外不負擔其他義務。

下列三個情況，受讓人不須繼承契約內容：1.獨占的通常實施權、2.通常實施 權人有再授權之權利、3.交叉授權。

246 日本的差止請求權包括排除妨礙請求權、預防侵害請求權及侵權物廢棄請求權。

https://read01.com/zh-tw/jjN50x.html#.W5esnS03CMQ（最後瀏覽日：09/11/2018）。

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1.獨占的通常實施權：讓與人與通常實施權人契約約定（以下稱原契約），授 權人負擔不得再授權他人之義務，然對於受讓人而言，不妨礙其再授權給其他人，

即便是約定授權人自身不得實施（安全獨占的通常實施權），受讓人亦得自己實施，

不受原契約拘束。

2.通常實施權人有再授權之權利：通常實施權人向授權人取得再授權之情況，

授權人負有同意再授權之義務，同樣，前述授權契約內容不被繼承，通常實施權人 未得受讓人之同意，不得再授權其他人。然若於特許權讓與前，通常實施權人已再 授權他人，取得再授權之被授權人，係基於特許權人同意通常實施權人的再授權，

再授權之被授權人得以其取得的通常實施權對抗特許權受讓人。

3.交互授權：A 與 B 締結交互授權契約，B 授權 A 自己所有之特許權，有容 忍 A 實施的義務，A 的特許權讓與 C，前述交互授權契約不被繼承，C 若實施 B 的特許發明則侵害 B 的特許權。對於 B 而言，取得 A 特許權的授權，係以授權 A 通常實施權之行為取代授權金之支付，然授權予某一特定人對 B 特許權人的利害 關係有極大影響，B 特許權的授權人地位由 A 移轉予 C，適用日本特許法第 94 條 1 項²⁴⁷，也就是 C 必須取得 B 的同意。當事人保有多數特許權的交互授權（尤其 包裹授權），屬人性格強烈，因此契約繼承係為極不適妥。