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第五章 我國近期判決研析

第四節 判決研析

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9、11-14 違反同條第 3 項規定,應撤銷專利權,顯有適用法規不當之違法,且違反 憲法上平等原則作為理由。

針對上述理由,再審最高行政法院認為原審判決及原確定判決已敘明其認定 依據及理由,再審意旨對於原審判決及原確定判決所敘理由,則未具體指出有何適 用法規錯誤之情形,顯非具體表明原審判決及原確定判決所適用之法規有如何不 合於法規規定,或有如何顯然違背司法院解釋或本院判例之情事,其再審之訴為不 合法,故予駁回。

第四節 判決研析

第一項 手段(步驟)功能用語請求項之認定

美國於專利法 35 U.S.C. §112(f)中明定得使用手段(步驟)功能用語,而我國 則於專利法施行細則第 19 條第 4 項中明文准許以手段(步驟)功能用語撰寫請求 項437。法條文字上,兩者主要規範內容,皆係手段(步驟)功能用語得適用於「複 數技術」特徵組合之發明,且於解釋手段(步驟)功能用語請求項時,應包含說明 書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

美國專利審查程序指南及我國專利審查基準中,最初有關「手段(步驟)功能 用語之認定三條件」規範內容亦大致相同;然而,美國後續於 2012 年及 2013 年多 次修訂專利審查程序指南內容,我國卻未跟進而停留在最原始的規範,使得兩者於 規範內容上漸漸產生差異。

兩者差異主要出現於第一項條件及第二項條件之部分。參照美國專利審查程 序指南歷次修訂過程,可知美國已逐漸擴大手段功能用語之涵蓋範圍。時至今日,

審查程序指南中手段(步驟)功能用語認定之第一項條件除了「手段(means)」與

「步驟(step)」外,已允許可替代「手段」之通用替代性用語(亦稱作暫時性用語 或無特定結構意義之非結構性用語)作為限制條件,另於第二項條件中,亦開放使 用「用以(for)」以外的其他連接字句,如「配置於(configure to)」或「以致於(so that)」

等。相較下,我國未作相應修訂,目前審查基準之明文仍要求以「手段用以」、「裝

437 馮震宇,前引註 303,頁 43。

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438用以」或「步驟用以」作為限制條件,未規定得使用可替代「手段」之通用替 代性用語。

從司法實務觀之,美國與我國對於手段(步驟)功能用語請求項所得使用之限 制條件用語,在認定方式上亦有不同。美國法院早期認為,使用「手段(means)」一 詞之請求項會產生該請求項適用手段功能用語規範之「可推翻假定」,未使用「手 段」一詞之請求項則會產生該請求項不適用手段功能用語規範之「可推翻假定」439。 然而,聯邦巡迴上訴法院於 Lighting World v. Birchwood Lighting 案中針對上述假 定改採一種較高的標準,即請求項未使用「手段」一詞所產生的「非手段功能用語 請求項」假定是一種「不易克服」的「強烈」假定440。於相關案件中,法院亦補充 說明與「手段」相似之「機制(mechanism)」、「元件(element)」及「裝置(device)」等 詞彙441,通常亦無法表達足夠明確的結構特徵,故得作為「手段」之替代性用語442, 而克服該強烈假定。惟若於前述替代性用語前增加其他修飾詞彙,例如以「高度調 節機制」或「著色劑選擇機制」作為限制用語,則法院須另行判定該修飾詞彙是否 已提供足夠的結構特徵,即參酌系爭說明書之記載內容後是否能理解該修飾詞彙 之某些結構特徵443,或該修飾詞彙於專利所屬技術領域中是否有任何被普遍理解 之結構意義444,以判定該修飾詞彙是否使得替代性用語無法克服該強烈假定。

上述「強烈」假定標準於晚近 Williamson v. Citrix Online, LLC 一案中為聯邦 巡迴上訴法院所推翻。該案多數意見認為判斷是否為手段(步驟)功能用語之重點 應在於請求項之文字敘述是否足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解技 術特徵之明確結構,而非僅由請求項中是否出現「手段」或「步驟」一詞來作判定

438 不同於美國專利審查程序指南之規範,我國專利審查基準另將「裝置」一詞明定為得以作為限 制條件之用語。

439 Personalized Media Commc'ns, 161 F.3d at 703-04.

440 Lighting World, 382 F.3d at 1359–60.

441 其他如模組(module)、單元(unit)、元件(component)、構件(member)、裝置(apparatus)、機械(machine) 及系統(system)等,亦得作為替代性用語。請參見美國專利審查程序指南第 2181 節。

442 Welker Bearing Co., 528 F. Supp. 2d at 689–90.

443 Flo Healthcare Sols., 697 F.3d at 1374–75.

444 Massachusetts Inst. of Tech. & Elecs. For Imaging, 462 F.3d at 1354.

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445,亦即,判斷請求項是否為手段(步驟)功能用語時,應適用 Lighting World 案 前之假定標準,即確認於專利所屬領域具有通常知識者之理解中,請求項文字作為 結構名稱是否已包含足夠明確的意義。此外,若該非「手段(步驟)」之限制用語 未記載足夠明確之結構特徵,或於記載功能之前提下未記載足以執行該功能之結 構特徵,則該未使用「手段(步驟)」一詞之請求項亦得以推翻其非手段(步驟)

功能用語請求項之假定,而適用手段(步驟)功能用語之相關規範446

Williamson 案以實質全院聯席審理(en banc)展現法院欲解決此一爭議問題之 決心,反觀我國司法實務,針對如此爭議則未有如美國般之重視。即便我國法院始 終承認手段(步驟)功能用語認定之第一項條件,即「使用『手段(或裝置)用以 (means for)……』或『步驟用以(step for)……』之用語記載技術特徵」,卻總於個案 認定時,採取非常寬鬆的解釋。

從過往判決理由中可發現,我國法院認為「裝置」等手段功能用語乃係翻譯自

「means for」等外文,是以著重者在其手段功能,不在其用字遣詞,所使用之文字 並非唯一之表達方式,實際上仍應就其上下文個案判斷447。亦即,法院認為請求項 是否使用手段(步驟)功能用語撰寫之認定重點應在於,請求項中之用語是否足以 使所屬技術領域中具有通常知識者瞭解有明確且充分之結構(或動作)448

此外,於近期智慧財產法院 106 年度民專上字第 32 號民事判決中,法院更強 調第一項條件之記載方式,不能僅以形式上是否以「…手段(或裝置)用以…」或

「…步驟用以…」之語法描述為機械性的判斷,當請求項非以上開語法描述時,需 再進一步確認該請求項是否實質上為包含手段(步驟)功能用語技術特徵。如請求 項所界定的文字用語是純粹的功能,亦即該技術特徵僅描述實施之功能而未描述 足夠的結構、材料或動作,完全無法想像一具體結構、材料或動作,此時通常知識 者只能以說明書中對應該功能所揭露的結構、材料或動作予以判斷時,則該等請求 項的撰寫方式仍應判斷為包含手段(步驟)功能用語技術特徵請求項449

445 Williamson, 792 F.3d at 1348.

446 Id. at 1349.

447 參見智慧財產法院 98 年度行專訴字第 41 號行政判決,第五(四)1 段。

448 參見智慧財產法院 105 年度行專訴字第 99 號行政判決,第六(五)1(4)段。

449 參見智慧財產法院 106 年度民專上字第 32 號民事判決,第五(四)1(1)段。

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從歷年法院判決理由中可發現,我國法院於認定請求項是否適用手段(步驟)

功能用語時,多依第二、三項條件「實質」認定該請求項是否「記載特定功能」且

「未記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作」,而鮮少進行「請求項是 否以『手段』、『裝置』或『步驟』之語法描述」之「形式」認定450,從而形成「即 時停止單元」451及「吸收層」452等皆不違背手段(步驟)功能用語認定之第一項條 件,而得作為其限制條件用語之怪異現象。

本案亦出現上述現象。系爭請求項 1 之記載內容,係「一種使用反射器解決多 點對多點遠距即時串流視訊傳輸及儲存瓶頸之方法,其特徵為反射器被設置於包 含數位監控(DVR)、視訊伺服器(Video Server)之被監控端與至少包含有串流伺服器 (Streaming Server)之伺服端間;被監控端與伺服端間之即時協定視訊資料,係以建 構隧道之方式,在寬網路(WAN)建立獨立之傳輸層與網路層隧道(tunnel)空間傳輸;

反射器設儲存裝置,隨時將輸入反射器之即時協定儲存於儲存裝置內之視訊

『rawdata』暫存區,於固定時段轉檔成『mp4』檔儲存後,即予刪除;反射器具有 同時將接收到『rtp』即時視訊反射給多個接收區塊,包括串流伺服器、視訊轉碼器、

異地備援反射器、即時性監視設備等;反射器之交互備份具有平衡各伺服端、串流 伺服器負載之功能。」原告於民事一審時主張系爭專利使用手段功能用語撰寫,被 告並未反駁,一審法院對此亦未提出任何反對意見;此外,更一審時智慧財產法院 亦提出系爭專利請求項 1、2 依手段功能用語解釋,及有關手段(步驟)功能用語 於發明說明之對應問題。然而,若參照專利審查基準有關手段功能用語認定之第一 項條件,所述「反射器」非「手段」一詞,故應非屬手段功能用語。惟若依據過往

450 作第一項條件之認定時,若請求項之限制條件用語前有其他修飾詞彙,例如以「影音解碼器裝

置」、「橋接器裝置」或「洗滌液噴灑裝置」作為限制用語,我國法院往往逕行將其視為等同於第一

項條件之手段功能用語,而未如同美國法院般另行判定該修飾詞彙是否已提供足夠的結構特徵而 能克服「其為手段功能用語」之假定。請參見智慧財產法院 98 年度行專訴字第 41 號行政判決及智 慧財產法院 106 年度民專上字第 32 號民事判決。

451 參見智慧財產法院 105 年度行專訴字第 99 號行政判決,第六(五)1(2)段。

452 參見智慧財產法院 106 年度民專上字第 32 號民事判決,第五(四)1(1)段。

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我國法院見解,「反射器」雖未有「裝置」一詞,惟其與「反射器裝置」於語意上 並無不同,故為手段功能用語453

本文認為,如此認定方式將使手段(步驟)功能用語判斷三條件中,第一項條 件被第二、三項條件所取代,而架空第一項條件之規範目的。如美國 Newman 法 官所言,是否適用手段(步驟)功能用語係專利申請人之選擇,且專利申請人使用

「手段(步驟)」一詞除了能明確地表現出欲使用手段(步驟)功能用語之意圖454 外,更因以「手段(步驟)用以」一詞出現與否作為認定之方式非常明確,可便於

「手段(步驟)」一詞除了能明確地表現出欲使用手段(步驟)功能用語之意圖454 外,更因以「手段(步驟)用以」一詞出現與否作為認定之方式非常明確,可便於