第四章 手段（步驟）功能用語請求項之明確性要件
第二節 我國之判斷標準
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系爭專利申請人不服美國專利商標局審查人員之審查意見，故提起訴願。然而，
專利審判暨上訴委員會同意美國專利商標局(USPTO)審查人員的觀點，指出該案請 求項使用「configured to…」之用語，但說明書中並未提供任何所需結構之描述。
在美國專利商標局審查人員得以最寬廣合理範圍作解釋之前提下387，由於說明書 未提供足夠內容，使請求項含糊不清388。
第二節 我國之判斷標準 第一項 法規範與行政準則
我國申請專利範圍明確性要件規範定於專利法第 26 條第 2 項，專利法施行細 則第 19 條第 4 項則為手段（步驟）功能用語之明文。細則第 19 條第 4 項除明定 手段（步驟）功能用語之適用前提外，另說明手段（步驟）功能用語請求項之解釋 方式，即解釋手段（步驟）功能用語請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功 能之結構、材料或動作及其均等範圍。
有關功能界定請求項之明確性要件規範細節定於我國專利審查基準中，其內 容指出，以功能、特性、製法或用途界定物之請求項389，若發明所屬技術領域中具 有通常知識者就該功能，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時，由於能瞭解 請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特 徵，應認定請求項為明確；若無法就該功能想像一具體物，但發明不以功能、特性、
製法或用途界定物之技術特徵，即無法適當界定申請專利之發明，且得從記載之內
387 專利審判暨上訴委員會亦於該案中說明，專利商標局與法院於專利系統中所扮演之角色不同。
為保護公眾，避免核准過大的專利權範圍，專利商標局於申請案審查過程中，應採取最寬廣合理之 解釋，以扮演確保請求項明確性之重要角色。請參見 Ex Parte James Gerard Mcaward, David S.
Zakrewski, Kevin G. Piel, & Jonathan Klinger, APPEAL 2015-006416, 2017 WL 3669566, at *3 (PTAB Aug. 25, 2017).
388 Ex Parte James Gerard Mcaward, David S. Zakrewski, Kevin G. Piel, & Jonathan Klinger, APPEAL 2015-006416, 2017 WL 3669566, at *8 (PTAB Aug. 25, 2017).
389 物之技術特徵原則上應以結構予以界定，於結構無法清楚界定該發明之技術特徵時，始得以功 能、特性、製法或用途界定物。請參見經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-29。
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容中瞭解該功能、特性、製法或用途界定物與已知物之關係或差異時，亦應認定請 求項為明確。此外，純功能或純用途的請求項必定導致請求項不明確。
此外，專利審查基準亦說明使用手段（步驟）功能用語撰寫請求項之發明，若 說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記載之結構、材料或動 作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷 對應於該功能之結構、材料或動作時，亦會導致請求項不明確390。
依據上述基準規範內容，似無法確認手段（步驟）功能用語請求項之明確性要 件規範，係「發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能，參酌申請時之通常知 識，能想像一具體物時，由於能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利 要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定請求項為明確」；又或者為「若說明 書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記載之結構、材料或動作之 用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應 於該功能之結構、材料或動作時，會導致請求項不明確」。
然而，此項爭議似乎可依據專利審查基準第十二章電腦軟體相關發明之規範 內容而有所釐清。該規範中提到，電腦軟體相關發明之請求項常以一般功能界定物 或手段（步驟）功能用語撰寫。對於一般功能界定物之請求項，該發明所屬領域中 具有通常知識者，就該功能參酌申請時之通常知識，須能具體想像一硬體構件或軟 體模組，請求項方為明確。相較下，手段（步驟）功能用語撰寫之請求項若未於說 明書記載對應於該功能之結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演算法或硬體 構件，或說明書所記載之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，
無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料、動作或達成該功能之電腦軟體演 算法或硬體構件，會導致請求項不明確且無法為說明書所支持，同時說明書亦違反 可據以實現要件。若採用手段（步驟）功能用語解釋請求項，請求項之特徵應包含 說明書中所敘述對應於完成該功能之必要結構、材料或動作及其均等範圍，而非直 接將權利範圍限縮於說明書中所載之實施例，且該均等範圍應以申請時該發明所 屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限391。
390 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-29。
391 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2014 年版，頁 2-12-9。
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綜上所述，專利審查基準有關「若發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功 能，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時，由於能瞭解請求項中所載作為判 斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定請求項為明 確；若無法就該功能想像一具體物，但發明不以功能界定物之技術特徵，即無法適 當界定申請專利之發明，且得從記載之內容中瞭解該功能界定物與已知物之關係 或差異時，亦應認定請求項為明確」之規範內容，應屬一般功能用語請求項之明確 性要件規範；而「若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記 載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，
無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作時，會導致請求項不明確」
之規範內容，則係手段（步驟）功能用語請求項之明確性要件規範。
第二項 司法實務 第一款 早期見解
依據現行專利法施行細則第 19 條第 4 項之規定，解釋手段（步驟）功能用語 請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，
以衡平僅以功能界定可能造成權利範圍過廣或缺乏明確性之問題392。
另依我國專利審查基準之內容，使用手段（步驟）功能用語撰寫請求項之發明，
若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記載之結構、材料或 動作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判 斷對應於該功能之結構、材料或動作時，亦會導致請求項不明確393。
依上述規範內容，應可推得「使用手段（步驟）功能用語撰寫請求項之發明，
若未於說明書中記載對應於該功能之結構、材料或動作，則必然導致請求項不明確」
之結論。然而，我國法院對於此項結論並不全然接受。
早期各法院對於「使用手段（步驟）功能用語撰寫請求項之發明，若未於說明 書中記載對應於該功能之結構、材料或動作，是否必然導致請求項不明確」此一爭
392 參見智慧財產法院 105 年度行專訴字第 99 號行政判決，第六(五)1(1)段；智慧財產法院 106 年 度民專上字第 32 號民事判決，第五(四)1(1)段。
393 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-29。
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議問題存有相異見解。智慧財產法院 101 年度行專更(二)字第 3 號行政判決持否定 意見，惟智慧財產法院 103 年度行專訴字第 70 號行政判決與智慧財產法院 103 年 度民專訴字第 60 號民事判決394皆採肯定意見。
智慧財產法院 101 年度行專更(二)字第 3 號行政判決指出，我國專利審查基準 雖記載以手段功能用語表示時，說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構 或材料，僅係提示以手段功能用語撰寫申請專利範圍時，因解釋上包含此等內容，
故如於發明說明中敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，較能符合 專利法所規定之明確及揭露等要件，但並非以手段功能用語之方式撰寫時，若未敘 述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，即謂不符專利法有關明確及揭露要 件之規定，而仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確或可達 充分揭露要件為斷395。
智慧財產法院 103 年度行專訴字第 70 號行政判決不同於上述見解，判定使用 手段（步驟）功能用語撰寫之請求項，若未於說明書中記載對應於該功能之結構、
材料或動作，則會導致請求項不明確。
本案中，原告旅盟資訊股份有限公司於民國 96 年 5 月 24 日以「地圖式旅遊 資訊管理方法」向被告經濟部智慧財產局申請發明專利（下稱系爭專利），經被告 編為第 96118548 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並於 102 年 11 月 6 日提出修正本作為再審查依據。再審查結果，被告以請求項 1396係採步驟功能用語
394 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 60 號民事判決指出，手段功能用語在解釋時需包含說明書 中的對應結構，故會因說明書欠缺對應結構而導致請求項不明確。請參見智慧財產法院 103 年度民 專訴字第 60 號民事判決，第五(四)3 段。
395 該案判決理由亦指出，以手段功能用語撰寫之請求項，若所有技術特徵皆為習知，而為所屬技 術領域中具有通常知識者皆可由該功能推得出結構者，則與專利法第 26 條明確性之規定無違。請 參見智慧財產法院 101 年度行專更(二)字第 3 號行政判決，第六(五)3 段。
396 系爭請求項 1 之內容為：一種地圖式旅遊資訊管理方法，其係用於一網站記錄每一旅遊之旅遊 過程，該地圖式旅遊資訊管理方法係包含：依據該旅遊過程選取複數旅遊景點，顯示於一地圖上，
396 系爭請求項 1 之內容為：一種地圖式旅遊資訊管理方法，其係用於一網站記錄每一旅遊之旅遊 過程，該地圖式旅遊資訊管理方法係包含：依據該旅遊過程選取複數旅遊景點，顯示於一地圖上，