論申請專利範圍明確性要件－以手段（步驟）功能用語為中心 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法律科際整合研究所碩士學位論文. 政治大論申請專利範圍明確性要件立 Claim Definiteness of Patents. ‧. ‧ 國. 學. -以手段（步驟）功能用語為中心 - Focusing on Means / Steps-Plus-Function Language. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：沈宗倫博士研究生：黃盈笛撰. 中華民國一○七年七月 DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(2) 謝辭我要特別感謝指導教授沈宗倫老師對我的支持！沈老師以豐富的教學經驗，指引我找出符合自己興趣、能力及生涯規劃的研究主題；除研究方法的指導外，對於我生活中的挫折與困難皆給予溫暖的協助。此外，對於我從小到大的每一位老師，尤其是所上師長們的諄諄教誨與付出，以及口試期間李治安教授及王立達教授對論文內容所提供的寶貴意見，在此一併致以至誠之謝意。感謝法科所碩士班的陳曉薇同學、翁碧偵同學、張媛筑同學及邱韻如同學提供課業及研究上的協助，同時感謝陳思豪學長、李昕彥學長及郭品毅學長於我法科求. 政治大口試的林君宜學妹，於口試期間的相互勉勵。立. 學過程中的鼓勵。感謝彭子欣助教不吝解答法科所各類疑難雜症，也感謝一同渡過. ‧ 國. 學. 另外，感謝好友許秀清、蘇佳瑩、陳柏融等人的支持，及引水人好夥伴陳祖瑤、胡倚菱、江則臻等人的陪伴。因為有你們，我在政大的求學生涯多了勇氣，也增加. ‧. 了色彩。. 在此，感謝我的家人，並將此論文獻給親愛的父母親黃宗信先生及董錦花女士。. y. Nat. sit. 謝謝您們多年來用心栽培與無微不至的照顧，因為您們我才能專心求學且無後顧. er. io. 之憂的完成碩士學位。由衷感謝您們的養育之恩！同時特別感謝可愛的妹妹黃盈. al. v i n Ch 願將這份榮耀與你們分享。由於筆者才疏學淺，本論文雖經過多次校訂修改，仍恐 engchi U n. 庭，在生活中喜怒哀樂的陪伴及扶持。最後，感謝所有曾經幫助過我的親朋好友，. 有疏漏之處，盼各位先進前輩不吝指教。. 黃盈笛. 謹誌於. 政大法學院民國 107 年 7 月 i. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(3) 中文摘要本研究針對手段（步驟）功能用語請求項之認定方式及其明確性要件，提出適宜的判斷標準。架構上先針對專利說明書及申請專利範圍之功能與定位進行說明；接著，以比較法探討美國及我國在法規範、行政準則及司法實務上之異同。其後根據比較法結果，探討、研析我國手段（步驟）功能用語請求項明確性要件之近期案例，以得出我國學習、改進之方向。本文認為，若嚴格要求手段（步驟）功能用語請求項僅得使用「手段用以」及「步驟用以」作為限制條件用語，應能使手段（步驟）功能用語之認定標準更為明. 政治大之便，要求其付出「於說明書撰寫對應功能用語結構、材料及動作」的對價應屬合立. 確且易於理解；此外，專利申請人既受有以手段（步驟）功能用語方式撰寫請求項. ‧ 國. 學. 理，故未於說明書中記載對應該功能用語之結構、材料及動作者，應以直接認定為不明確之手段（步驟）功能用語為宜。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 關鍵字：手段功能用語、步驟功能用語、功能用語、申請專利範圍、明確性. ii. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(4) 英文摘要 This study proposed the appropriate judgment criteria for the identification and claim definiteness of means-plus-function and steps-plus-function. Firstly, the function and position of the patent specification and claim were explained. Then, the comparative method was used to explore the similarities and differences between the United States and Taiwan in terms of laws, regulations and judicial practices. Based on the results of comparative law, a related recent case was discussed and analyzed to acquire improvement advice in Taiwan. According to the results of this study, it would make the criteria for identification of. 政治大 claim limitation limited to “means for” or “step for”. In addition, it is reasonable for the 立. means- (or step-) plus-function clearer and more comprehensible if the phrase used in. patent applicant to disclose corresponding structure, material or act that performs the. ‧ 國. 學. entire claimed function since it is the price that must be paid for use of the convenience of means- (or step-) plus-function. Therefore, a means- (or step-) plus-function limitation. ‧. should be indefinite if the specification failed to disclose corresponding structure,. n. al. er. io. sit. y. Nat. material or act that performs the entire claimed function.. Ch. engchi. i n U. v. Key Words: means-plus-function, steps-plus-function, functional limitations, claim, definiteness iii. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(5) 目次口試委員會審定書 ...........................................................................................................# 謝辭 ................................................................................................................................... i 中文摘要 .......................................................................................................................... ii 英文摘要 ......................................................................................................................... iii 目次 ................................................................................................................................. iv 第一章. 緒論............................................................................................................1. 第一節. 研究背景....................................................................................................1. 第二節. 研究動機與目的........................................................................................2. 第四節. 第二章. 學. 第五節. 本論文貢獻................................................................................................5. ‧ 國. 第三節. 政治大研究對象、方法與限制............................................................................4 立論文架構....................................................................................................6 發明專利之技術揭露與記載 ...................................................................7. ‧. 第一節. 專利制度簡介............................................................................................7. Nat. sit. y. 第一項制度發展與演變 ...................................................................................7. er. io. 第二項制度功能與定位 .................................................................................10. al. 第三項專利權之公示法理 .............................................................................12. n. v i n Ch 第二節說明書...................................................................................................... 13 engchi U 第一項功能目的與內涵 .................................................................................13 第二項立法沿革 .............................................................................................16 第三項相關揭露要件-可據以實現 ...............................................................19 第三節. 申請專利範圍..........................................................................................22. 第一項功能目的與內涵 .................................................................................22 第二項立法沿革 .............................................................................................24 第三項相關記載要件 .....................................................................................30 第三章. 手段（步驟）功能用語請求項之認定 .................................................34. 第一節. 美國之認定標準......................................................................................34. 第一項法規範與行政準則 .............................................................................34 iv. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(6) 第二項司法實務 .............................................................................................36 第二節. 我國之認定標準......................................................................................48. 第一項法規範與行政準則 .............................................................................48 第二項司法實務 .............................................................................................50 第三節. 比較與討論..............................................................................................54. 第一項法規範與行政準則 .............................................................................54 第二項司法實務 .............................................................................................56 第四章. 手段（步驟）功能用語請求項之明確性要件 .....................................60. 第一節. 美國之判斷標準......................................................................................60. 治政大第二項司法實務 ............................................................................................. 60 立第二節我國之判斷標準......................................................................................75 第一項法規範與行政準則 .............................................................................60. ‧ 國. 學. 第一項法規範與行政準則 .............................................................................75 第二項司法實務 .............................................................................................77. ‧. 第三節. 比較與討論..............................................................................................83. sit. y. Nat. 第一項法規範與行政準則 .............................................................................83. io. 我國近期判決研析 .................................................................................87. al. n. 第五章. er. 第二項司法實務 .............................................................................................83. 第一節. Ch. i n U. v. 案件歷程簡介..........................................................................................87. engchi. 第一項民事部分 .............................................................................................87 第二項行政部分 .............................................................................................87 第二節. 民事判決事實概要與裁判理由..............................................................88. 第一項智慧財產法院 101 年度民專訴字第 113 號民事判決 .....................88 第二項智慧財產法院 102 年度民專上字第 35 號民事判決 .......................90 第三項最高法院 104 年度台上字第 1485 號民事判決 ...............................91 第四項智慧財產法院 104 年度民專上更(一)字第 4 號民事判決 ..............92 第三節. 行政判決事實概要與裁判理由..............................................................94. 第一項智慧財產法院 105 年度行專訴字第 3 號行政判決 .........................94 第二項最高行政法院 107 年度判字第 162 號行政判決 .............................96 v. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(7) 第三項最高行政法院 107 年度裁字第 1010 號行政裁定 ...........................96 第四節. 判決研析..................................................................................................97. 第一項手段（步驟）功能用語請求項之認定 .............................................97 第二項手段（步驟）功能用語請求項之明確性要件 ...............................102 第三項請求項明確性要件之審查流程 .......................................................106 第四項說明書可據以實現要件與請求項明確性要件的關係 ...................108 第五項本案其他明確性爭議 ....................................................................... 111 第六章第一節. 結論與建議 ........................................................................................... 113 手段（步驟）功能用語請求項之認定................................................ 113. 治政大第三節請求項明確性要件之審查流程............................................................ 114 立參考文獻 ....................................................................................................................... 116 手段（步驟）功能用語請求項之明確性要件.................................... 113. 學 ‧. ‧ 國 io. sit. y. Nat. n. al. er. 第二節. Ch. engchi. i n U. v. vi. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(8) 第一章緒論 1. 第一節研究背景科技產業發展，多為一個國家經濟成長最主要的驅動力，而知識的累積、流通與應用，更是帶動經濟成長的關鍵因素。由於科技發展與智慧財產間的關係密不可分，社會在發展的同時，亦逐漸著重智慧財產的保護。智慧財產權主要可分為專利權、著作權、商標權及營業秘密等。其中，專利權之授予及取得原則上採屬地主義1，意即若欲取得某國專利權，則必須向該國專利專責機關提出專利申請並核准。儘管為因應全球趨勢，國際間積極進行專利制度之整合2，然而，各國專利權種類仍不完全相同。舉例而言，我國專利權包括發明、新. 政治大. 型及設計三類，但部分國家沒有對應我國的新型專利，而僅有發明及設計專利3。. 立. 依我國經濟部智慧財產局之統計，發明專利之申請件數一直以來皆為三者之. ‧ 國. 學. 冠4。從國際大廠間的專利戰爭中，更不難看出，發明專利權於科技發展的重要性。發明專利說明文件主要為說明書、申請專利範圍及必要圖式，其中，申請專利範圍. ‧. 之內容係用以界定發明專利權之權利範圍5，因此，其對於發明專利之品質有舉足. sit. y. Nat. 輕重的影響。綜上所述，除了以突出的技術創作作為基礎外，另須搭配足以適切表. io. n. al. er. 達該技術內涵之專利說明文件，始得成就一個優質的發明專利。. 1. Ch. engchi. i n U. v. 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 66 號判決：「……依專利屬地主義原則，不同國家所獲准之專. 利所得行使權利之範圍亦僅限於各該核准專利國家之主權領域，而各該專利權之限制亦應視專利權人於各國申請專利過程及專利權維護過程中所為說明書之補充、修正、更正、申復及答辯之情形而有所不同，……」 2. 李貴敏、劉偉立，「專利制度之車轍同軌－－由 WIPO 專利整合計畫與美日專利申請高速公路觀. 察全球專利制度整合趨勢與對台灣之可能影響」，智慧財產權月刊，第 103 期，2007 年 7 月，頁 111。 3. 如美國、英國及歐洲，並無對應台灣新型專利之制度。. 4. 經濟部智慧財產局，104 年智慧財產局年報，初版，2016 年 4 月，頁 73。. 5. 專利法第 58 條第 3 項：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得. 審酌說明書及圖式。」 1. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(9) 第二節研究動機與目的隨時代變遷，財產的定義亦逐漸改變。人類最早期的遊牧時代，主要財產為遊牧動物。接著進入傳統農耕社會，取而代之的，是農產品及土地等財產。再往後進入到工業時代，則轉由能大規模生產的機械，成為人類最重要的財產。然而，處於知識經濟時代的現今社會，已不以有形財產作為唯一資產。在知識經濟時代中，人類知識的運用成為創造財富的主要方法，創新發明的重要性更大大提升。經濟模式的轉變，影響各國政策上的發展。當「運用知識，產出大量重要發明，進而在世界各國取得專利並賺取利潤」成為重要的獲利模式時，專利制度與政策的發展，便成為極為重要的議題。. 政治大此，若欲取得發明專利權保護，則須將專利技術公開，使他人得以利用該創作，立. 我國專利制度之目的，係為鼓勵、保護、利用發明創作，並促進產業發展6。因 7. ‧ 國. 學. 或基於該創作之技術而進一步研發新技術，以換取政府所保障之一定期間排他權。為使專利技術公開，專利申請的第一步驟即為將發明技術轉化為文字，並記載於專. 技術之狀況，甚者更涉及申請專利範圍不明確之情形。. ‧. 利申請文件中。然而，技術轉化成文字的過程，有時候卻會出現文字難以完整描述. Nat. sit. y. 發明專利權之範圍，由申請專利範圍所界定8，故申請專利範圍之重要性自不. er. io. 待言明；此外，法條中除明定「申請專利範圍應界定申請專利之發明」外，亦明定. al. v i n Ch 研究，若談及發明專利要件，各國主要皆以、「進步性」及「產業利用性」 e n g「新穎性」 chi U n. 「各請求項應以明確之方式記載9」，即實務上所稱之明確性要件。只是，回顧過往. 作為討論標的；法院上就專利權效力之攻防，往往亦著重於專利三性10等專利實質. 6. 專利法第 1 條：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」. 7. 專利法第 37 條第 1 項：「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，. 且無應不予公開之情事者，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之。」 8. 參見專利法第 58 條第 3 項。. 9. 專利法第 26 條第 2 項：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各. 請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」 10. 我國專利三性即新穎性、進步性及產業利用性。 2. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(10) 要件之有無。本文認為，記載不明確之請求項會導致難以解釋申請專利範圍11，而審查專利實質要件前，又應先解釋、確定申請專利範圍；因此，申請專利範圍明確性之專利本質上爭議，若未優先討論，則必影響專利實質要件之後續判斷。以專利法制蓬勃發展的美國為例，近期除有美國最高法院判決進一步對於申請專利範圍明確性提出判斷標準12外，相關報導更指出「『專利不明確』為美國專利界未來的主要議題」13。綜上所述，申請專利範圍明確性雖與專利技術程度的高低無涉，但於申請專利範圍的解釋上，有著舉足輕重的地位，為值得關注及研究的議題。筆者過去於我國經濟部智慧財產局服務，並參與電信類發明專利審查工作時，. 治政大此外，有關手段（步驟）功能用語之相關規範亦不夠明確，從而造成專利審查人員立審查時之困難，及專利申請人適用上之困擾。因此，筆者希望能找出一個適當的認. 即深感申請專利範圍明確性判斷標準因不夠精確而對專利審查人員所造成的影響。. ‧ 國. 學. 定與判斷標準，使行政與司法實務在認定手段（步驟）功能用語及判定其申請專利範圍明確性要件時，能有較清晰且一致的方向。. ‧. 基於上述觀點，本研究針對手段（步驟）功能用語請求項之認定及申請專利範. sit. y. Nat. 圍明確性要件之判斷提出適當標準。主要的研究目的分述如下：. io. er. 1. 藉由文獻閱讀，瞭解手段（步驟）功能用語之內涵，及申請專利範圍明確性要件與其他揭露、記載要件之異同。. n. al. Ch. i n U. v. 2. 閱讀相關文獻與判決，以分別瞭解我國及美國有關手段（步驟）功能用語. engchi. 及申請專利範圍明確性要件之現有法規範及行政司法實務。 3. 根據美國與我國間之比較分析結果，探討、研析我國手段（步驟）功能用語請求項明確性要件之近期判決，並提出適合我國之判斷標準，以使法院、專利審. 11. 申請專利範圍之解釋除涉及申請專利範圍明確性外，亦涉及說明書是否充分揭露等議題。請參. 見智慧財產法院 101 年度民專訴字第 113 號民事判決理由書。 12. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120 (2014).. 13. 報導指出，美國專利界的未來，可濃縮為「4I」，其分別為專利標的不適格 (ineligible subject matter)、. 間接侵權 (indirect infringement)、專利不明確 (indefiniteness)、以及多方複審程序 (inter partes review)。參見 Gene Online, 2016 NGSC 會後報導系列(三)：美國近期診斷與精準醫療專利判決 (下), March 9, 2017, retrieved from https://geneonline.news/index.php/2017/03/09/2016ngsc-gene-patentbarbara-rudolph-2 (最後瀏覽日：2017 年 3 月 13 日)。 3. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(11) 查人員及專利申請人對於手段（步驟）功能用語請求項明確性要件之規範，能有更清楚的瞭解。. 第三節研究對象、方法與限制本研究以案例研究搭配比較法作為主要的研究方法。首先觀察手段（步驟）功能用語請求項之認定及其申請專利範圍明確性要件在實務上之適用，並提出所發現的問題，其次進行比較法研究。鑒於美國在高科技發展上領先各國，且為台灣進行專利法立法及修法時，大量參考之外國立法，筆者選擇美國作為研究比較國，觀察其與我國在立法歷程、法條規範、行政準則及司法實務上之異同。於資料蒐集及. 政治大語請求項明確性要件的近期判決，以得出我國學習、改進之方向，從而提出適用於立. 閱讀相關文獻後，歸納出不同意見之論點，並探討、研析我國手段（步驟）功能用. 我國之手段（步驟）功能用語請求項認定標準及其明確性要件判斷標準。. ‧ 國. 學. 本研究係針對手段（步驟）功能用語請求項及其申請專利範圍明確性要件進行相關資料蒐集與分析比較，因此，專利要件之部分主要聚焦於申請專利範圍明確性. ‧. 要件，而不討論新穎性、進步性或產業利用性等專利實質要件。然而，論文內容亦. Nat. sit. y. 有部分提及申請專利範圍明確性要件與其他要件間之關係，惟該部分僅係用以概. er. io. 述要件間之異同，而不以該等記載要件作為主要討論標的。. al. 雖然本研究力求資料完備，但有限的資源仍無可避免地影響分析結果的準確. n. v i n Ch 度。舉例而言，研究人員本身的主觀判斷，可能受其個人教育、語言、環境及時間 engchi U 等的影響。此外，由於英文非筆者之母語，筆者在閱讀英文文獻過程中，縱使十分注意，亦難以避免所有可能不慎誤解文義之狀況。. 4. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(12) 第四節本論文貢獻國內有關於明確性的研究，起先著重於請求項範圍廣度與明確性關聯之探討，並得出「一廣泛之請求項並不等同於缺乏明確性」之結論14。接者，有研究15將請求項明確性與說明書之明確、充分揭露及可據以實現要件共同一併討論，並認為其間有密不可分之關聯。在以申請專利範圍整體之明確性作為標的之上位討論後，開始有研究著重於不同類型之請求項明確性探討，如林佳慧16以參數界定請求項為中心，郭榮光17、徐瑞甫、陳聖18等人則以手段及步驟功能用語為討論標的。此外，亦有研究探討請求項必要技術特徵對明確性要件之影響，並得出「獨立項未記載必要技術 19 特徵將違反明確及支持要件」之結論。另因美國近期有明確性要件指標性判決. 政治大性要件判斷標準之異同，藉以找出可借鏡美國之處。立. Nautilus 案，故亦有不少研究以該判決出發，探討該判決前後，美國法院於明確 20. ‧ 國. 學. 過往研究多著重於明確性要件之法規範及司法實務，而顯少探討行政準則，更遑論兩者間的比較分析。此外，雖有研究針對手段（步驟）功能用語之認定方式提. ‧. 出疑問，卻未給予法規範或行政準則修改方向之建議。為使法律之適用能與我國社會之實際需要相契合，本研究不同於以往，將重點聚焦於手段（步驟）功能用語之. er. io. sit. y. Nat. 14. 吳俊逸，「請求項範圍廣泛與明確性原則之相關性探討」，智慧財產權月刊，第 125 期，2009 年. al. n 5 月，頁 24 至 38。 15. engchi. v. 陳麒文，「探討可據以實施要件與請求項明確性之專利審查實務」，智慧財產權月刊，第 167 期，. 2012 年 11 月，頁 91 至 149。 16. Ch. i n U. 林佳慧，「請求項之明確性判斷－－以『參數界定請求項』為中心」，智慧財產權月刊，第 211 期，. 2016 年 7 月，頁 43 至 65。 17. 郭榮光，臺灣功能用語法制及判決研究－－以明確性及其衍伸問題為中心，國立交通大學科技. 法律研究所碩士論文，2016 年。 18. 徐瑞甫、陳聖，「由智慧財產法院判決探討我國專利請求項中功能性用語之相關爭議問題（II）. －－據以實現/明確性要件及功能性子句」，智慧財產權月刊，第 195 期，2015 年 3 月，頁 30 至 44。 19. 陳盈竹，「請求項明確性與必要技術特徵之探討」，智慧財產權月刊，第 217 期，2017 年 1 月，. 頁 28 至 37。 20. 何啟宏，論申請專利範圍明確性要件之判斷－－從美國最高法院 Nautilus v. Biosig 案出發，國立. 交通大學管理學院科技法律學程碩士論文，2015 年 6 月；施茗迅，申請專利範圍明確性之研究，世新大學法學院智慧財產權法律研究所碩士論文，2015 年 7 月。 5. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(13) 認定及其請求項明確性標準，並以降低行政及司法實務於手段（步驟）功能用語之認定及其請求項明確性要件判斷上之歧異作為研究目的。藉由比較我國與美國間法規範、行政準則及司法實務之異同，反省我國未來於手段（步驟）功能用語之認定及其請求項明確性要件之判斷上，應如何適用。. 第五節論文架構第一章為緒論，用以說明研究背景、目的、對象及方法等。此外，於第四節說明本論文之主要貢獻。第二章為發明專利之技術揭露與記載。內容除說明專利制度及技術文件之目. 政治大第三章為手段（步驟）功能用語請求項之認定。根據美國與我國於法規範、行立. 的與功能外，亦解釋各項記載要件之內涵。. 求項認定標準，及適用上所發生的問題。. 學. ‧ 國. 政準則及司法實務三方面之比較結果，分別說明兩者有關手段（步驟）功能用語請. 第四章為手段（步驟）功能用語請求項之明確性要件。根據美國與我國於法規. ‧. Nat. sit. 用語請求項明確性要件之標準，及適用上所發生的問題。. y. 範、行政準則及司法實務三方面之比較結果，分別說明兩者判斷手段（步驟）功能. er. io. 第五章為我國近期判決研析。筆者選擇 1 個有關手段（步驟）功能用語請求項. al. 明確性要件之近期判決，整理其判決歷程，並研析法院判決理由中之重要爭點。. n. v i n Ch 第六章為結論與建議。以比較法觀點，提出適用於我國之手段（步驟）功能用 engchi U 語請求項認定標準及其申請專利範圍明確性判斷標準。. 6. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(14) 第二章發明專利之技術揭露與記載 2. 依我國專利法之規定，申請發明專利應備具申請書、說明書、申請專利範圍及必要圖式等文件21。其中，申請書主要載明之內容為發明名稱、發明人姓名或優先權主張等與技術內容無涉之資訊22；圖式則係以工程製圖之方式，繪製出得以表現發明技術特徵之圖案23，且圖式中僅得記載必要註記24，亦即文字並非圖式用以表達技術之主要方式。簡而言之，我國專利法針對專利技術之公示與揭露，係以說明書及申請專利範圍為主要文件。說明書及申請專利範圍之目的、功能及其他技術揭露與記載之要件，說明於以下各節。. 政治大. 第一節立專利制度簡介. ‧ 國. 學. 第一項制度發展與演變. 十六世紀時，技術較歐陸落後的英國，有營業團體(trade guild)制度。非屬營業. ‧. 團體之人，若欲將歐陸之技術引進英國，則需要國王所發行之信件專利(letters patent). sit. y. Nat. 特許狀，此即「專利」(patent)一詞的由來25。. io. er. 儘管最早期所使用的「專利」(patent)一詞，與新發明無關，而僅代表歐洲皇室賦予特定團體商品市場的獨占權利，但從當時的發展已可發現：「專利是引進新技. n. al. i n 術的重要制度」及「專利與市場壟斷間有著重要關係」。 Ch engchi U. 21. v. 專利法第 25 條第 1 項：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、. 摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之。」 22. 參見專利法施行細則第 16 條之規定。. 23. 專利法施行細則第 23 條第 1 項：「發明之圖式，應參照工程製圖方法以墨線繪製清晰，於各圖. 縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項細節。」 24. 專利法施行細則第 23 條第 2 項：「圖式應註明圖號及符號，並依圖號順序排列，除必要註記外，. 不得記載其他說明文字。」 25. 劉國讚，專利法之理論與實用，三版，2015 年 9 月，頁 4。 7. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(15) 前述由歐洲皇室所賦予的專利獨占受到眾多批判，受此影響，英國法官寇克 (Edward Coke, 1552~1634)26於 1621 年向議會提出反對獨占營業權的法案，並著手撰寫與推動終於 1624 年通過的「專賣條例」(Statute of Monopolies)27。短短 9 條的專賣條例，被視為建立現代專利制度的第一部成文法，並深深影響著現代的專利制度。舉凡如「專利係鼓勵新發明的制度」、「專利是存於國家及專利權人間的雙務契約」、「專利應平衡社會與專利權人雙方的利益」及「專利所保護之權利有其期限」28等等，皆為現代專利制度中的根本理念。由英國首先發展的專利制度，隨著產業革命，擴散到世界各國。作為英國殖民地的美國，為擺脫殖民地地位，認為專利所授予的排他權應給予發明人，而非引入. 治政大多以解決現實問題的實用技術為主。立法國專利制度的發展，深受啟蒙運動的影響。十八世紀時，思想家盧梭(Jean-. 技術者29。另由於美國沒有如英國悠久的科學研究歷史，其主要的發明專利類型， 30. ‧ 國. 學. Jacques Rousseau, 1712~1778)31所提出的「天賦人權」、「主權在民」等思想，將專利制度導向「人民與君主間的社會契約」，並採取不審查的登錄制。在簡單的登錄. ‧. 制下，專利權人不需指出技術的優點，僅需提出記載發明內容的文件以申請、登錄. sit. y. Nat. 專利。若已登錄的專利不具專利要件，則公眾可在專利公開後，主張該權利無效32。. io. er. 德國於 1871 年始完成統一。相較於美、法兩國，德國統一的時間較晚，技術的發展及專利制度的起步也較慢。早期更有組織以「專利的獨占會妨害公眾利用新. n. al. Ch. i n U. v. 技術，對國家發展不利」之想法，反對推展專利制度。直到 1876 年於美國費城舉. 26. engchi. Wikipedia, Edward Coke, retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Coke (last visited Apr.. 25, 2017). 27. Wikipedia, Statute of Monopolies, retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Monopolies. (last visited Apr. 25, 2017). 28. 劉國讚，前引註 25，頁 6。. 29. 若援用英文專利制度之觀念，將專利排他權授予引進技術者，則受專利保障者將以英國人居多，. 而不利美國人取得專利。 30 31. 劉國讚，前引註 25，頁 8 至 9。 Wikipedia,. Jean-Jacques. Rousseau,. retrieved. from. https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-. Jacques_Rousseau (last visited Apr. 27, 2017). 32. 劉國讚，前引註 25，頁 10 至 11。 8. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(16) 辦的萬國博覽會，展覽期間德國技術遠遠落後美國技術的情況，才讓德國人認知到專利制度對發明人之鼓勵創新研發作用33。此後，德國開始著手建立專利制度。雖然在時間上，德國較為落後，但其制度上所新創的新型專利、先申請原則等，妥適搭配著其產業上多為改良發明之情形。時至今日，德國反成為歐洲各國中專利申請數量最多的國家34。日本專利制度亦發展的較晚。1871 年雖公布了「專賣略規則」，但其僅執行一年。直到 1885 年的「專賣特許條例」，才算是專利制度發展的正式開端。日本專利法規除於加入巴黎公約後，依據巴黎公約所作的調整外，亦受德國影響，建立新型專利制度。儘管起步較晚，但日本草創專利制度期間就有龐大的申請量，且在政策. 治政大十九世紀末，各國間貿易頻繁，彼此間的專利制度也相互影響。1873 年，奧立地利維也納舉辦萬國博覽會。前來參展的國家皆面臨一個問題：到奧國參展會公開. 上一直以來皆將智慧財產之保護活用作為重要施政方針35。. ‧ 國. 學. 發明技術內容，唯有取得奧國專利才能避免遭受模仿，但奧國專利制度設有強制實施之規定，若一年內未實施專利權，則可能會被請求強制授權。多數國家只想參加. ‧. 博覽會，而無於奧國實施專利之打算36。基於此困境，各國討論並於 1883 年簽署. sit. y. Nat. 第一個與專利相關的國際條約-保護工業財產權巴黎公約(Paris Convention for the. io. er. Protection of Industrial Property)37。「保護工業財產權巴黎公約」一般簡稱為「巴黎公約」，主要三大原則為國民待遇原則、優先權制度及專利獨立原則。巴黎公約對. n. al. Ch. 於各國間專利調和，有很重要的地位。. engchi. i n U. v. 中國歷史上有許多重要發明，但因未能跟上西方產業革命的腳步，直到二十世紀才出現保護發明之專利法規。二戰時期也因中國內戰，專利制度發展停滯。直到. 33. 劉國讚，前引註 25，頁 11 至 12。. 34. WIPO, World Intellectual Property Indicators 2016 8 (2016).. 35. 劉國讚，前引註 25，頁 14 至 15。. 36. 劉國讚，前引註 25，頁 13。. 37. 我國雖非巴黎公約之會員國，但因我國為世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)會員國，. 依據與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)第 2 條第 1 項之規定，我國應遵守巴黎公約相關規定。 9. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(17) 國民政府遷台後，1950 年經濟部指定中央標準局作為專利專責機關，才算真正落實專利制度38。反觀中國大陸，其於 1949 年兩岸分立後，並未推行專利制度。直到 1985 年，中國始實施專利法。相較於世界各國，中國雖為較晚發展的國家，但也是發展最快速的國家39。挾帶著地大物博的優勢，加上中國地方政府積極的經費補助，中國目前已為全世界專利申請數量最多的國家40。. 第二項制度功能與定位專利制度之目的有幾種不同理論41：「所有權說」主張人皆有自己發明之所有. 政治大為報酬；「公開代償說」認為發明內容公開之代償為專利權之授予；「發明獎勵說」立. 權；「報酬說」則主張發明人可從受發明利益之社會，取得實施發明之專利權以作. 則將專利權所提供發明人之獲利機會，視為發明人努力研究開發技術所得之獎勵；. ‧ 國. 學. 「發明強制說」從強制技術進步出發，主張專利制度禁止他人未經專利權人同意之實施，可迫使競爭者另行研發其他技術，進而達成技術進步之成果。. ‧. 我國專利制度之主要目的，為促進產業發展。為達成上述目的，法條上明文採. Nat. sit. y. 行鼓勵、保護及利用創作之手段42。專利制度對創作人之鼓勵，即為專利權之授予；. er. io. 此外，亦有經濟部發布之「發明創作獎助辦法」，以獎助傑出的發明創作43。對於合. al. 於專利要件之創作，給予一定期間內的排他專利權44，可保護專利權人免受他人之. v i n Ch 。若遇有侵權行為，亦得依專利法請求損害賠償。專利技術內容，在申請 engchi U n. 侵害. 45. 46. 38. 劉國讚，前引註 25，頁 17 至 18。. 39. 劉國讚，前引註 25，頁 19。. 40. WIPO, supra note 34, at 8.. 41. 劉國讚，前引註 25，頁 23 至 24。. 42. 專利法第 1 條：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」. 43. 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，二版，2014 年 9 月，頁 6。. 44. 專利法第 58 條第 1 項：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施. 該發明之權。」 45. 專利法第 96 條第 1 項：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，. 得請求防止之。」 46. 專利法第 96 條第 2 項：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」 10. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(18) 專利的過程中會公開給社會大眾47。技術之公開，除能避免侵權及他人重複研發外，亦可作為他人進一步創新之參考依據，進而達成產業技術之提升。而專利期間屆滿或消滅後，專利技術成為公眾財，任何人得以利用、實施該專利內容，更對於促進產業發展有正面積極的意義。然而，權利保護如同天秤的兩端，往往涉及雙邊人士的利益。當天秤傾向其中一邊時，另一邊就得遭受較大的不利益。因此，政策上多希望能使天秤保持水平，亦即使雙方擁有近似同等程度的利益。專利權之保護程度，亦為利益衡量後的結果。創作過程需耗費時間及勞力，因此，從道德層面上看來，應避免他人坐享其成。基於此種想法，專利制度對於花費. 治政大享有排他權，亦即排除他人未經其同意地實施或利用其權利內容。然而，保護的程立度不得無限上綱。過度的保護創作人，可能使創作人獲得壟斷市場的地位、操縱市心力的發明人或其他創作者，設有一套保護規定。藉由專利制度的規範，創作人得. ‧ 國. 學. 場價格，又或者阻礙後續之改良創作，有害於社會大眾。是以，專利制度在設計上，對於權利保護會設定一些限制條件，來平衡各方利益。. ‧. 我國專利制度之限制條件，可分為權利取得前及權利取得後。權利取得前之限. sit. y. Nat. 制條件，即專利申請階段所須遵守之規範。其可為專利申請文件之繳交規定48、可. io. er. 專利標的之限制49或專利技術之揭露50等。權利取得後之限制條件，則可為專利權期限51、專利年費之繳交52或專利權效力所不及之情事53等。. n. al. Ch. i n U. v. 綜觀專利制度之限制條件，其實皆呼應於促進產業發展之制度目的。如專利三. engchi. 性要求被授予專利權之技術須具備一定程度之品質、專利權期限使權利屆滿或消滅之專利技術得為公眾所自由利用等。由於通說及我國皆認為專利權非屬自然權. 47. 專利法第 37 條第 1 項：「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，. 且無應不予公開之情事者，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之。」 48. 參見專利法第 25 條第 1 項。. 49. 參見專利法第 24 條第 1 項。. 50. 參見專利法第 26 條。. 51. 參見專利法第 52 條第 3 項。. 52. 參見專利法第 52 條第 1 項。. 53. 參見專利法第 59 條。 11. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(19) 利54，而為政策上利益衡量後的結果，因此，隨著社會發展及政策上的變動，制度上之限制條件或許將有所調整，惟專利制度本質目的不變之情況下，所有變動仍應以促進產業發展此核心目的為依歸。. 第三項專利權之公示法理物權具有對世效力，亦即物權之得喪變更皆可能影響他人之權利。為顧及公眾利益，使其不因避免侵害他人之物權而負擔過大的成本，物權的存在與範圍有公示之必要。透過物權之公示，進行交易者可信賴物權之表徵而為交易。縱使權利之表徵與實際權利內容不一致，基於信賴權利外觀所為之交易行為，仍會受到物權法之. 政治大專利權有別於傳統物權，但可將其視為基於明確政策目的所創設出的特別物立. 保障。. 權55。在專利權之保護下，專利權人有一定期間之排他權，得排除他人未經其同意. ‧ 國. 學. 而實施其專利權範圍內之技術。然而，專利權屬於無體財產權，其權利範圍不如一般財產權般易於確定；若因而出現模糊不清的專利權範圍，更會影響排他權之行使，. ‧. 對於專利權人本身及公眾皆有所不利。據此，專利權縱非物權，仍應清楚、明確的. Nat. sit. y. 公示其權利範圍。. er. io. 專利技術與專利權內容密切相關，故可將專利技術之揭露視為專利公示之核. al. 心。如前述說明，我國專利制度之目的為促進產業發展，而專利技術之揭露除了可. n. v i n Ch 避免他人侵權或重複研發之資源浪費外，公開之技術可作為他人進一步創新之基 engchi U 礎，為促進產業發展之重要手段。為鼓勵他人研發並公開技術予社會大眾，我國以專利權之授予作為他人技術公開之對價。由此可知，專利技術揭露為取得專利權之必要條件，且為專利制度之核心要件。. 54. 林洲富，專利法：案例式，五版，2014 年 8 月，頁 16 至 17。. 55. 沈宗倫，「專利權之公示與公信－－以我國專利法第 26 條第 1 項為中心」，專利師，第 17 期，. 2014 年 4 月，頁 1。 12. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(20) 第二節說明書第一項功能目的與內涵「利用發明」為我國專利制度目的之一；然而，使公眾得以充分利用發明之前提，係發明之明確且充分揭露。說明書為發明專利申請文件中，記載技術內容最為詳盡之文件。為求發明專利技術之公示，我國專利法明文要求，說明書之記載與揭露應達發明所屬技術領域中具有通常知識者56，得以瞭解並據以實現之程度57。據此，說明書實為公眾得以利用之重要技術文件58。說明書不僅為技術文件，亦為保護專利權之法律文件59。說明書作為法律文件. 政治大. 之理由，係因依專利法之規定，發明專利權範圍雖以申請專利範圍為準，然而，於. 立. 解釋申請專利範圍時，仍得審說明書及圖式60。. ‧ 國. 學. 說明書之應記載事項，包含發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明61。上述記載事項皆有其特有之記載方式及功能，. ‧. 簡述如下：. n. er. io. sit. y. Nat. al. 56. Ch. engchi. i n U. v. 我國專利法中「所屬技術領域中具有通常知識者」，係一虛擬之人，所指為具有申請時該發明所. 屬技術領域之一般知識及普通技能之人。請參見專利法施行細則第 14 條第 1 項。 57. 專利法第 26 條第 1 項：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，. 能瞭解其內容，並可據以實現。」 58. 經濟部智慧財產局，前引註 43，頁 78。. 59. 經濟部智慧財產局，前引註 43，頁 79。. 60. 專利法第 58 條第 4 項：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並. 得審酌說明書及圖式。」 61. 參見專利法施行細則第 17 條第 1 項。 13. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(21) 1. 發明名稱發明名稱係用以簡明表示所申請發明之內容，故不得冠以無關之文字62。此外，發明名稱雖不須與申請專利之標的名稱完全相同，但須涵蓋並反映申請專利之範疇，且不得包括非技術用語或模糊籠統之用語63。 2. 技術領域說明書應記載申請專利之發明所屬或直接應用之具體技術領域。若申請專利之發明為一開創性發明，而不屬於既有之技術領域，則得記載該發明所開發之新技術領域64。 3. 先前技術. 治政大，但不論引述何種資料，先前技術之相關資料。前述相關資料不以專利文獻為必要立皆應儘可能載明引述文件之相關資訊，如文獻名稱、公開日期或出處等。說明書應記載之先前技術，為申請人所知之先前技術；此外，申請人得檢送該 65. 66. ‧ 國. 學. 由於發明所屬技術領域中具有通常知識者，被視為瞭解申請時之通常知識；因此，除非發明所屬技術領域中具有通常知識者，未參考該文獻內容，即無法瞭解該. ‧. 發明技術並據以實現，否則不得要求申請人記載引述文獻之詳細內容67。. sit. y. Nat. 若獨立項以二段式撰寫，則其前言部分亦應記載於說明書之先前技術中。若為. io. al. n. 4. 發明內容. er. 開創性發明，則得不記載先前技術68。. Ch. i n U. v. 記載發明內容時，應以綜合形式記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效三者69。. 62. engchi. 專利法施行細則第 17 條第 4 項：「發明名稱，應簡明表示所申請發明之內容，不得冠以無關之. 文字。」 63. 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2013 年版，頁 2-1-2。. 64. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-2。. 65. 參見專利法施行細則第 17 條第 1 項第 3 款。. 66. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-3。. 67. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-3。. 68. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-3。. 69. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-3。 14. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(22) 發明所欲解決之問題，可為先前技術中顯然存在或被忽略的問題。記載時得同時指出導致問題之原因或解決問題之困難。若未記載所欲解決之問題亦不影響該發明得否據以實現，則申請人得不於形式上記載發明所欲解決之問題70。解決問題之技術手段係實現申請專利發明之內容，故為說明書之核心。為使說明書符合據以實現要件，應明確且充分揭露技術手段之所有技術特徵。尤其申請專利範圍中獨立項及附屬項之技術特徵，皆應完整記載於說明書內71。對照先前技術之功效即發明技術手段之所有技術特徵所直接產生之效果，其為判定該發明是否具備進步性之重要依據。記載時得指出技術手段與先前技術間之差異，及相較下之有利功效為何72。. 治政大針對每一幅圖式，皆應依圖號順序簡明地說明圖式內容立 6. 實施方式. 5. 圖式簡單說明. 73. 。. ‧ 國. 學. 依據專利法施行細則之規定，說明書應記載一個以上之實施方式，必要時更得以實施例說明；此外，有圖式者，實施方式應參照圖式加以說明74。. ‧. 實施方式係發明之詳細說明，故應注意其撰寫內容是否達到說明書明確、充分. sit. y. Nat. 揭露，使發明所屬領域中具有通常知識者，在無須過度實驗下，瞭解其內容並據以. io. er. 實現。此外，為支持申請專利範圍，各請求項之必要技術特徵皆應完整敘明於實施方式中。記載必要技術特徵時，不得僅引述先前技術文獻或說明書中之其他段落，. al. n. 而應詳細記載其內容75。. Ch. engchi. i n U. v. 實施方式應記載申請人所認為實現發明之較佳方式或具體實施例；實施例之數目原則上應以是否符合可據以實現要件及是否足以支持申請專利範圍為基準。. 70. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-4。. 71. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-4。. 72. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-4。. 73. 參見專利法施行細則第 17 條第 1 項第 5 款。. 74. 參見專利法施行細則第 17 條第 1 項第 6 款。. 75. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-4 至 2-1-5。 15. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(23) 若為技術手段簡單之發明，或技術手段內之記載已得使所屬技術領域中之通常知識者瞭解並據以實現時，則得不再敘明實施方式76。 7. 符號說明有圖式者，應依圖號或符號順序，將圖式之主要符號列出並加以說明77。. 第二項立法沿革 1. 專利法我國專利法於民國 33 年 5 月 29 日制定公布時，即訂有說明書之相關規定條文。當時即將說明書作為申請78專利所應備具之文件79；此外，說明書之相關規定. 政治大. 亦包括核准審定之專利，應將公告說明書80；及專利局得依職權或依異議之結果，. 立. 令申請人更正其說明書81。. 專利法於民國 48 年 1 月 22 日修正公布之條文中，除原先公告說明書及更正. ‧ 國. 學. 說明書之相關規定未為變動外，將原先條文「詳細說明書圖式模型」之文字分段為「詳細說明書、圖式、模型82」以利閱讀理解。. ‧. 民國 75 年 12 月 24 日修正公布之條文，則將原第 12 條第 1 項有關申請專利. Nat. sit. y. 應備具「詳細說明書」之「詳細」二贅字刪除，而修正為「說明書」。此外，由於. 明申請專利範圍」83。. er. io. 申請專利範圍為說明書中最主要且不可缺少之事項，故於本項中明定「說明書應載. al. n. v i n Ch 民國 83 年 1 月 21 日公布之修正條文，除新增訂得補充或修正說明書之規定 engchi U 外，亦明定說明書為取得申請日之必要文件。有關說明書內容應載明之事項，於 84. 85. 76. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-5。. 77. 參見專利法施行細則第 17 條第 1 項第 7 款。. 78. 當時法條文字中之「呈請」，即現今法條文字中「申請」之意。. 79. 參見民國 33 年 5 月 29 日公布之專利法第 12 條第 1 項。. 80. 參見民國 33 年 5 月 29 日公布之專利法第 30 條第 1 項。. 81. 參見民國 33 年 5 月 29 日公布之專利法第 36 條。. 82. 參見民國 48 年 1 月 22 日公布之專利法第 12 條第 1 項。. 83. 參見民國 75 年 12 月 24 日公布之專利法第 12 條第 1 項。. 84. 參見民國 83 年 1 月 21 日公布之專利法第 44 條第 1 項。. 85. 參見民國 83 年 1 月 21 日公布之專利法第 23 條。 16. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(24) 本次修法中亦有更完整之說明。除舊法要求之說明書應載明申請專利範圍外，新法另規定說明書應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，此外，說明書應使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施86。同時，亦明訂說明書之敘述87方式，於施行細則定之88。民國 90 年 10 月 20 日公布之修正條文，引入擬制喪失新穎性，並將說明書作為擬制喪失新穎性之判斷文件89。此外，本次修法亦導入國內優先權制度，並將說明書作為主張國內優先權之文件90。民國 92 年 2 月 6 日公布之修正條文，將說明書之範圍作更明確的規範。由於舊法之「說明書」一詞是否包含申請專利範圍，在不同條文間有相互矛盾之規範，. 治政大及功效之規定，對於格式之限制過於嚴苛而缺乏彈性，因此，本次修正將「說明書」立與「發明說明」明確區分，並明定說明書應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請另舊法條文中，有關說明書應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點. ‧ 國. 學. 專利範圍91；此外，參酌 TRIPS 第 29 條第 1 項92之規定，將舊法修正為「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，. ‧. 並可據以實施93」，以明確化發明說明之概念；同時，新增發明說明應支持申請專. sit. y. Nat. 利範圍之「支持」要件94。. io. er. 本次修正，更因應國際趨勢，對說明書補充、修正及更正之方式作了更嚴謹的規範。舊法對於說明書之補充、修正及更正，皆僅要求不得變更申請案或發明之實. n. al. Ch. engchi. i n U. v. 86. 參見民國 83 年 1 月 21 日公布之專利法第 22 條第 3 項。. 87. 於民國 92 年之修法時，配合國外立法例，將「敘述」一詞改為「揭露」。請參見民國 92 年第 26. 條之修正理由。 88. 參見民國 83 年 1 月 21 日公布之專利法第 22 條第 5 項。. 89. 參見民國 90 年 10 月 20 日公布之專利法第 20 條之 1。. 90. 參見民國 90 年 10 月 20 日公布之專利法第 25 條之 1 第 1 項。. 91. 參見民國 92 年 2 月 6 日公布之專利法第 26 條第 1 項。. 92. TRIPS 第 29 條第 1 項：Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention. in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application. 93. 參見民國 92 年 2 月 6 日公布之專利法第 26 條第 2 項。. 94. 參見民國 92 年 2 月 6 日公布之專利法第 26 條第 3 項。 17. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(25) 質；然而，本次修法更規定「補充、修正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍95」及「更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍96」民國 100 年 12 月 21 日公布之修正條文，參考外國立法例97，將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外98。此外，參考美、日、歐三邊局說明書之格式，整合「說明書」一詞，將發明說明修正為說明書99。另外，亦明定「分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍100」。專利法於民國 102 年以後之修法101，則未再對說明書之規範有大幅度的改變。 2. 專利法施行細則民國 36 年 9 月 26 日公布之專利法施行細則，即對於發明專利說明書之應記. 政治大. 載事項有所規定。當時法條主要規定，說明書應詳載發明名稱、功效、特點及請求 102. 專利之部分等. 。. 立. 民國 70 年 10 月 2 日公布之修正條文，另要求說明書應載明發明摘要說明及. ‧ 國. 學. 發明詳細說明103。. 民國 76 年 7 月 10 日公布之修正條文，將原先條文中之「請求專利部分」改. ‧. 為「申請專利範圍」，且於細則中明定「發明說明應載明有關之先前技術、發明或. y. sit. io. n. al. er. 施」104。. Nat. 創作之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實. Ch. engchi. i n U. v. 95. 參見民國 92 年 2 月 6 日公布之專利法第 49 條第 4 項。. 96. 參見民國 92 年 2 月 6 日公布之專利法第 64 條第 2 項。. 97. 依立法及修正理由之說明，此項修正係參考日本特許法第 36 條第 2 項、歐洲專利公約(EPC)第. 78 條第 1 項、實質專利法條約(Substantive Patent Law Treaty, SPLT)草案第 5 條、專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT）第 3 條第 2 項及中國專利法第 26 條第 1 項之規定。 98. 參見民國 100 年 12 月 21 日公布之專利法第 23 條及第 25 條第 1 項。. 99. 參見民國 100 年 12 月 21 日公布之專利法第 26 條第 1 項。. 100. 參見民國 100 年 12 月 21 日公布之專利法第 34 條第 4 項。. 101. 包含民國 102 年 6 月 11 日、民國 103 年 1 月 22 日及民國 106 年 1 月 18 日公布之專利法新修. 正條文。 102. 參見民國 36 年 9 月 26 日公布之專利法施行細則第 4 條第 1 項。. 103. 參見民國 70 年 10 月 2 日公布之專利法施行細則第 10 條第 1 項。. 104. 參見民國 76 年 7 月 10 日公布之專利法施行細則第 10 條第 1 項。 18. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(26) 民國 83 年 10 月 3 日公布之修正條文，新增訂說明書應同時載明圖式簡單說明105。民國 91 年 11 月 6 日公布之修正條文，明確化發明說明之概念。條文中特別規定發明說明應敘明之事項，包含發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容106、實施方式及圖式簡單說明107。民國 101 年 11 月 9 日公布之修正條文，整合「說明書」一詞，將原先發明說明之相關規定，整合進說明書之記載規定108。專利法施行細則於民國 103 年 11 月 6 日以後之修法，則未再對說明書之規範有大幅度的改變。. 治政大 109 第三項相關揭露要件-可據以實現立. 我國專利制度之目的係為鼓勵、保護、利用創作，以促進產業發展110。實踐上，. ‧ 國. 學. 發明之技術經由申請、審查程序，而授予排他之專利權，以鼓勵、保護發明；在授予專利權時，則經由說明書揭露發明之內容，使公眾得以利用該發明。說明書可據. ‧. 以實現要件之規範，係為達成前述立法目的而設。依專利法第 26 條第 1 項之規定，. Nat. sit. y. 說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內. al. er. io. 容，並可據以實現111。據此，一般公眾得以了解專利權範圍為何，避免造成專利權. n. 人將專利說明書應明確且充分揭露之責任轉嫁於公眾，亦避免專利權人將模糊空. C h。 engchi. 間擴張解釋而對公眾造成不利益. 112. i n U. v. 105. 參見民國 83 年 10 月 3 日公布之專利法施行細則第 15 條第 1 項。. 106. 所稱發明內容係指發明所欲解決之技術問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。. 107. 參見民國 91 年 11 月 6 日公布之專利法施行細則第 15 條第 1 項。. 108. 參見民國 101 年 11 月 9 日公布之專利法施行細則第 17 條第 1 項。. 109. 有論者認為，明確、充分揭露及可據以實現係屬不同之三要件。惟本文認為，說明書應明確、. 充分揭露之目的，皆為使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。據以實現要件係說明書明確且充分揭露之目的，故應不須特地區分為不同之三要件。亦有判決與本文採相同見解，請參見智慧財產法院 105 年度行專訴字第 37 號行政判決第四(三)段。 110. 參見專利法第 1 條。. 111. 參見專利法第 26 條第 1 項。. 112. 參見智慧財產法院 105 年度行專訴字第 3 號行政判決第五(四)5 段。 19. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(27) 簡言之，發明得否全然為公眾所利用，係攸關其說明書是否明確且充分揭露；而說明書是否達到明確且充分揭露，又係依據說明書之記載，得否使發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解申請專利之發明內容並據以實現為準 113。若達可據以實現之程度，則表示說明書係明確且充分揭露，反之則非114。法條上所稱之「明確」，包含申請專利之發明應明確，及記載之用語應明確115。申請專利之發明應明確，係指應記載發明所欲解決之問題116、解決問題之技術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效；此外，應記載前述問題、手段及功效間之相對應關係，以使發明所屬技術領域中之通常知識者得以瞭解該發明內容117。記載之用語應明確，係指所記載之用語應為發明所屬技術領域中之技術用語，. 治政大的技術用語，惟若該技術用語為新創的或非發明所屬技術領域之公知用語，則申請立人得自行明確的予以定義，經認定並無其他等同之意義時，即得認可該用語；因此，且用語不得模糊不清或模稜兩可118。原則上，應使用發明所屬技術領域公知或通用. ‧ 國. 學. 若技術用語本身在其技術領域中已有其基本意義，則不得用來表達其基本意義以外之不同意義，以免產生混淆119。此外，說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用. ‧. 語及符號應一致120，以清楚界定其真正涵義。. sit. y. Nat. 法條上所稱之「充分」，係指說明書之記載應包含瞭解該發明所需之內容、判. io. er. 斷該發明申請案是否具備專利要件之內容及實施該發明所需之內容121。舉例而言，說明書中之發明所屬技術領域及圖式簡單說明等，可用以瞭解該發明；發明所欲解. n. al. Ch. i n U. v. 決之問題、技術手段及其功效係用以判斷該發明申請案是否具備專利要件之內容；. engchi. 實施方式或實施例等則為實施該發明所需之內容。. 113. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-6。. 114. 參見經濟部智慧財產局，前引註 43，頁 79。. 115. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-6。. 116. 若未記載所欲解決之問題亦不影響該發明得否據以實現，則申請人得不於形式上記載發明所欲. 解決之問題。 117. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-6。. 118. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-6。. 119. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-10。. 120. 參見專利法施行細則第 22 條第 1 項。. 121. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-6 至 2-1-7。 20. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(28) 說明書之記載是否明確且充分揭露，係基於說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識予以審究122。此外，說明書是否可據以實現，係以申請專利之發明123為對象；因此，針對未記載於申請專利範圍而僅記載於說明書中之發明，不論其是否明確且充分揭露，皆不違反可據以實現要件124。為符合可據以實現要件，從先前技術無法直接且無歧異得知的申請專利之發明內容，皆應記載於說明書中125。若說明書未明確充分記載，而須參照圖式或申請專利範圍之內容，始符合可據以實現要件時，則屬說明書可據以實現要件之違反，而應將圖式或申請專利範圍之相關內容，補充至說明書中126。此外，亦應使該發明所屬術領域中之通常知識者，在無須過度實驗下127，即能瞭解其內容，並據以實現、. 治政大說明書之記載是否滿足可據以實現要件，與記載方式並無必然關係；亦即，判立斷時應確認說明書之記載是否有實質上不明確或揭露不充分之情形，不得僅以不解決問題及產生預期功效128。. ‧ 國. 學. 符合記載方式的形式規定，即認定違反可據以實現要件129。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 122. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-6。. 123. 申請專利之發明係指申請專利範圍中記載之發明。. 124. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-7。. 125. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-7。. 126. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-9。. 127. 評估是否須過度實驗，至少應考量申請專利範圍之廣度、申請專利之發明的本質、該發明所屬. 技術領域中之通常知識者所具備之一般知識與普通技能、發明在所屬技術領域中之可預測程度、說明書所提供之指引數量及基於揭露內容而實施發明所需之實驗數量。請參見「經濟部智慧財產局，專利審查基準，2013 年版，頁 2-1-7。」 128. 經濟部智慧財產局，前引註 43，頁 79。. 129. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-8。 21. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(29) 第三節申請專利範圍第一項功能目的與內涵依我國專利法之規定，申請專利範圍係用以界定申請專利之發明130。若發明專利權人欲對他人主張專利權，所主張之權利範圍即應以申請專利範圍為準131。由此可知，申請專利範圍之記載，係對日後權利之主張有極大影響132。依現行專利法第 26 條第 2 項之記載，申請專利範圍得包括一項以上之請求項，另因發明得區分為物之發明及方法發明兩種範疇，故專利請求項亦得區分為物之請求項與方法請求項兩種。物之請求項包括物質、組成物、物品、設備、裝置或系統等，方法請求項則包括製造方法或處理方法。形式上為用途之請求項，由於申請. 政治大. 標的並非為物，故應視為方法請求項133。. 立. 專利法施行細則第 18 條至第 20 條亦規定了請求項之類型及記載形式。依專. ‧ 國. 學. 利法施行細則第 18 條之規定，請求項得再細分為獨立項及附屬項兩種。發明專利之申請專利範圍至少須有一項獨立項。獨立項應敘明申請專利之標. ‧. 的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵134。技術特徵，於物之發明為結構特. y. Nat. 徵、元件或成分等；於方法發明則為條件或步驟等特徵。而所謂必要技術特徵，則. n. al. er. io. 手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎135。. sit. 是指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其整體構成發明的技術. i n U. v. 配合發明之內容，申請專利範圍得有複數獨立項或一項以上之附屬項136。附屬. Ch. engchi. 項之設計，係為避免相同技術內容之重複記載，以達成請求項簡潔、明確之目的。撰寫時，應敘明所依附之項號，並敘明標的名稱及所依附請求項外之技術特徵；解. 130. 參見專利法第 26 條第 2 項。. 131. 參見專利法第 58 條第 4 項。. 132. See Martin J. Adelman & Randall R. Radar & John R. Thomas, Cases and Materials on Patent Law 475. (4th ed. 2015). 133. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-11。. 134. 參見專利法施行細則第 18 條第 2 項。. 135. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-13。. 136. 參見專利法施行細則第 18 條第 1 項。 22. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(30) 釋時，則包含所依附請求項之所有技術特徵137。附屬項雖得依附於獨立項，亦得依附於其他附屬項，但僅得依附於排序在前之獨立項或附屬項。為避免依附關係過度複雜，多項附屬項138間不得直接或間接依附139。獨立項與附屬項雖有記載形式之差異，卻不影響實質內容之認定140，亦即，兩者皆為得獨立主張之權利範圍 141。然而，由於附屬項包含所有其所依附之請求項（無論是獨立項或附屬項）的技術特徵，亦即其權利內容必然落在被依附之請求項的範圍之內，故若被依附之請求項具有新穎性及進步性，則該依附之附屬項必具有新穎性及進步性；若該依附之附屬項不具有新穎性及進步性，則被依附之請求項必不具有新穎性及進步性。. 治政大。此外，請求項之技術特式或數學式，或於必要時記載表格，但不得附有插圖立徵，除絕對必要外，不得以說明書之頁數、行數或圖式、圖式中之符號予以界定。申請專利範圍主要係以文字定義發明專利權範圍，雖得於請求項中記載化學 142. 143. 144. ‧ 國. 學. 為利於請求項技術之解讀，請求項之技術特徵得引用圖式中對應之符號，該符號應附加於對應之技術特徵後，並置於括號內；然而，該符號不得作為解釋請求項之限. ‧. 制145。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 137. 參見專利法施行細則第 18 條第 3 項。. 138. 多項附屬項係指依附於二項以上之附屬項。撰寫多項附屬項時，應以選擇式為之，亦即，多項. 附屬項中所載之被依附之請求項項號間，應以「或」或其他與「或」同義之擇一形式用語表現。請參見專利法施行細則第 18 條第 4 項。 139. 參見專利法施行細則第 18 條第 5 項。. 140. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-13。. 141. 該範圍係由請求項中所載之所有技術特徵所界定，故獨立項與附屬項之文字敘述皆應以單句為. 之。請參見專利法施行細則第 18 條第 6 項。 142. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-11。. 143. 參見專利法施行細則第 19 條第 3 項。. 144. 參見專利法施行細則第 19 條第 1 項。. 145. 參見專利法施行細則第 19 條第 2 項。 23. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(31) 有關手段（步驟）功能用語146及吉普森型請求項之相關規範，係新增於民國 93 年 4 月 7 日修正公布之專利法施行細則第 18 條第 8 項及第 19 條147中。依現行專利法施行細則第 20 條第 1 項之規定，獨立項之撰寫得以二段式為之，即吉普森型請求項。以此種方式撰寫之請求項須同時載明前言部分及特徵部分。前言部分應包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵：標的名稱必須屬於說明書中所載發明所屬的技術領域，必要技術特徵僅須記載與申請標的密切相關的共有部分148。特徵部分應以「其特徵在於」、「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵149。解釋此類請求項時，應結合特徵部分與前言部分所述之技術特徵，不得將兩者分離作解釋150。. 治政大類請求項之設計，與附屬項之功能目的相仿，皆係以引用其他請求項之方式，達到立避免技術內容之重複記載之效果。雖與附屬項之記載形式相似，惟若引用記載形式. 除了上述請求項類型，專利審查基準尚有引用記載形式請求項之相關規範。此. ‧ 國. 學. 之請求項與被引用請求項之範疇不同、標的名稱不同或未包含其所引用之請求項中所有的技術特徵時，實質上應解釋為獨立項151。. ‧ y er. io. sit. Nat. 1. 專利法. 第二項立法沿革. al. 我國專利法於民國 33 年 5 月 29 日制定公布時，並無「申請專利範圍」一詞。. n. v i n Ch 直至 68 年 4 月 16 日公布之修正條文中，始出現「申請專利範圍」一詞 engchi U. 152. 。. 146. 手段（步驟）功能用語之相關規範請見本論文第三章之說明。. 147. 民國 93 年 4 月 7 日修正公布之專利法施行細則第 18 條第 8 項及第 19 條，分別為現行專利法. 施行細則第 19 條第 4 項及第 20 條。 148. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-13。. 149. 參見專利法施行細則第 20 條第 1 項。. 150. 參見專利法施行細則第 20 條第 2 項。. 151. 經濟部智慧財產局，前引註 63，頁 2-1-15。. 152. 參見民國 68 年 4 月 16 日公布之專利法第 38 條第 2 項。 24. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.

(32) 專利法於民國 75 年 12 月 24 日修正公布之條文中，基於申請專利範圍為說明書中最主要且不可缺少之事項，而明定說明書應載明申請專利範圍153。民國 83 年 1 月 21 日公布之修正條文，則對申請專利範圍之內涵，作細節性的規範。修正後之條文中，除明定申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點154外，亦明文規定申請專利範圍之敘述155方式定於施行細則中156。此外，法條中亦明定發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準 157，並應公告核准發明專利之申請專利範圍158。同時，將「申請專利範圍過廣」列為補充或修正發明專利案159及更正發明專利160的事由之一。民國 92 年 2 月 6 日公布之修正條文，參考國外立法例161，明定申請專利範圍. 治政大。有關第 56 條第 3 項之應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持立規定，除原先所定「發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準」外，更規之明確、簡潔與支持要件，即申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項 162. ‧ 國. 學. 定「於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」163。此外，為避免用語解. ‧ sit. y. Nat. 154. 參見民國 83 年 1 月 21 日公布之專利法第 22 條第 4 項。. 155. 於民國 92 年之修法時，配合國外立法例，將「敘述」一詞改為「揭露」。請參見民國 92 年第 26. n. al. 條之修正理由。. Ch. engchi. er. 參見民國 75 年 12 月 24 日公布之專利法第 12 條第 1 項。. io. 153. i n U. v. 156. 參見民國 83 年 1 月 21 日公布之專利法第 22 條第 5 項。. 157. 參見民國 83 年 1 月 21 日公布之專利法第 56 條第 3 項。. 158. 參見民國 83 年 1 月 21 日公布之專利法第 39 條第 1 項。. 159. 參見民國 83 年 1 月 21 日公布之專利法第 44 條第 4 項。. 160. 參見民國 83 年 1 月 21 日公布之專利法第 67 條第 1 項。. 161. 本項修正參考日本特許法第 36 條、歐洲專利公約第 84 條及大陸地區專利法第 26 條之規定。. 162. 參見民國 92 年 2 月 6 日公布之專利法第 26 條第 3 項。. 163. 說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍為必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面. 意義，也不應僅被作為指南參考而已。原條文規定，「必要時，得審酌說明書及圖式」；然而，參考發明說明及圖式，係有助於瞭解發明之目的、作用及效果，故不應限定「必要時」始得審酌說明書及圖式。爰參考歐洲專利公約第 69 條之規定修正本項，以資明確。請參見民國 92 年 2 月 6 日公布之專利法第 56 條第 3 項及其修法理由。 25. DOI:10.6814/THE.NCCU.LAWID.012.2018.F10.