第三章 手段（步驟）功能用語請求項之認定
第三節 比較與討論
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智慧財產法院認為，系爭專利 1 請求項 11 所請之「一洗滌液噴灑裝置…用以」
之技術特徵，係以手段功能用語描述，符合第一項條件之規範；至於「一吸收層…
用以」之技術特徵，形式上雖非以「手段（或裝置）用以」之方式記載，然因其未 記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，所屬技術領域中具有通常知識 者依系爭專利 1 所載吸收層的功能，仍無法想像該功能所能達到的結構、材料、動 作為何，需參酌說明書內容始能理解，因此，自應認定其亦為手段功能用語301。
附帶一提，若兩造對於系爭請求項是否適用手段（步驟）功能用語一事皆不爭 執，法院往往不另行針對請求項是否適用手段（步驟）功能用語作認定。
於智慧財產法院 103 年度民專上字第 21 號民事判決中，系爭專利請求項 14 記載：「一種具有一高側通裝置及一低側通裝置之 DC/DC 交換模式電壓調節器，
包含：一用於偵測超過該高側通裝置的一高電流限制的一過電流情況之裝置；及若 偵測到該過電流情況，則鎖定該高側通裝置並開啟該低側通裝置，直到達到該低側 通裝置上之一第二電流限制為止之裝置。」兩造均同意其所界定之「一用於偵測超 過該高側通裝置的一高電流限制的一過電流情況之裝置」及「若偵測到該過電流情 況，則鎖定該高側通裝置並開啟該低側通裝置，直到達到該低側通裝置上之一第二 電流限制為止之裝置」技術特徵為手段功能用語。針對系爭請求項以手段功能用語 撰寫一事，法院僅於庭期中確認兩造不爭執，而未實際就該用語另行認定302。
第三節 比較與討論 第一項 法規範與行政準則
美國於專利法 35 U.S.C. §112(f)中明定得使用手段（步驟）功能用語；相較下，
我國專利法並未對手段（步驟）功能用語有任何規範。直至 2014 年 7 月 1 日修正 之專利法施行細則，始根據美國專利法之規範，明文准許以手段（步驟）功能用語 撰寫請求項303。
301 參見智慧財產法院 106 年度民專上字第 32 號民事判決，第五(四)1(1)段。
302 參見智慧財產法院 103 年度民專上字第 21 號民事判決，第五(三)1 段。
303 馮震宇，「手段功能用語與專利有效性判斷」，月旦法學教室，第 141 期，2014 年 7 月，頁 43。
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法條文字上，美國專利法明定複數要素組合之請求項得表示為手段(means)或 步驟(step)用以(for)執行特定功能，請求項中無須載明支持該特定功能之結構、材 料或動作，解釋請求項時應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作 及其均等範圍；相較下，我國專利法施行細則同樣明定手段（步驟）功能用語僅得 適用於「複數技術」特徵組合之發明，且於解釋手段（步驟）功能用語請求項時，
應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。
有關手段（步驟）功能用語之限制條件用語是否僅限於「手段(means)」與「步 驟(step)」一詞，美國 Newman 法官認為專利法就手段（步驟）功能用語之規範，
已明定複數要素組合之請求項於請求一項執行功能之要素時，該要素係使用「手段 用以(means for)」之文字表示304，惟多數意見認為，手段（步驟）功能用語之限制 條件用語規範係規定於專利審查程序指南中。
美國專利審查程序指南及我國專利審查基準中，最初有關「手段（步驟）功能 用語之認定三條件」規範內容大致相同；然而，美國後續於 2012 年及 2013 年多次 修訂專利審查程序指南內容，我國卻未跟進而停留在最原始的規範，使得兩者於規 範內容上漸漸產生差異。
從美國專利審查程序指南之修訂歷程看來，其似有意擴大手段功能用語之涵 蓋範圍。觀察兩者第一項條件之規範內容，皆係說明可作為限制條件之用語為何。
美國起先僅允許之「手段(means)」與「步驟(step)」用語作為限制條件，惟陸續修 訂後，目前除了「手段」與「步驟」外，另允許可替代「手段」之通用替代性用語
（亦稱作暫時性用語或無特定結構意義之非結構性用語）作為限制條件。相較下，
我國未作相應修訂，目前審查基準之明文仍要求以「手段」、「裝置305」或「步驟」
作為限制條件，未規定得使用可替代「手段」之通用替代性用語。
我國現今第二項條件之規範內容與美國最初之第二項條件相當，皆指明該等 限制條件須為功能性語句所修飾；然而，美國於 2013 年之修訂版本另開放使用「用 以(for)」以外的其他連接字句，如「配置於(configure to)」或「以致於(so that)」等。
該版本持續沿用至今，惟我國目前仍未作相應修訂。
304 Williamson, 792 F.3d at 1358-59.
305 不同於美國專利審查程序指南之規範，我國專利審查基準另將「裝置」一詞明定為得以作為限 制條件之用語。
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由於美國一直未對第三項條件作出較大修改，我國與美國有關第三項條件之 規範內容目前仍大致相同，皆要求手段（步驟）功能用語不得記載足以達成該特定 功能之結構、材料或動作。
綜上所述，規範文字內容上，美國開放請求項使用其他之替代性用語作為限制 條件，且開放使用「用以」以外的其他連接字句，相對於我國有較大的涵蓋範圍。
第二項 司法實務
美國與我國法院有關手段（步驟）功能用語認定之第一項條件內容，皆係說明 可作為限制條件之用語為何；然而，針對是否應以「手段(means)」及「步驟(step)」
等字句之出現與否作為認定手段（步驟）功能用語之基礎，兩者於司法實務上仍有 不同。
美國法院傳統上認為，使用「手段(means)」一詞之請求項會產生該請求項適 用手段功能用語規範之「可推翻假定」，未使用「手段」一詞之請求項則會產生該 請求項不適用手段功能用語規範之「可推翻假定」306。此項假定並不「強烈」，若 該非「手段」之限制用語未能提供足夠明確的結構307，或請求項於記載功能之前提 下未記載足以執行該功能之結構特徵308，則該未使用「手段」一詞之請求項亦得以 推翻其非手段功能用語請求項之假定，而適用手段功能用語之相關規範。
而後，聯邦巡迴上訴法院於 Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc.案中 針對上述假定改採一種較高的標準，即請求項未使用「手段」一詞所產生的「非手 段功能用語請求項」假定是一種「不易克服」的「強烈」假定；因此，於考慮請求 項用語是否揭示足夠的結構特徵而是否為手段功能用語請求項時，請求項並不需 要揭示出特定結構，相反地，只要該用語是該發明所屬技術領域中具有通常知識者 所慣用，並可從用語中得出其結構即可，縱使該用語所包含之結構類型不只一種亦 無不同309。
306 Personalized Media Commc'ns, 161 F.3d at 703-04.
307 Lighting World, No. CV 01-09329 PA FMOX, 2002 WL 34536673, at *3.
308 Watts, 232 F.3d at 880–81.
309 Lighting World, 382 F.3d at 1359–60.
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其後，法院於認定三條件中之第一項條件時，皆引用 Lighting World 案所提出 之「強烈」假定標準，並補充說明與「手段」相似之「機制(mechanism)」、「元件 (element)」及「裝置(device)」等詞彙310，通常亦無法表達足夠明確的結構特徵，故 得作為「手段」之替代性用語311，而克服該強烈假定。然而，若於前述替代性用語 前增加其他修飾詞彙，例如以「高度調節機制」或「著色劑選擇機制」作為限制用 語，則法院須另行判定該修飾詞彙是否已提供足夠的結構特徵，即參酌系爭說明書 之記載內容後是否能理解該修飾詞彙之某些結構特徵312，或該修飾詞彙於專利所 屬技術領域中是否有任何被普遍理解之結構意義313，以判定該修飾詞彙是否使得 替代性用語無法克服該強烈假定。
有趣的是，上述「強烈」假定標準於晚近 Williamson v. Citrix Online, LLC 一案 中為聯邦巡迴上訴法院所推翻。多數意見認為判斷是否為手段功能用語之重點應 在於請求項之文字敘述是否足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解技術 特徵之明確結構，而非僅由請求項中是否出現「手段(means)」一詞來作判定314，否 則將改變國會於制定手段功能用語相關規範時所達成的平衡。法院具體指出，判斷 請求項是否為手段（步驟）功能用語時，應適用 Lighting World 案前之假定標準，
即確認於專利所屬領域具有通常知識者之理解中，請求項文字作為結構名稱是否 已包含足夠明確的意義。此外，若該非「手段」之限制用語未記載足夠明確之結構 特徵，或於記載功能之前提下未記載足以執行該功能之結構特徵，則該未使用「手 段(means)」一詞之請求項亦得以推翻其非手段功能用語請求項之假定，而適用手 段功能用語之相關規範315。
Williamson 案雖有 Newman 法官以「法院不能忽略專利申請人使用『手段用 以』信號(signal)所表現出欲使用手段功能用語之明確意圖」316反對多數意見，惟該
310 其他如模組(module)、單元(unit)、元件(component)、構件(member)、裝置(apparatus)、機械(machine) 及系統(system)等，亦得作為替代性用語。請參見美國專利審查程序指南第 2181 節。
311 Welker Bearing Co., 528 F. Supp. 2d at 689–90.
312 Flo Healthcare Sols., 697 F.3d at 1374–75.
313 Massachusetts Inst. of Tech. & Elecs. For Imaging, 462 F.3d at 1354.
314 Williamson, 792 F.3d at 1348.
315 Id. at 1349.
316 Id. at 1359.
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案實質上以全院聯席審理(en banc)，已足見法院欲解決此一爭議問題之決心，故應 可期待往後若遇有相同爭議，美國法院將依該案判決結果，以「不強烈」之「可推 翻」假定作為認定標準。
反觀我國司法實務，並未如美國般針對「未使用『手段』一詞所產生該請求項 不適用手段功能用語之假定」持續作程度上的修正。一直以來法院都承認手段（步 驟）功能用語認定之第一項條件，即「使用『手段（或裝置）用以(means for)……』
或『步驟用以(step for)……』之用語記載技術特徵」。然而，法院於個案認定時，卻 總採取非常寬鬆的解釋。
究其原因，似因我國法院認為「裝置」等手段功能用語乃係翻譯自「means for」
等外文，是以著重者在其手段功能，不在其用字遣詞，所使用之文字並非唯一之表 達方式，實際上仍應就其上下文個案判斷317。亦即，法院認為請求項是否使用手段
等外文，是以著重者在其手段功能，不在其用字遣詞，所使用之文字並非唯一之表 達方式，實際上仍應就其上下文個案判斷317。亦即，法院認為請求項是否使用手段