商業方法專利的濫觴—從 State Street Bank 案談起

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and tangible result.)⁴⁴判斷方法，而此判斷方法也為下述 State Street Bank 案所引用，

並對於商業方法專利的發展產生了重要的影響。

四、 商業方法專利的濫觴—從 State Street Bank 案談起

(一)、本件背景事實

「方法」是美國專利法第 101 條所明文列舉的法定專利適格標的，但是自 1908 年美國第二巡迴上訴法院在 Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.案做 出商業方法係方法專利例外，而非專利法保護之標的之見解後，商業方法原則上 被認定為不具專利適格性⁴⁵。此後至 1996 年以前，美國專利商標局的專利審查 手冊(Manual of Patent Examining Procedures；MPEP)也明文規定商業方法並非法 定保護標的⁴⁶。然而在美國專利商標局於在 1996 年公布的電腦相關發明審查基 準中改變了先前的審查標準，指出商業方法發明應與其他方法發明同等對待⁴⁷， 並且伴隨著 20 世紀電腦程式技術的進步、金融機構快速的將電腦程式相關應用 於營運模式當中，促使許多發明人相繼開始申請商業方法專利。而聯邦巡迴上訴 法院也在 1996 年的 State Street Bank v. Signature Financial Group 改變了以往見解，

認定商業方法屬於專利適格標的。

1996 年，State Street Bank 和同為基金管理公司的專利權人 Signature Financial Group 洽談專利授權破局後，便以該專利不具適格性及不可實施性為由向麻州聯 邦地方法院提出訴訟。地方法院在審理過後，同意 State Street Bank 的主張並以 簡易判決的形式裁決 State Street Bank 勝訴⁴⁸。於後，專利權人繼而上訴至聯邦

44 In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994).

45 See Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F. 467 (2nd Cir. 1908).

46 MPEP§706.03(a). (”Through Seemingly within the category of process or method, a method of doing business can be rejected as not being within the statutory classes.).

47參見趙慶冷，電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國，智慧財產權月刊，

201 期，頁 11，2015 年 9 月。

48 See State Street Bank and Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 927 F.Supp. 502 (D. Mass.

1996).

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巡迴上訴法院，由上訴法院主筆 Rich 法官做出了三項決定：(1)系爭專利屬於機 器，而非方法；(2)系爭發明不屬於專利不具適格性標的中的數學演算法；(3) 「商 業方法除外原則」(business method exception)並不存在⁴⁹。

在本件，Signature Financial Group 專利權人所擁有的專利是一種輻軸式的金 融資訊配置處理系統(Data Processing System for Hub and Spoke Financial Services Configuration)，透過該輻軸系統，基金管理者能便利的追蹤及管理由不同投資基 金(Spoke)投入資金後所聚集而成的單一共同投資組合(Hub)，包含每筆基金及投 資組合的資訊數據、計算每日淨損、分配每日所得⁵⁰。

(二)、法院見解

地方法院在審視系爭專利適格性時，將其歸類為「方法」的一種，因為地方 法院認為就該系爭專利代表請求項 1 中的內容來看，每個”means”之後所描述的 都是一個方法。再者，地方法院使用了「Freeman-Walter-Abele」測試方法而判 定系爭專利引用了數學演繹法的本身，並且該專利也適用「商業方法排外」

(“business method” exception)原則，因此不具專利適格性⁵¹。然而案件上訴至聯邦 上訴法院後則是一一駁回了地方法院的適格性見解。

首先，上訴法院認為系爭專利請求項 1 指向的是「機器」而非「方法」，因 為在該請求項中的確引用了一種「數據處理系統」以達到合夥投資組合的服務管 理功能，因此在請求項所描述的該特定結構屬於專利法第 101 條法定適格標的⁵²。 而上訴法院在此也特別引用美國國會以及在 Diamond v. Chakrabarty 案中被提出 的「任何在太陽下可被人所創造的事物」見解，以及讀取專利法第 101 條中「任 何新且實用的」文義後，再次說明專利法適格性在當初制定時即未對於適格性標

49 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

50 Id.at 1370.

51 State Street Bank, 927 F.Supp. at 510-516.

52 State Street Bank, 149 F.3d. at 1372.

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的做出任何限制⁵³。

其次，針對專利請求項若引用了數學演繹法是否仍得做為專利法保護標的爭 議，本件上訴法院則是採用了 Alappat 案中所提出的「有用、具體且有形」判斷 法則，認為系爭專利將金額數字透過機器進行一連串的數學計算後，產出了最後 每股的最終價格，而該價格滿足了基金管理公司記帳與報告的目的，甚而得以被 主管機關或是後續的交易所利用。因此，系爭專利提供了一種有用、具體且有形 的結果，可以成為專利適格標的⁵⁴。上訴法院也認同 Diehr 案及 Alappat 案對於 專利引用數學演繹法的看法，認為「Freeman-Walter-Abele」測試方法在適用上 有可行性的問題，並且在判斷專利適格性標的時，應看重的不是該專利是否屬於 法定專利標的中的任何一個分類，而是需要注意專利本身的實用價值⁵⁵。

最後，本件對於後續大量商業方法專利誕生的影響關鍵，即是聯邦上訴法院 否認了過去數十年為法院實務所採認的「商業方法排外原則」，其認為自 1952 年 專利法修正後，商業方法專利適格性的法律要件與其他類型的方法間一直以來並 無相異之處⁵⁶。並且，就地方法院以該系爭專利的範圍過廣而可能先占該種金融 商業模式的見解，上訴法院則認為先占不屬於適格性審查階段所要考量的要件，

而是留待新穎性、進步性再進行判斷⁵⁷。

除此之外，上訴法院也以美國專利商標局 1996 年版本的專利審查手冊⁵⁸作 為佐證，認為該手冊中明確揭示專利審查人員一直以來對於商業方法相關的專利 都有不適當的審查，不應將商業方法區分為商業方法或其他方法，而應同樣是以

53 Id. at 1373.

54 Id.( ” it produces “a useful, concrete and tangible result”—a final share price momentarily fixed for recording and reporting purposes and even accepted and relied upon by regulatory authorities and in subsequent trades.”).

55 Id. at 1375.( “but rather on the essential characteristics of the subject matter, in particular, its practical utility”.).

56 Id. (“business methods have been, and should have been, subject to the same legal requirements for patentability as applied to any other process or method.”).

57 Id. at 1376.

58 Supra note 46. (“Office personnel have had difficulty in properly treating claims directed to methods of doing business. Claims should not be categorized as methods of doing business. Instead such claims should be treated like any other process claims.”).

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方法請求項來看待。

(三)、本件的後續影響

聯邦巡迴上訴法院在 State 案中，不僅對於「引用數學演繹法」的軟體程式 發明適格性判斷，揚棄了「Freeman-Walter-Alebe」兩步驟測試法重視專利請求 項與機器間實質連結的判斷原則，而是認為即使請求項中涵蓋了數學演繹法、且 機器設備是為了提供運算功能，也不會使發明直接排除於專利保護標的範圍之外，

只要該發明透過運算功能產生「有形、具體且有用」的成果，即可落入專利適格 標的範圍內，再加上本件上訴法院似正面宣告「商業方法排外原則」並不存在的 見解⁵⁹，也為軟體程式專利與商業方法專利雙雙打開了取得專利資格的大門。

此案一出，也引起了各界的反對看法，贊成廢除商業方法排外原則者認為，

商業方法的概念一直未被明確定義，且商業方法除外原則原先就是源自於對 Hotel Security 案判決的誤解，而該原則亦欠缺法理上的正當性基礎⁶⁰。此外，，

商業方法專利與電子商務結合的趨勢將使先申請者藉此排除他人使用同種商業 方法的可能，而阻礙了電子商務的競爭與發展⁶¹。

另外，由於聯邦上訴法院在當時的美國實務界一直有著專利最高法院的態勢

62，因此本件的判決結果也確實使得商業方法專利的申請量大幅增加。例如根據 統計，在 State Street Bank 一案判決出現後，當年的電子商務專利申請量就從 19

59 參見李治安，電子商務商業方法與專利制度，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，頁 23，2001

年。「然究其實質，CAFC 對該案之判決係將傳統對商業方法認定的重點由是否屬於法定專利標 的，轉移至新穎性、實用性及非顯而易見性的判斷。」

60 See Chad King, Abort, Retry, Fail: Protection For Software-Related Inventions In The Wake Of State Street Bank & Trust Co. V. Signature Financial Group, Inc., 85CORNELL L.REV.1118, 1143-1144 (2000).

61 Matt Richtel, Are Patents Good or Bad for Electronic Commerce? NEW YORK TIMES, CYBER-TIMES(Aug. 28, 1998),

https://partners.nytimes.com/library/tech/98/08/cyber/cyberlaw/28law.html.文中描述了 Mark Lemely 教授與其他批評者的反對意見。

62 馮震宇，從美國商業方法專利談電子商務的發展，月旦法學雜誌，48 期，頁 103，1999 年 4

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件增加至 147 件，隔年更增加到 240 件⁶³。另一方面，隨之而來的是專利流氓的 誕生，增加了許多公司在專利訴訟上的法律上風險。

在文檔中 軟體專利與商業方法專利適格性實證研究—以美國最高法院Alice v. CLS Bank判決後續影響為中心 - 政大學術集成 (頁 25-29)