第二章 軟體專利與商業方法專利適格性
第三節 軟體與商業方法專利於法院適格性審查標準的沿革
三、 Freeman-Walter-Abele test
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最高法院在 Diehr 案的最大改變在於，先前的 Flook 案必須就發明請求項「分 別」觀察抽象概念之外是否具有新穎且實用的具體應用。但在本件中，最高法院 則是捨棄了「point of novelty」原則，而認為當審查一項發明是否具專利適格性 時，必須就「整體」(as a whole)觀之。並且一項發明也不會因為使用了數學公式，
或是因為添加了習知的結構或流程而因此無效(an application of a law of nature or mathematical formula to a known structure or process may well be deserving of patent protection)，而必須視該發明是否將一物質轉變為另一種狀態或物體32。因此，本 件對於軟體專利的專利適格性可說是最高法院首度廣開大門的里程碑。
三、 Freeman-Walter-Abele test
於最高法院作出 Diehr 案後，海關暨專利上訴法院（（CCPA），後改制為聯 邦巡迴上訴法院〔US Court of Appeals for the Federal Circuit；CAFC〕）也承襲了 最高法院所做出的見解，並歷經了 In re Freeman、In re Walter 以及 In re Abele 三 個 案 件 ， 而 發 展 出 判 斷 「 數 學 演 繹 法 適 格 性 」 的 二 步 驟 分 析 方 法 ：
「Freeman-Walter-Abele test」。
1. In re Freeman 案
本件源自於申請人發明了一種結合傳統照相排版機與電腦控制裝置以提供 打字機在輸出使用者選擇的字體及字母時，能透過發明人設計的定位程式使輸出 結果能呈現準確排版位置的系統。而在申請人向美國專利商標局提出專利申請時，
美國專利商標局分別以請求項 1 到 10 項未具體揭露而違反美國專利法第 112 條，
以及請求項 8-10 操控電腦顯示系統的方法請求項屬於心智方法(mental steps)而
31 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).
32 Id. at 181. (The respondent claims involve the transformation of an article, in this case raw, uncured synthetic rubber, into a different state or thing cannot be disputed.").
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不屬於專利適格標的，駁回申請人的專利申請案。案件由專利申請人上訴至海關 暨專利上訴法院階段後，上訴法院反轉了專利商標局的審查結果，認為專利請求 項 8-10 的方法請求項與專利請求項 1-7 的裝置請求項皆為專利適格標的33。
首先，上訴法院認為專利商標局審查官過於簡化 Benson 案提出的適格性標 準以作為本件的判斷依據。其認為，最高法院雖然於 Benson 案中認定發明若未 將軟體程式限制於一個特定的機器設備中將喪失專利適格性，但並未全盤否認軟 體程式的專利適格性。況且，Benson 案中的專利有其特殊性(為了解決一個某種 特定類型上數學問題的程序)，因此在適用該案的判斷標準時必須特別謹慎34。
而以 Benson 案適格性標準為基礎來判斷本件方法請求項的專利適格性時，
本件法官在此提出了兩步驟分析法，第一是決定該專利請求項是否直接或間接引 用了 Benson 案定義下的數學演繹法，第二步驟則是必須進一步就專利請求項的 整體觀察，確認該系爭請求項是否先占了某種數學方法35。
2. In re Walter 案
系 爭 發 明 是 一 個 用 於 地 震 探 勘 及 偵 測 的 方 法 與 裝 置 ， 將 地 聲 探 測 器 (geophone)與原始回傳的訊號間加以連接，以呈現清晰的數位震波紀錄，而最後 上訴法院否定了此項發明的專利適格性36。
在本件中，法官在前案 Freeman 案所建構的兩步驟分析法基礎上，針對第二 步驟「就整體觀之，該請求項是否先占了某種數學方法」，進一步的定義「先占」
(preempt)的實質內涵，也就是當一個請求項滿足了第一步驟「引用了某種數學演 算法」後，必須進而分析該數學演算法是否「以一種特殊的方式被實施，並定義
33 See In re Freeman, 573 F.2d 1237 (C.C.P.A. 1978).
34 Id. at 1245.
35 Id. (.”Determination of whether a claim preempts nonstatutory subject matter as a whole, in the light of Benson, requires a two-step analysis. First, it must be determined whether the claim directly or indirectly recites an “ algorithm” in the Benson sense of that term, for a claim which fails even to recite an algorithm clearly cannot wholly preempt an algorithm. Second, the claim must be further analyzed to ascertain whether in its entirety it wholly preempts that algorithm.”).
36 Application of Walter, 618 F.2d 758 (C.C.P.A. 1980).
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了該數學演算法與實體要素間的實質關聯性；或是重新定義或限縮該請求項步驟，
使其能夠符合專利法第 101 條適格性的要件。」37。
上訴法院透過此二步驟分析法來檢驗本件方法請求項與裝置請求項時，認為 系爭方法請求項中的「cross-correlation」乃是數學方法的實施。除此之外，將震 波計算的結果以儀器紀錄的步驟，也並未滿足了與機器實質連結的要件，否則任 何人都能主張將未具專利適格性的步驟記錄下來是一種具備專利適格性的方法
38。
3. In re Abele 案
在本件中，申請人向美國專利商標局申請專利而遭駁回的發明係一種在影像 處理領域中關於電腦斷層掃描的方法與裝置，該發明的重要功能在於相較傳統的 技術減少了身體暴露於 X 光的部分，並因此增加該斷層掃瞄影像結果的可信度。
本件上訴法院最後維持了專利暨上訴委員會對於獨立請求項 5 與 7 不具適格性的 決定，但是，針對獨立方法請求項 6 與其附屬方法請求項 33 與附屬裝置請求項 則反而判決具備專利適格性。而上訴法院在此對於專利適格性的分析，也肯定了 前案 In re Freeman 案與 In re Abele 案的二步驟分析法，並用以判斷本件系爭發明 請求項的專利適格性39。
上訴法院認為系爭發明請求項使用了”calculation the difference”的文字，也因 此，在某種程度上涵蓋了數學公式或是數學的運算過程，而可能符合第一步驟的
「部分或全部引用數學方法」。專利請求項第 5 項及第 6 項之所以得出不同的結 果，理由係在於請求項 6 雖然是一個方法請求項，但它將該方法限制於 CAT 斷 層掃描設備所產生的 X 光束，並且若撇除機器設備的限制來看，請求項 6 製造、
偵測與成影的步驟仍然能夠完成一個原有傳統電腦斷層掃描設備的功能，因此該
37 Id. at 767. (“implemented in a specific manner to define structural relationships between the physical elements of the claim or to refine or to refine or limit claim steps (in process
claims), the claim being otherwise statutory, the claim passes muster unders 101.”).
38 Id. at 769.
39 In re Abele, 684 F.2d 902 (1982).
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請求項的步驟不僅是在解決一個數學上的難題40。
本件的多數意見認為專利請求項 5 並未與任何機器設備有任何實質連結，因 而不具備任何專利適格標的41。然 Miller 法官則是提出不同看法，其認為請求項 5 將數字計算的結果透過灰色陰影顯示在畫面上(the shade of gray display)與純粹 呈現數學方法公式並不相同，應屬於專利適格標的42。
從而，所謂的 Freeman-Walter-Abele test，是針對含有數學演算法的軟體發明 所發展而成的兩步驟測試法(Two-steps test)，始於 Freeman 案，並經 Walter 案及 Abele 案而發展至下列兩項審查步驟：1.專利請求項是否直接或間接引用數學演 繹法 (directly or indirectly recited)；2. 若是，則有無先占(preempt)該領域的可能 性，而此步驟須就整體專利請求項進一步判斷「該數學演繹法是否應用於權利範 圍中的實體元件 (physical elements) 或方法步驟 (process steps)」。
而自法院判決也可看出，Freeman-Walter-Abele test 是在 Benson 案與 Flook 案的適格性判斷基礎上延伸為二步驟的判斷方法，使軟體相關專利不會僅因為涵 蓋了數學演算法，而輕易、當然的不具適格性，因此並非全然推翻前述先例所確 立的判斷準則。另外，在第二步驟的分析上，則是著重在數學方法是否僅使用一 般電腦來完成數學運算(“number crunching”)，亦即若發明的重點就在於該方法本 身，加上電腦設備的用語僅是為了達到涵蓋全部方法功能的目的，將不能視為與 機器設備有特定的實質連結43。
然而 Freeman-Walter-Abele test 其後於 1994 年 In re Alappat 案中，則是被認 為在「是否先占數學演繹法」的判斷步驟上缺乏一致性的原則，而有適用上的困 難。因此上訴法院在 In re Alappat 案中提出了「有用、具體且有形」(useful, concrete,
40 Id. at 908.
41 Id. at 909.
42 Id. at 911.
43 Id. at 909.
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and tangible result.)44判斷方法，而此判斷方法也為下述 State Street Bank 案所引用，
並對於商業方法專利的發展產生了重要的影響。