第三章 專利適格性判斷方法的近期實務發展：二步驟測試法則
第二節 Alice v. CLS Bank 案
三、 法院判決
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三中介方產生交易不可撤回及交易履行期限不可變動之指示136。
三、 法院判決
(一) 、地方法院
本件地方法院做出簡易判決之時間點為最高法院針對 Bilski 案作出判決之 後，因此地方法院基本上是以該案最高法院之意見作為判決基礎。雖然最高法院 認為機器與轉化測試法並不是唯一的適格性測試方法，但本件地方法院仍將其視 為重要且有用的判斷標準，並在系爭方法請求項的適格性判斷上加以討論。地方 法院認為系爭方法請求項數據轉化後所代表的交易義務僅是抽象概念，非具體物 品，且系爭方法請求項所引用的電腦也僅是一般的通用電腦，因此不符合機器與 轉化測試法的要件137。此外，該方法請求項的內容也過於廣泛的涵蓋「以第三中 介方為方法的義務交換」概念，即使在最後的步驟上加入了交易不可撤回及交易 履行期限不可變動的要件，也僅是該抽象概念中習知且必要的步驟，無法構成有 意義或特定的請求項限制138。
另一方面，雖然系統請求項及電腦讀取請求項有可能屬於法定專利適格標的 中之「機器」，然地方法院仍需進一步判斷該請求項是否涵蓋了三項專利適格例 外139。最後，地方法院認為兩種請求項皆屬於抽象概念，雖然電腦讀取請求項加 入了傳送及瀏覽交易的限制，但對於降低先占該抽象概念的可能性並無太大作用，
因此不具專利適格性140。
(二) 、聯邦巡迴上訴法院全席審理(En Banc)
此次聯邦巡迴上訴法院全席審理法庭 10 位法官除了共同發佈一份法庭共同
136 Id.
137 CLS Bank, 768 F.Supp.2d 221. at 239.
138 Id. at 243.
139 Id. at 250.
140 Id. at 255.
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決議意見書(Per Curiam)外，另有其他 5 位法官提出了部分不同的看法141。
在法庭共同決議意見書中多數法官肯認了地方法院的判決，並以 Mayo 案後 所建立的二步驟測試法則認定：系爭專利之方法、電腦可讀取媒介及系統請求項 均不屬於美國專利法第 101 條法定專利適格標的142。
首先，上訴法院認為系爭方法請求項類似於保付(escrow)的概念，不僅長久 以來一直存在，也因為「以第三中介方減少交割風險」的概念並不存在任何實際 形體(disembodied concept)，確實屬於人類心智基礎的抽象概念，因此法院進而 檢視在抽象概念上，是否加入了顯著不同(significantly more)的要素143。
而共同決議意見書認為，在該請求項中所添加的「創造”shadow records”、
使用電腦調整與維持該”shadow records”，及每交易日結束前的帳戶平衡」等敘 述中，並沒有描述電腦如何在整個請求項中發揮具體的功能，而僅是增加人類心 智活動的運算速度及效率，不足以具備非瑣碎、非傳統人類貢獻或實質限制請求 項的「發明概念」(“inventive concept”)144 ；另一方面，”shadow records” 一詞屬 於過度廣泛且基礎的用語，追蹤雙方的履約能力在保付的第三方中介管理模式是 常見且必須的採取的步驟，因此屬於非具重要性的前置解決方法；此外以交易日 結束的時間點做為限制條件，同樣也沒有使該方法請求項與抽象概念間作出區隔
145。
綜上所述，共同決議意見書中認為，系爭方法請求項與 Bilski 案中的系爭專 利極為相似，皆敘述了風險預防的基礎概念，有先占該領域所有方法並獨占該抽 象概念的可能性，因而屬於不具專利適格性之請求項標的146。
141 Supra note 127.
142 CLS Bank, 717 F.3d 1269.
143 Id. at 1286.
144 Id.
145 Id. at 1287.
146 Id.
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而 Linn 法官與 O’Malley 法官則是對於請求項中是否帶入電腦的實施限制 有不同看法，兩位法官指出不論在地方法院或是就專利說明書的整體，皆證明系 爭方法請求項加入了電腦的實施限制，因此並不會過當的先占了該抽象概念的全 部147。
再者，在電腦可讀取媒介請求項上，雖然共同決議意見書認為系爭請求項中 的電腦可讀取媒介此一實體設備係屬於美國專利法第 101 條的法定適格標的。但 該意見書認為不能僅以該請求項在形式上添加了具體設備即認為是專利適格標 的，而是須就請求項的實質內容作為判斷，而本件系爭電腦可讀取媒介請求項僅 是利用了撰寫技巧，以添加電腦可讀取媒介此一實體設備來隱藏請求項實質上與 方法請求項內容並無差異的事實。除此之外，’375 號專利請求項 39 雖添加程式 碼的限制，其實質請求項內容與上述系爭方法亦是相同，無法使其脫離抽象概念 的本質148。
至於適格性爭議最大的系統請求項，共同決議意見書在此提出不同於方法請 求項的認定。共同決議意見書同意系爭系統請求項的確加入了電腦化系統來完成 上 述 的 方 法 步 驟 ， 包 含 電 腦 、”data storage unit” 、 ”first party device”
與”communications controller”等實體設備。然而是否即足以與抽象概念本身有所 區隔，共同決議意見書則是提出判斷方法：「必須先視該請求項是否產生先占的 風險；若是，則該請求項是否添加任何以電腦為基礎的限制，並足以(enough)使 該請求項限縮至抽象概念的某一特定應用149」，而不是在抽象概念上加入使用電 腦的用語即可將抽象概念轉變為專利適格標的。本件共同決議意見書最後判定系 該四項元件並無法構成有意義的請求項限制，而僅是在抽象概念上，加上
147 Id. at 1328.
148 Id. at 1288.
149 Id. at 1290. (“Does the claim, in practical effect, place an abstract idea at risk of preemption? And, if so, do the limitations of the claim, including any computer-based limitations, add ”enough’’ beyond the abstract idea itself to limit the claim to a narrower, patent-eligible application of that idea?”).
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了”apply it on a computer”，因而仍屬於抽象概念150。
在 Rader 法官與 Moore 法官的部分協同與不同意見書則是不同意這樣的看法，
其指出就整體來看，系爭請求項涵蓋了電腦與其他硬體設備的實際應用而解決了 一個複雜的問題，並且該請求項添加了特定用途的電腦系統，屬於類似 Diehr 案 的電腦軟體應用專利，應具專利適格性151。
(三) 、最高法院
在 En Banc 案判決出爐後，由於聯邦巡迴上訴法院對於本件系爭專利之適格 性仍無一致的共識，因此也讓本件上訴至最高法院的判決結果備受關注。在進入 本件專利適格性的判斷之前，最高法院首先表達對於美國專利法第 101 條專利適 格性規定的解釋態度，而再度強調法院希望避免專利權人先占科技與科學技術研 究發展工具的現象，然最高法院亦不希望擴大解釋三項法定不具專利適格標的範 圍，而一概認為只要發明利用了自然法則、自然現象或抽象概念，發明將無具備 適格性的可能性152。
因而，最高法院在本件專利適格性的判斷上選擇繼續援用 Mayo 案二步驟測 試法則，首先判斷系爭專利是否涉及司法判定不予專利適格的類別，再者就個別 及整體綜合觀察判斷請求項是否存在發明概念，使其顯著不同於司法判定不予專 利適格標的153。