第二章 軟體專利與商業方法專利適格性
第三節 軟體與商業方法專利於法院適格性審查標準的沿革
五、 Bilski 案：機器或轉化測試法
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件增加至 147 件，隔年更增加到 240 件63。另一方面，隨之而來的是專利流氓的 誕生，增加了許多公司在專利訴訟上的法律上風險。
五、 Bilski 案：機器或轉化測試法
(一)、系爭發明
系爭發明是一種「商品交易的避險管理方法」(a method of hedging risk in the field of commodities trading)，以一種類似於中介者地位為商品販售者與消費者提 供價格的風險管理，透過該方法，中介者能以固定價格提供商品，使買賣雙方皆 不會因為需求量的大幅變動而造成損失64。
在該發明請求項 1 當中，描述一連串如何產生固定價格的步驟，包含藉由一 連串交易中的平均歷史價格來提供消費者固定的購買價格、辨識該商品市場上有 可能使得消費者產生雙向風險的參與者，與透過再一次交易後的固定價格以平衡 消費者的交易風險地位65。
(二)、聯邦巡迴上訴法院
案經專利商標局與專利暨上訴審議委員會(BPAI)皆否認系爭發明之專利適格 性後，發明人繼續上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。而聯邦巡迴上訴法院最後是 以 全 席 審 理 (en banc) 的 方 式 維 持 駁 回 專 利 申 請 之 決 定 ， 但 認 為 過 去
「Freeman-Walter-Abele test」二步驟分析法與 State Street Bank 案後持續為法院所
63 馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，頁 95，2003 年 10 月。
64 In re Bilski, 545 F.3d 943, 950 (Fed. Cir. 2008).
65 Id. at 949. (“A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:
(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;
(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers;
and
(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.”).
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採用的「具體、有形且有用」測試法皆非屬專利適格性的之適當判斷標準，而是 另提出了機器或轉化測試法(Machine-or Transformation-Test)66。而自 State Street Bank 案至本件，聯邦巡迴上訴法院依然維持商業方法具備專利適格性地位的立 場。
1. 法定適格標的：關於「方法」(process)的定義限縮
本件中部分的法庭之友意見認為，應以普遍廣泛的定義來解釋「方法」的範 圍。其理由為，1952 年專利法修法將方法納入法定專利適格標的時，當時通用 的英文字典裡是將方法定義為「一連串不論自動或非自動皆將最終進行到結束的 動作、物體的運行、或行動67」。就此定義而言，系爭發明符合法定適格標的之 範圍68。
而聯邦巡迴上訴法院則是以 Benson、Flook 及 Diehr 案之判決為例，認為過 去最高法院判決已經將方法的定義加以限縮。因此，法院重申發明程序若涵蓋了 自然法則、自然現象、抽象概念或是心智步驟(mental process)皆不受專利法所保 護，因為該例外皆是科學與技術的基礎工具69。
2. 「方法」的適格性判斷標準：「Machine-Transformation-Test」是 決定性(governing)的判斷方法，「Freeman-Walter-Abele test」與「具體、有形且有 用」測試法均不再適用。
(1) 機器或轉化測試法
聯邦巡迴上訴法院法官以 Diehr 與 Benson 案為立基，並經其詮釋後認為，
66 Id. at 956. (“ At present, however, and certainly for the present case, we see no need for such a departure and reaffirm that the machine-or-transformation test, properly applied, is the governing test for determining patent eligibility of a process under § 101.”).
67 Id. at 952, quoted in WEBSTER'S NEW INTERNATIONAL DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE 1972 (2d ed.1952). “[a] procedure ... [a] series of actions, motions, or operations definitely conducing to an end, whether voluntary or involuntary.”).
68 Id. at 951-952.
69 Id. at 952.
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在兩個案例中已清楚說明如何在「試圖先占基礎原則的發明」與「利用基礎原則 而僅涵蓋特定應用的發明」之間做出區分，進而當在判斷方法發明的適格性時，
其檢驗應分為兩個步驟：(1)該發明與特定的機器或設備連結；或是(2)該發明將 一個特定物品轉化為不同的狀態或事物。也就是所謂的「機器或轉化測試法」70。
法院進一步對於該測試方法加以說明。首先，不論將發明限制於基礎原則的 特定領域(field-of use)或是發明涵蓋基礎原則的本身，都將造成先占的結果，但 若符合機器或轉化測試法的其中一項要件，則該發明僅包含該基礎原則的某一種 特定應用(a particular use, a specific application )，而不屬於抽象概念的本身71。此 外，與機器相連結或是轉化的結果必須不屬於 Diehr 案所提及的「非重要性後置 解決方法」(insignificant postsolution activity )72。
再者，針對物品的轉換程度，聯邦巡迴上訴法院則是做出區分：若該被轉換 標的為具體的物件，須達到物理或化學狀態上的轉變；而若是須經電腦處理的數 位訊號或是數據，也就是所謂的商業方法，則該轉化的結果必須代表的是實體且 有形之物體73。法院以 Abele 案中的 X 光斷層掃描結果為例，由於該轉化後的數 據代表的是骨骼或器官或是其他身體組織的視覺描繪(visual depiction)，因而得符 合機器或轉化測試法中的轉化要件74。
此外，對於專利申請人及部分法庭之友提出機器或轉化測試法並非唯一判斷 標準的意見，上訴法院則是認為在過去的先例中此項測試標準已被重複提出且肯 定75。雖然法院亦同意此項測試標準可能會在未來電腦網路技術更為進步時被加 以挑戰，但至少在本件中，機器或轉化測試法是相當決定性的判斷準則。
70 Id. at 954. (“A claimed process is surely patent eligible under § 101 if: (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing.”).
71 Id. at 957.
72 Id.
73 Id. at 962.
74 Id. at 962-63.
75 Id. at 956.
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(2) 不再援用「Freeman-Walter-Abele test」或「具體、有形且有用」
測試法
在「Freeman-Walter-Abele test」的部分，聯邦巡迴上訴法院在此並未明 確指明何以同樣是以 Benson 及 Flook 案而發展而成的二步驟分析法並不再適用 於適格性的審查，而僅以一個聯邦巡迴上訴法院在 1989 年的 In re Grams 案，認 為該案系爭發明即使未通過二步驟分析法仍得屬於專利適格標的之理由，判定該 分析方法的不適當性76。
再者，關於「具體、有形且有用」測試法，法院認為此方法的確在實證上有 助於適格性的判斷77，因為一旦滿足機器或轉化測試法，即是產生一個具體、有 形且有用的測試法。但是法院認為該方法對於判斷適格性仍有不足，且認為該案 法官亦無意以該方法取代原先在 Benson 案或 Flook 案所做出的測試方法78。
除此之外，就法庭之友提出的「科技技術測試方法」(technological arts test) 或是 Comiskey 案的「實體步驟測試法」(physical steps)，亦不為法院所採用，原 因在於前者所述的科技或技術之定義過於模糊，而後者則是以 AT&T 案為例，認 為該案即使已包含指出輸入、計算、輸出及儲存數據的實體步驟，亦不足以達到 專利適格性的要求79。
(3) 「商業方法排外原則」並不存在
聯邦上訴法院在本件中，延續同於 State Street Bank 案的見解，認為除了法 院過去所承認的例外標的外，並無任何法理基礎認為應將商業方法此一分類排除 於專利適格性之外80。法院也提及也許有看法認為在 Comiskey 案建立的實體步 驟測試法，將使請求項涵蓋了心智步驟的發明將不具專利適格性，但法院強調，
76 Id. at 959.
77 Id. at 959-960.
78 Id.
79 Id. at 960.
80 Id.
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仍需以機器或轉化測試法來進行檢驗，而不認為只要發明引用了心智步驟，即不 屬於專利保護標的81。
最後法院依機器或轉化測試方法來檢驗系爭發明的適格性，認為專利申請人 Bilski 公司在案件審理過程中已承認系爭發明未與任何機器設備相連結，且經審 查後，系爭發明僅是將商業風險、權利義務關係的抽象概念轉化為無形的步驟，
而未呈現具體與有形的結果，無法通過機器或轉化測試法的要件82。因此，聯邦 上訴法院決定維持 BPAI 認定系爭發明不具專利適格性的決定。
(三)、 最高法院83
2010 年美國最高法院在接受專利申請人 Bilski 公司之上訴後，做出維持原 審聯邦巡迴上訴法院之決定，亦即，最高法院最終認定系爭發明「商品交易的避 險管理方法」不屬於美國專利法第 101 條專利適格標的84。
有別於原審聯邦巡迴上訴法院使用「機器或轉化測試法」做為適格性判準之 見解，最高法院認為雖然該測試方法不失為一個有用且重要的指標，但否定「機 器或轉化測試法」是專利適格性的唯一判斷方法。其理由在於聯邦巡迴上訴法院 不應將法定適格標的中之「方法」加入原先專利法所未明定之限制，也就是必須 與機器相連結或達到一定轉化結果之標準，而是應對於「方法」採納一般通常的 意義85。
因而最高法院在本次審理程序中並未使用「機器或轉化測試法」，而是認為 系爭發明請求項試圖囊括「避險」(hedging risk)及其概念在能源市場(energy market)的應用範圍86。例如在專利範圍的請求項 1 與請求項 4 所描述的便是使用 數學演算法來呈現避險的基礎概念，並且系爭發明使用一般習知的分析工具來完
81 Id.
82 Id. at 963-64.
83 Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).
84 Id.
85 Id. at 603.
86 Id. at 612.
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成避險概念的部分，對於專利請求項範圍所添加的限制甚至不及於在 Flook 案的 發明，因此判決系爭發明屬於法定不予專利客體中的抽象概念87。
另一方面，最高法院亦論及「商業方法排外原則」存廢與否的問題，本審多 數意見則以美國專利法第 100 條 b 項文義解釋並未限縮「方法」的種類，且 2011 年修正前之美國專利法第 273 條第 b 項第 1 款明文提及商業方法用語，作為美國 專利法並未明文排除商業方法發明專利適格性地位之立論佐證88。
(四)、本件後續影響
在聯邦巡迴上訴法院提出「機器或轉化測試法」作為唯一的適格性判斷標準 後，最高法院隨即在終審判決中表明基於科技的進步往往難以預測且電腦程式發 展具有不可預見性的基礎之上，「機器或轉化測試法」不會是唯一適用在專利發 明的適格性審查標準。此學界對於該測試法亦多所批評，例如對於該機器本身的 定義是否包含一般用途的電腦運作並未明確說明，若答案為是，將使得未來的專 利發明人只要在請求項中加入機器的限制即可通過該測試方法，反之，則可能造
在聯邦巡迴上訴法院提出「機器或轉化測試法」作為唯一的適格性判斷標準 後，最高法院隨即在終審判決中表明基於科技的進步往往難以預測且電腦程式發 展具有不可預見性的基礎之上，「機器或轉化測試法」不會是唯一適用在專利發 明的適格性審查標準。此學界對於該測試法亦多所批評，例如對於該機器本身的 定義是否包含一般用途的電腦運作並未明確說明，若答案為是，將使得未來的專 利發明人只要在請求項中加入機器的限制即可通過該測試方法，反之，則可能造