第三章 專利適格性判斷方法的近期實務發展：二步驟測試法則
第二節 Alice v. CLS Bank 案
2. 近期判定無效的聯邦巡迴上訴法院判決
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2. 近期判定無效的聯邦巡迴上訴法院判決
在 Alice 案判決即將屆滿一年後，聯邦巡迴上訴法院在專利適格性的問題上 繼續接連做出專利因不具適格性而無效的決定，其中，在該案後的 Oip Techs., Inc.
V. Amazon.Com, Inc.188、Intellectual Ventures I LLC V. Capital One Bank(USA)189、 Versata Dev. Group, Inc. V. SAP am., Inc.190等涉及商業方法專利案件，以及與軟體 專利相關的 Internet Patents Corp. V. Active Network, Inc.191案仍是沿用了 Alice 案 所建立的適格性審理架構。然值得一提的是，聯邦巡迴上訴法院在 Allvoice Devs.
US, LLC V. Microsoft Corp.192一案以不同於 Alice 案的審查標準來審查適格性問 題，並有實務界見解認為193似乎更趨向限縮美國專利適格性第 101 條的適格標的 範圍，不過目前尚未擴及影響其他的判決。
Allvoice Devs. US, LLC V. Microsoft Corp.一案當中所涉及的是關於語音辨 識產品的軟體專利，其專利能讓使用者透過一項「介面應用程式」下達指令，進 行儲存錄音、重複播放以修改指定部分的音檔，並且得以直接將修改後的音檔置 入其他裝置的功能。在此案當中，聯邦巡迴上訴法院並未採取先判斷是否引用司 法不予專利標的與發明概念的判斷流程，而是認為，必須先判定一項專利是否屬 於四項法定專利適格標的;若否，則不需要再繼續檢驗該專利是否使用了抽象概 念、自然現象或自然法則等司法不予專利客體，直接認定該專利不具有專利適格
194。另一方面，在四項專利適格標的中，除了方法(process)以外，機器、製造或 物質的組成必須至少涵蓋部分實際且具體的型式(physical or tangible form)，始能
188 OIP Technologies, Inc. v. Amazon.com, Inc., 788 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2015).
189 Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA), 792 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2015).
190 Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc., 793 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2015).
191 Internet Patents Corp. v. Active Network, Inc., 790 F.3d 1343 (Fed.Cir. 2015).
192 Allvoice Developments US, LLC v. Microsoft Corp., 612 Fed.Appx. 1009 (Fed. Cir. 2015).
193 Stuart P. Meyer, FEDERAL CIRCUIT CREATES NEW (NON-ALICE) HURDLE FOR SOFTWARE PATENTS, BILSKI BLOG (Jun. 29, 2015),
http://www.bilskiblog.com/blog/2015/06/federal-circuit-creates-new-non-alice-hurdle-for-software-pat ents.html.
194 Allvoice, 612 Fed. at 1017.
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符合適格性的標準195。
Allvoice 將 系 爭 請 求 項 60 和 請 求 項 64 所 描 述 的 語 音 辨 識 介 面 (“speech-recognition interface”)界定為軟體指令(software instruction)，並且極力主 張該指令必須在可讀取指令之機器或其他實體設備上加以應用，因此應屬於四種 法定專利中之機器一項。然上訴法院以先前在 Digitech 案的見解認為，若指令、
數據或資訊的本身缺少了實體的媒介，即無法落入機器的適格範圍中196。因此雖 然軟體程式的確可能具備專利適格性，但系爭專利請求項既然不屬於方法的一種，
也未涵蓋某些實體的形式，則地方法院的判決並無錯誤，系爭專利因不具備專利 適格性而無效197。
(二) 美國專利商標局更新專利適格性審查指南
1. 2014 年 6 月專利適格性暫行指南
在最高法院對於 Alice 案做出判決前，美國專利商標局針對最高法院於 Bilski、
Mayo 及 Myriad 等案之判決結果，發布專利審查指引手冊 MPEP 2106198，指導美 國專利商標局審查人員如何在個案中對於美國專利法第 101 條法定可予專利標 的及其限制做出判斷。繼美國最高法院 2014 年 6 月 19 日發表 Alice Corp v.CLS 案判決結果，美國專利商標局隨即發布 Alice 案後的初步專利適格性審查指南。
在廣納各界意見後，又在同年 12 月再度修正為專利適格性暫行審查指南199，於 發佈當日立即生效以取代 2014 年 3 月的審查指南版本，且適用於所有類型的發 明。由此可見 Alice 案後不僅及於後續法院訴訟時的適格性判斷，而更甚擴及影 響了美國專利商標局在審查專利申請時的適格性審查門檻。
195 Id.
196 Id. at 1018.
197 Id.
198 United States Patent and Trademark Office, MPEP 2106(I),
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html(last visited Mar. 31, 2016).
199 Supra note 96.
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此次更新的審查指南大致維持了 Mayo 案的判斷步驟，並加以製作為流程圖 (如下圖 2 所示)，以利專利審查人員進行審查。
圖 2 專利適格性判斷步驟
資料來源：美國專利商標局 2014 年專利適格性暫行指南。
(Step 1) 請求項是否為機器、方 法、製品或前述法定專利
標的之組合?
否
是
是
基於美國專利法 35 U.S.C
§101，具專利適格性
基於美國專利法 35 U.S.C
§101，不具專利適格性 (Step 2B)
請求項是否描述了額外的 要件而顯著不同於司法不
予專利標的 (Step 2A) 請求項是否涉及自然法 則、自然產物、或抽象概
念(司法不予專利標的)
否
是 是
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首先，Step 1 與 2014 年 3 月的專利審查指南版本並無差異，維持了 MPEP 2106(I)對於法定予以專利標的界定範圍，並於判定請求項屬於 4 項法定專利標的 其中之一後，即進入 Step 2A 檢查該請求項是否描述或涉及司法不予專利標的。
而為了使審查流程更具效率，Step 2A 則是相較於前一版本做出些微改變，採取 了流線型的專利適格性分析方法(Streamlined Eligibility Analysis)200 。亦即當一個 請求項，就整體觀察而沒有意圖與任何司法判定不予專利適格標的時綁定時（tie up），這樣的請求項可以直接認定具備專利適格性，不需要再進行 2B 步驟「是 否具有顯著不同要件」的分析201。
專利審查人員除了須遵循前述的審查步驟進行審查外，針對於電腦軟體發明 或商業方法的抽象概念，暫行審查指南並沒有明確指出何種請求項類型可直接視 為具備專利適格性，除了自行列舉數種不屬抽象概念而符合專利適格性之專利請 求項外，其餘則是整理 Alice 案前後到暫行指南發佈間，最高法院與聯邦巡迴上 訴法院判決發明屬於抽象概念以及請求項得以達到顯著不同的案例，並列舉作為 專利審查時的判斷參考。
2. 2015 年 7 月美國專利商標局審查指南更新版本
在 2014 年底公布專利審查指南後，各界對此提出了相關意見，包含希望專 利商標局提供更多對於抽象概念與自然法則的請求項案例、說明專利審查人員如 何認定抽象概念、先占在適格性審查步驟中的地位等等，由此可看出實務對於抽 象概念認定上仍有相當困難。也因此，專利商標局再度於 2015 年 7 月更新暫行
200 Id.( “a streamlined eligibility analysis can be used for a claim that may or may not recite a judicial exception but, when viewed as a whole, clearly does not seek to tie up any judicial exception such that others cannot practice it. Such claims do not need to proceed through the full analysis herein as their eligibility will be self-evident.”).
201 See Finnegan, Rule Review New Subject Matter Eligibility Interim Guidance After Alice, Mayo, and Myriad,
http://www.finnegan.com/files/upload/Newsletters/Full_Disclosure/2015/January/FullDisclosure_Jan1 5_5.html(last visited Feb. 17, 2016).
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指南的內容202，而此次更新是為了讓專利審查人員及公眾能更為清楚的使用二步 驟測試法則，因此並沒有更動專利商標局原先適格性的分析架構。
相較於 2014 年 6 月的版本，美國專利商標局此次的更新版本則是較為具體 的表達專利商標局對於抽象概念的判斷原則。USTPO 認為抽象概念與可專利性 中 的 新 穎 性 要 件 並 不 相 同 ， 因 此 ， 不 限 於 「 古 老 」 (old) 或 長 久 以 來 存 在 (long-prevalent)的方法始得符合抽象概念的範圍，即使在專利請求項符合新穎性 的狀況下，仍然可能因為屬於抽象概念而使得專利無法通過適格性的審查，重點 在於請求項是否使用了「科學及技術的基礎工具而超出了專利權的保護範圍」203。 而關於 Step 2B 請求項不得使用常見、慣行或傳統的步驟(well-understood, routine and conventional)，USTPO 雖然提出例如反覆的運算、接收、處理及儲存數據、
電子化的掃描實體文件或從中取出數據、電子化的紀錄、自動化的心智活動、透 過網路接收或傳送數據(例如使用網路蒐集數據)等過去曾經被認定為屬於電腦 的一般功能而非屬於發明概念的先例，但是 USTPO 在此則是認為法院只是將這 項要件作為判決上的參考標準，而專利審查人員則是須根據其專業來做出判斷
204。