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第一章 緒論
第一節 研究背景
為促進科技的持續創新，美國專利法賦予專利權人一定期間之排他權作為發 明之誘因與回饋，並於專利權期限屆滿時，將發明成果回饋至公共領域，由全人 類所共享。而隨著科技的發展、網際網路的出現，甚至是商業方法的革新，何種 專利標的得受到專利法所保護而避免人類生存基礎受到專利權人的獨占，以及不 過度擴張專利權人的專利保護範圍而阻礙未來發明的發展可能性，均是立法權一 直以來在思考且希望避免的問題。除此之外，法院更是在專利適格標的此一課題 上不斷的修正見解，也因此，專利適格標的判斷標準在司法判例中持續變動。
自 1990 年 State Street Bank 案對於專利適格標的建立了相對寬鬆的標準後，
不僅促使大量商業方法專利的申請與核准，專利流氓（patent trolls）更是趁勢而 起。因此，不僅是美國立法者嘗試以美國發明法案來調和專利制度的平衡，最高 法院也在此一趨勢下開始正視並重新審視「專利適格標的」的判斷要件，並陸續 在 Bilski 案與 Mayo 案提出了不同的判斷方法。
美國最高法院於 2014 年 6 月對於 Alice v. CLS Bank 案作出判決後，對於商 業方法專利與軟體專利之專利適格性產生巨大衝擊。舉例而言，在判決公布後六 個月內，電子商務相關專利申請核准率即大幅地從 47%下滑至 3.6%1，因不具適 格性而遭法院判決專利無效的案例更大幅提升而遠大過於 Bilski 案後之數量。此 外，Alice 案對於軟體專利及商業方法專利產生的不利地位也擴及於專利交易市 場，以擁有大量軟體專利與電子商務專利之 IBM 公司為例，其於 2014 年當年度
1 Robert Sachs, A Survey of Patent Invalidation Since Alice, LAW360 (Jan 13, 2015), http://www.law360.com/articles/604235/a-survey-of-patent-invalidations-since-alice.
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的專利交易利潤即大幅的下滑 20%2，由此，Alice 案對於軟體專利與商業方法專 利之影響可見一斑。
第二節 研究動機與目的
一、 Alice 案未明確說明何謂「抽象概念」與「發明概念」
Alice 案對於軟體專利與商業方法專利影響甚鉅，然其判決卻遭到各界多所 批評，主要原因在於最高法院在判決中並未對「抽象概念」做成明確定義，在是 否具備發明概念的判斷上雖然提出不能僅是利用普通運算功能的電腦設備來完 成抽象概念，而是需與「特定機器」加以結合才能符合適格性的要件，但仍未說 明「特定機器」之定義，以及方法與「特定機器」間應達到何種程度的結合，才 能具備顯著不同於抽象概念的發明概念。因此，最高法院雖看似在 Alice 案中提 出了更為具體的判斷步驟，實為卻是拋下更多抽象的標準。
二、 法院判決趨勢應納入企業發明投入與專利申請時的考量因素
近年來跟隨著全世界的發展，不論是政府、中小企業甚至新創事業，皆著力 於發展電子商務，甚至於近年來受到關注的「金融科技」(Fin-tech)，相關企業在 軟體專利與商業方法專利領域的重視亦逐漸加深。而在立法者呼籲企業增加相關 技術領域專利申請量以增加企業發展優勢的同時，美國行政機關對於軟體專利與 商業方法專利之核發態度與美國司法實務對於專利適格性見解的改變，則是企業 或發明人在申請專利、甚至是發明階段必須審慎納入考量的因素，以決定是否應 申請專利、決定申請專利後又應如何建立良好的專利品質以順利取得專利，並使 專利在訴訟階段發揮最大的攻擊力而不輕易因不具專利適格性而無效。此外，具
2 Jack Lu, Surviving Alice: Signs that the patent market has weathered the Alice storm, at least for now, IPWATCHDOG (Feb. 7, 2016),
http://www.ipwatchdog.com/2016/02/07/surviving-alice-signs-patent-market-weathered-alice-storm-le ast-now/id=65859/.
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備專利品質也能夠幫助企業在專利市場獲得良好的交易成果，以最大化專利權所 帶來的效益。
根據實證研究結果之建議，「當下級法院能有機會探索並發展見解時，最高 法院將得以在重新審視議題時從下級法院的經驗中得到啟發」3。從而，本論文 認為，在最高法院尚未明確解釋專利適格性判斷的細部分析要件時，下級法院之 判決經驗與見解不僅將得以協助最高法院在未來對於「專利適格性」做出更適切 的詮釋，更是在短期內瞭解司法判決趨勢之方法。
第三節 研究方法與限制
一、文獻與案例分析法
本論文蒐集並整理 Alice 案前後與專利適格性議題相關判決、文獻、學者評 析及美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office; USTPO)2014 年 12 月與 2015 年 7 月審查指南，使閱讀論文者藉由軟體專利與商業方法專利之特 性介紹、歷年司法判例發展與最新法院判決，能對於軟體專利與商業方法專利之 專利適格性議題有完整的認識。
二、 判決分析法
本研究蒐集 Alice 案後下級法院判決與 PTAB 涵蓋商業方法複審程序之聲請 決定與書面決定，並以「專利具備適格性判決」為判決實證研究核心，分析軟體 專利與商業方法專利如何在「二步驟分析法則」下符合專利適格性之要件。最後，
本研究試以提出建議，使專利權人與發明人在軟體專利與商業方法專利的申請與 未來技術的發展上有一較為明確之方向。
3 Samuel Estreicher, John E. Sexton, A Managerial Theory of the Supreme Court's Responsibilities: An Empirical Study, 59 N.Y.U.L.REV.681, 716 (1984).
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三、 研究限制
由於本論文選擇以最高法院 Alice 案判決後續影響為研究主題，而 Alice 案 判決中的主要癥結點在於「抽象概念」的內涵與「發明概念」中抽象概念應與何 種「特定機器」結合始得符合專利適格性。因此，本論文並未將方法(process)專 利適格性議題爭議中之醫療方法納入本論文研究範圍，而選擇和「抽象概念」更 為相關之軟體專利與商業方法專利為研究重心。
再者，Alice 案後有關軟體專利與商業方法專利之專利適格性判決，不論在 聯邦巡迴上訴法院、下級法院或是 PTAB 複審程序，皆是以專利不具適格性之比 例居多，且判決數量較為龐大。因此，礙於時間與研究心力之限制，本研究對於 不具專利適格性之判決，則係以聯邦巡迴上訴法院之判決及挑選數件 PTAB 複審 聲請決定書作為專利適格性判斷標準的討論與分析。
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