第五章 結論與建議
第一節 Alice 案之後的策略—對於未來專利權人或申請人之影響與建議
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質不佳的商業方法專利有一重新審查及淘汰的機制，在 Alice 案之後連帶地也影 響了 PTAB 在涵蓋商業方法專利過渡期複審程序的審查標準，PTAB 行政法官在
「涵蓋商業方法專利複審制度」同樣選擇採取「二步驟測試法則」，並造成商業 方法於複審制度後的無效率大為提升。
而根據本論文針對下級法院判決及涵蓋商業方法專利過渡期複審程序的實 證研究結果，對於未來專利申請人之影響對於軟體專利與商業方法專利的未來發 展提出以下三點建議，與後續之研究建議。
第一節 Alice 案之後的策略—對於未來專利權人或申請人 之影響與建議
一、 2014 年美國專利商標局適格性暫行審查指南與 2015 年 7 月的 更新版本，不論在專利申請或訴訟時皆為可參閱之標準
基本上，美國專利商標局適格性審查指南一直以來皆是跟隨著法院判例而定 期的修正專利申請的審查方向，而法院在判決時並不須受到美國專利商標局審查 指南所撰擬之抽象概念或非抽象概念請求項範例所拘束，因此兩者並非為全然相 等的審查標準。然自判決實證研究結果可發現，地方法院在 Finjan, Inc. v. Blue Coat Systems, Inc.案中仍採納了美國專利商標局 2014 年專利適格性審查暫行指 南作為抽象概念之判決依據，以認定系爭系統及方法專利與審查指南中非屬抽象 概念之「將電腦檔案與已感染程式病毒者隔離」的相關請求項相似，因此判決系 爭專利不屬於抽象概念的範疇；Intellectual Ventures I LLC, v. Symantec Corp.案亦 是在發明概念的判斷階段，以系爭電腦防毒相關專利符合美國專利商標局適格性 例示作為判定專利具適格性的其中一項判決理由。
另一方面，關於基礎與傳統經濟應用方法是否屬於抽象概念的判斷，美國專
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利商標局亦趨向同於目前部分地方法院之看法，認為重要的是發明是否與商業模 式的運作基礎過於重疊而導致先占整個抽象概念，而非必須是時間上存在已久 (long-prevalent)的商業概念。
因此，在何種專利將被認定為抽象概念而不具專利適格性仍尚未明確時，
2014 年底所公布之審查指南與其 2015 年 7 月審查指南更新版本仍會是目前發明 人或專利權人在申請專利或訴訟抗辯階段時值得參閱之指標。
二、「電腦設備或網路」應使用明確且特定的功能性描述
（一）、在請求項限制中對於機器設備作更進一步的功能描述，讓機器設備 成為系爭專利技術的主體
在 State Street Bank 案後，對於軟體專利或商業方法專利之請求項增加限制 條件以符合適格性概念的請求項寫法，經常是在請求項中簡單在方法步驟上加入
「使用電腦/網路」等請求項限制，並且說服法院系爭專利具備「有用、具體且 有形的結果」即可通過測試。但在 Alice 案判決中，明確說明電腦網路必須發揮 超越一般普通運算的功能，因此在 Alice 案後，這樣的請求項限制極易被認定為 只是藉由專利請求項的撰寫技巧將方法步驟限定於特定技術領域，以試圖符合美 國專利法的適格性要件。
不論是 DDR Holdings 案、機器或轉化測試法或是先占的效應，法院在審酌 此三種判斷原則時十分強調電腦、網路是否在整體請求項功能中發揮了不可或缺 的功能，就目前通過法院適格性認定的專利請求項而言，其通過適格性測試之關 鍵，在於專利權人是否在請求項步驟中具體描述電腦、網路或其他機器設備如何 與系爭方法結合，以及電腦網路所發揮的具體功能，而並非只是純粹在人類心智 步驟或常見的商業方法之抽象概念外，加上電腦或網路來完成。舉例而言，法院 在 Intellectual Ventures I, LLC v. Motorola Mobility LLC 案便認為，該案專利不只
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是簡單的利用網路來完成，請求項中「透過網路封包內容來重新分配頻寬」的請 求項限制，即是具體描述了網路如何在系爭方法中發揮了重要的作用。或如 Helios Software, LLC v. SpectorSoft Corporation 案中系爭專利利用網路連接架構 與通訊協定來達到監控網路活動的功能，因此讓法院認為系爭方法與網路間屬於 有意義的結合。
（二）、對於電腦或機器加入「足夠且有意義」的限制條件，並盡可能限縮於 抽象概念中的一項特定應用方法，以避免法院判定先占。
聯邦巡迴上訴法院曾經在 In re Bilski 案中認為以系爭請求項是否僅涵蓋基礎 概念中的一項應用來決定是否有先占風險是較為限制的解釋312，因此，只要符合 機器或轉化測試方法，與特定機器緊密連接或是轉化為另一種型態即可。而目前 目前機器或轉化測試方法雖然仍繼續為部分法院所採用，惟就通過適格性之專利 請求項而言，僅提出抽象概念中一項特定應用將會較容易使法院判定專利具備足 夠且有意義的限制條件，而具備適格性。
此外，關於最高法院在 Alice 案所特別強調之軟體專利或商業方法專利必須 與「特定機器」而「非具備一般運算功能」進行結合的見解，在判決專利請求項 具備適格性的法院見解中，則是未見有特別的限制。反而是在 SAP v. Versata 一 案，PTAB 行政法官認為系爭專利在請求項的敘述中透漏了系爭方法可在任何一 項設備上進行，因此認定系爭專利僅係和具備一般運算功能之電腦進行結合。由 此來看，對於軟體專利或商業方法專利中的機器設備必須添加更多的請求項限 制。
何謂「足夠有意義的限制」則在地方法院的適格性判決中可見端倪。例如在 Message Getaway 一案，系爭專利屬於不同設備間得進行訊息傳送的技術領域，
該專利選擇將應用範圍限制於手機與網路伺服器間之通訊，且針對通訊設備又增
312 In re Bilski, 545 F.3d 943, 954 (Fed. Cir. 2008).
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加了手機簡訊須具有七位數字以下手機地址且須與一網路伺服器網址相連結的 請求項限制；另又如 StoneEagle Services, Inc. v. Pay-Plus Solutions, Inc.案將系爭 有關保險公司給付保險的電子化方法限定於特定的支付方法、應用產業和支付對 象，因而使法院認為系爭方法不會立即的先占所有與儲值卡有關的支付方法；
Intellectual Ventures I, LLC v. Canon Inc.案之系爭專利則雖然引用了相當於數學 方程式的參數要件，但由於請求項在該參數之上又添加了「執行機器」、「輸出影 像訊號」以及「儲存影像訊號」等文字，因而讓法院認定其屬於足夠特定的請求 項限制，不會造成與基礎概念過度重疊而有先占(preemption)的疑慮。
（三）、應將電腦或網路技術層面之功能提升做為未來的專利申請方向
由判決實證研究結果而言，與電腦或網路功能提升相關的軟體專利相較於商 業方法專利，在目前仍較有可能通過 Mayo/Alice 二步驟測試法則的專利適格性 檢驗。而商業方法專利方面，State Street Bank 案後所蓬勃發展的電子商務相關 商業方法專利在截至 Alice 案的一年半後則未見有任何通過專利適格性測試之案 例，與商業方法專利相關的涵蓋商業方法專利過渡期複審程序更是無效率甚高，
顯現電子商務專利未來不論是在專利申請或是訴訟上，過去廣泛涵蓋商業方法步 驟的專利申請型態將會受到極大的挑戰。針對目前我國極力提升之金融科技相關 專利之申請，若以 Trading Technologies International, Inc., v. CQG, Inc., CQGT, LLC 案313或 Paone v. Broadcom Corp 案314為例，兩者皆是以改善金融交易流程或 支付安全等相對著重於硬體設備功能或網路技術層面改良之請求項方法為專利 內容。由此，在專利適格性此一挑戰上，不論是軟體專利或商業方法專利，以電 腦技術功能為專利內容將較有機會符合地方法院目前對於二步驟測試法則的解 釋方向。
313 Trading Technologies International, Inc., v. CQG, Inc., and CQGT, LLC, No. 05–cv–4811, 2015 WL 774655 (N.D.Ill.).
314 Paone v. Broadcom Corp, Nos. 15 Civ. 0596, 2015 WL 4988279 (E.D.N.Y.).
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