第四章 實證研究：Alice 案對於下級法院之影響
第二節 判決研究
2. 涵蓋商業方法專利過渡期複審程序之美國專利法第 101 條專利適格性審查
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爭專利至少有一項請求項涵蓋商業方法專利283。因此，若不符合上述要件之一，
PTAB 得直接駁回聲請，不予立案。
關於「涵蓋商業方法專利」，美國發明法案§ 18(d)(1)將其定義為：「為進行數 據處理或其他用於操作、行政、或管理金融商品或服務的方法或對應裝置，然前 述定義並不包含科技發明專利」，故於審查時會區分判斷系爭專利屬於「金融產 品或服務」或是否為「科技發明」。PTAB 在實際判斷「金融產品或服務」此一分 類時，是以「專利請求項」為基礎，且傾向擴大解釋範圍，只要在本質上具有金 融活動特質即可屬於商業方法專利。換言之，商業方法專利請求項範圍並不侷限 於必須應用在金融產業，或是由金融產業所擁有。
至於排外項目的「科技發明」，根據 C.F.R. §42.301(b)，係指整體專利請求項 是否使用了至少一項具有新穎性及非於前案技術顯而易見之科技特徵，並且使用 技術方法來解決技術問題。舉例而言，在商品交易時利用避險機器來達到避險目 的，亦或在信用卡交易時使用信用卡讀取機以完成驗證功能，皆屬於科技發明
284。
從而，涵蓋商業方法專利過渡期複審程序相較於法院訴訟進行具有較短的程 序進行時間，且 PTAB 傾向廣泛解釋商業方法專利範圍，如此也讓涵蓋商業方法 專利過渡期複審程序近來成為適格性問題的熱區所在。
2. 涵蓋商業方法專利過渡期複審程序之美國專利法第 101 條專利適格 性審查
專利適格性此一要件的審查，分別存在於「聲請階段」(Institution)及進入審 查後的「最終書面決定」（Final Written Decision）。根據實證研究285，在聲請階段
283 AIA § 18(d)(1); see “Definitions”, 37 C.F.R. § 42.301(a) (2014).
284 Definitions, 37 C.F.R. § 42.301(b) (2012).
285 Wood, Jarrad Lucian and Stroud, Jonathan, Three Hundred Nos: An Empirical Analysis of the First 300 Denials of Institution for Inter Partes and Covered Business Method Patent Reviews Prior to In Re
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的法定適格要件中(不具備當事人適格要件、無任何請求項可能存在無效事由，
或是專利請求項不符合「涵蓋商業方法專利」定義)，PTAB 多數是以聲請人無法 提出具體事證說明專利請求項無效作為駁回聲請案之理由，而較少因為當事人欠 缺適格性或專利技術範圍不屬於商業方法專利而駁回聲請。在最終書面決定的階 段，目前則尚未有以專利適格性問題為複審理由而最終未能挑戰成功的判決結 果。
綜觀目前涵蓋商業方法專利過渡期複審程序在 Alice 案後作出判斷的聲請決 定書，涵蓋商業方法專利過渡期複審程序雖非屬於法院訴訟體系，然在專利適格 性問題的判斷上，仍可看出深受法院實務見解影響。亦即涵蓋商業方法專利過渡 期複審程序亦採 Alice 案的二步驟流程，先判斷系爭請求項「是否落入司法判定 不予專利適格標的」，再以請求項之個別及整體判斷分析專利請求項「是否存在 顯著不同於司法判定不予專利適格標的的發明概念」。
由於涵蓋商業方法專利過渡期複審程序限縮於商業方法專利或軟體專利為標 的，因此在 2A 步驟「司法不予專利」多落入抽象概念一類，並同樣是以請求項 之整體為判斷。例如在 U.S. BANCORP, PETITIONER, v. SOLUTRAN, INC., PATENT OWNER. 聲請決定書286中之系爭專利係關於一種產生支票的系統與方 法，當單筆交易完成時，系統將自動擷取交易數據、開設客戶個人交易帳戶，比 對數據無誤後便加以製作為支票影像。在本件，PTAB 行政法官遵循 Mayo 案與 Alice 案之判斷步驟，並認為以法院先例說明抽象概念的種類應包含「基礎經濟 實施」、「數學演算法」與「基礎科學與技術工具」，且在此判斷步驟必須是以請 求項的「基礎、核心概念」為判斷標的287。因此，PTAB 行政法官認為即使系爭 獨立請求項 1 涵蓋「為客戶開設帳戶」這樣的基礎經濟實施步驟，但不可忽略獨
Cuozzo Speed Technologies, LLC ,14J.MARSHALL REV.112, 138 (2015).
286 U.S. Bancorp v. Solutran, Inc., Case No. CBM2014-00076, 2014 WL 3943913 (PTAB Aug. 7, 2014).
287 Id. at 7.
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立請求項 1 中「接收與使用數位掃描器掃描該實體鈔票」與「與該電腦數位影像 進行比對」等非屬抽象概念的請求項限制，因此就請求項整體而言，並非僅屬於
「產生實體支票」的抽象概念288。
由於抽象概念判斷上的困難在涵蓋商業方法專利過渡期複審程序仍未獲得解 決，因此發明概念也成為涵蓋商業方法專利過渡期複審程序聲請人與專利權人間 主要的爭執所在。涵蓋商業方法專利過渡期複審程序在發明概念上此一問題上，
不論是兩造雙方主張，亦或是 PTAB 法官發明概念的判斷理由，與目前聯邦巡迴 上訴法院及地方法院的發展相似，主要是以系爭請求項是否符合聯邦巡迴上訴法 院 DDR Holdings 案中「系爭請求項是否為必要根植於電腦技術以解決專屬於電 腦網路問題」且「描述了如何與電腦網路產生互動以產生預期結果，並顛覆慣用 且傳統的技術層面」之判斷標準、「機器或轉化測試法」，或是請求項的「先占效 應」作為發明概念的主張或是判斷。如此也顯現涵蓋商業方法專利過渡期複審程 序在專利適格性此一問題上，緊密跟隨法院脈動的現象。以下以兩件涵蓋商業方 法專利過渡期複審程序聲請決定書之案例為介紹。
第 一 個 案 例 為 PNC Bank, National Association, U.S. BANK, National Association, and U.S. Bancorp, v. Secure Axcess,, LLC289。系爭美國專利號 7,631,191 B2 是關於網路安全中的網頁認證方法與系統，當使用者向網路伺服器發出連結 網頁之需求時，網路伺服器將該需求轉至認證伺服器，並由認證伺服器傳送認證 金鑰至使用者電腦，以避免使用者連結至與原網頁內容相似的詐騙頁面。PTAB 在本件依據最高法院 Alice 案見解，認為就請求項整體觀察，系爭專利請求項是 透過置入認證金鑰以產生格式化數據，使一種特定種類的網路資料夾得以定位與 取得網路認證簽章，因此是一種特定轉換數據的網路應用方法，非屬抽象概念290。
288 Id. at 9.
289 PNC Bank v. Secure Axcess, LLC, Case No. CBM2014-00100, 2014 WL 4537440 (PTAB Sep. 9, 2014).
290 Id. at 20.
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除此之外，該格式化數據所呈現的是網路頁面，並非聲請人所主張為傳統「在紙 上蓋章」的步驟，並且聲請人亦未有效舉證「在紙上蓋章」屬於傳統的經濟實施 概念291。
另一方面，聲請人亦提出 CyberSource 案與 In re Gram 案與本件系爭專利相 對照，而認為系爭專利與其兩先例皆屬於「單純的蒐集與組織數據」的抽象概念。
然 PTAB 認為本件系爭專利請求項使用「認證簽章以驗證網頁真實性」的方法，
已將數據做出本質性的改變，非由人類心智所能完成。甚者，系爭請求項 1「在 伺服器主機轉換認證」、「自認證主機回送認證」的技術內容，更非明顯的與數據 蒐集相關聯。因此，PTAB 判定系爭專利非屬抽象概念，即具備適格性292。
在此，雖然 PTAB 法官認為無需進入第二步驟的發明概念判斷，然仍對於聲 請人認為系爭專利無法通過 machine-or-transformation test 之主張仍作出審查。
PTAB 行政法官認為請求項文字中包含將接收到之訊號『轉化』、並『創造』格 式化數據，並且是透過置入認證金鑰此種特定方法來進行轉化，足以滿足此項測 試方法的要件293。
第二件案例則是 Westlake Services, LLC v. Credit Acceptance Corp.294。系爭專 利是關於促進商品買賣的方法以及執行該方法的系統，簡單來說，系爭專利使消 費者得透過系統中的多重篩選功能，協助消費者利用商品目錄選單進行購物。而 與前項案例相同，本件同樣是一項涵蓋商業方法專利過渡期複審程序聲請決定，
並將發明概念的判斷聚焦在系爭專利「是否避免先占效應」、「是否僅使用基礎電 腦的運算功能」與「是否具備足夠有意義的請求項限制」295。雖然專利權人在本 件嘗試提出系爭請求項已與特定的機器設備結合，且該特定機器設備是系爭請求
291 Id. at 21.
292 Id. at 22.
293 Id. at 23-24.
294 Westlake Services, LLC v. Credit Acceptance Corp, Case No. CBM2014-00176 (PTAB Feb. 9, 2015).
295 Id.
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項所不可或缺的要件，然結果是遭到 PTAB 法官認為並不是在請求項中增加越多 請求項限制即可避免先占，而是請求項限制須同時具備發明概念，且「同時進行 一項以上商品的運算」僅為一般電腦皆可完整的基本運算。相較於 DDR Holdings 案，系爭請求項方法並未達到促進電腦功能的目的296。綜上理由，PTAB 法官仍 判定系爭專利是不具發明概念的。
另一方面，也因為目前商業方法相關專利在涵蓋商業方法專利過渡期複審程 序被認定專利不具適格性而無效的比例相當高，且決定時間較快速的特色，使得 被控專利侵權人在法院侵權訴訟程序時開始選擇提起涵蓋商業方法專利過渡期 複審程序作為訴訟防禦策略。例如首度由聲請人針對涵蓋商業方法專利過渡期複 審程序最終書面決定而成功上訴至聯邦巡迴上訴法院進行審理判決的 Versata Dev. Group, Inc. v. SAP Am., Inc.案，該案的起源即是 Versata 公司在東區德州聯邦 地區法院向被告 SAP Am 公司提出侵害系爭專利 6,553,350 號(簡稱系爭'350 專利) 侵權訴訟。SAP Am 公司於其後向專利審理暨訴願委員會對系爭'350 專利提起涵 蓋商業方法專利過渡期複審程序，並主張系爭請求項 17 和請求項 26-29 應不符 合美國專利法第 101 條、102 條、112 條第 1 項和第 2 項而無效297。最終聯邦巡 迴上訴法院同意 PTAB 最終書面決定，判決系爭有關產品定價方法專利請求項 17 和請求項 26-29 為抽象概念且未加入有意義的請求項限制，無法通過二步驟測 試法則的適格性要求298。
296 Id. at 19.
297 Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc., 793 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2015).
298 Id.
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四、 研究發現：抽象概念(abstract idea)與發明概念(inventive concept) 於下級法院之解釋適用
（一）、 抽象概念尚未在下級法院發展出明確的判斷標準
南區德州聯邦地方法院於 Fairfield 一案曾提及：「Alice 案是非常近期的見解，
南區德州聯邦地方法院於 Fairfield 一案曾提及：「Alice 案是非常近期的見解，