第四章 實證研究：Alice 案對於下級法院之影響
第二節 判決研究
4. The California Institute of Technology v. Hughes Communications, Inc
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通訊技術更為安全的通訊協定技術以對於電子化通訊技術產生了實質的影響，屬 於具備專利適格標的之應用方法250。
4. The California Institute of Technology v. Hughes Communications, Inc.251
(1) 案件事實
本件訴訟程序是由專利權人 The California Institute of Technology (以下簡稱 Caltech)向 Hughes Communications 公司提出專利侵權訴訟並進行請求項解釋後，
由 HUGHES COMMUNICATIONS 公司提起簡易訴訟，主張專利權人所擁有之 四項利用不規則重複累加碼以進行錯誤修正的軟體程式專利，分別是系爭專利 7,116,710 號(以下簡稱系爭’710 號專利)、系爭美國專利第 7,421,032 號(以下簡稱 系爭’032 號專利)、系爭美國專利第 7,916,781 號(以下簡稱系爭’781 號專利)與系 爭美國專利第 8,284,833 號(以下簡稱系爭’833 號專利)，不具專利適格性252。
(2) 系爭專利
在現代的電子系統中，數據會以 1 與 0 位元的形式儲存，而當數據進行移轉 時，一個常態或非常規的雜訊則會出現在警示或損壞的數據中。例如原先是以 1 位元來進行傳送，但過程中出現的雜訊將可能使最後接收到的是 0 位元。為了要 解決這樣的問題，電子系統會使用錯誤修正的功能，仰賴多餘的位元，通常是原 始資訊的複製，並與原始的位元一起傳送出去。這些多餘的位元並非必要，因為 原始的位元得以單獨存在，但有了這些多餘的位元，接受方可以確保原始位元在 傳送過程中未被損壞253。
250 Id. at 4-5.
251 California Institute of Technology v. Hughes Communications Inc., 59 F.Supp.3d 974 (C.D.Cal.
2014).
252 Id. at 976.
253 Id. at 977-978.
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而系爭專利所使用的不規則重複累加碼，則是程式碼會在不同時間點不規則 的複製不同原始位元的方式以創造多餘的位元，這些資訊位元將可能可以常態的 被排列置換與結合以形成暫時的位元作為同位階的位元，並與原始位元一同傳送 出去，以確保位元資訊的正確性。接收方在事前將會知道位元的原始總和是奇數 或偶數，若原為奇數而接收的位元總和是偶數，則接收方就可以知道資料出現損 壞，並使用其他資訊來修正原本的錯誤254。
(3) 法院適格性判斷理由
a. 抽象概念
在本件，加州地方法院法官首要開端直接肯認軟體專利的適格性地位，其認 為最高法院在 Alice 案並沒有正面回答軟體專利是否得以受到專利法所保護。本 件法官以美國創新法案(AIA)第 14 章關於避稅、逃稅或減稅發明適格性之排除規 定中的例外條款為說明255，認為在該條款中可能已經承認某部分功能的軟體專利 將不會受到排除規定的限制，因而本件法官認為法院不應做出立法者對於專利適 格性所未限制之解釋256。
對於系爭專利請求項「用於錯誤校正的編碼與解碼方法」是否為抽象概念，
法院在此是以請求項一般的功用做為考量，而先不考慮使用機器等其他限制要件。
故而即使系爭請求項限制在用於錯誤校正的編碼與解碼之特定方法，其目的仍屬 於在該領域具有一般性、長久存在且為該領域之人所習知的基礎步驟，因此本件 所有系爭請求項皆為抽象概念257。
而自 Cybersource258案所提出的「pencil and paper analysis」，亦即以是否為「人 類運用紙筆即可完成的心智步驟」來做為專利適格性判斷的方法，也為本件 Huge
254 Id. at 978.
255 Leahy–Smith America Invents Act, 112 P.L. 29, § 14, 125 Stat. 284, 327–28 (2011).
256 Caltech, 59 F.Supp.3d. at 985.
257 Id. at 994.
258 CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc., 654 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2011).
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communication 公司提出作為系爭‘032 號專利不具適格性的主張。然而本件法官 並不贊成在軟體專利的領域使用這樣的分析方法，其認為即使人為手動的方式能 夠完成軟體程式所進行的運算，它也無法達到軟體程式所能產生的效用，就像在 本件中的同位元(parity bit)是無法藉由紙和筆所創造的259。雖然「paper and pencil analysis」是判斷系爭專利是否在電腦出現以前便為人類所使用的重要指標，但 對於適格性的判斷，本件法官認為至少在此技術領域是不恰當的，不能因為人類 能夠進行數學計算即認為系爭程式碼不適格，仍要審視系爭專利是否具有發明概 念並達到限縮先占效果260。另一方面，對於 Huge communication 公司進一步提 出 Mayo 案、Benson 案及 Flook 案主張本件系爭專利因涵蓋數學演算法而不具適 格性的主張，本件法官則是以 Diehr 案之見解否定了最高法院已排除數學演算法 適格性地位的說法，並進一步以本件四項專利請求項是否具備發明概念進行分析
261。
b. 發明概念(顯著不同)
(a) ‘032 專利
首先，系爭’032 專利請求項 1 中的不規則反覆訊息位元與用於計算替代同位 元之後者同位元，促進了錯誤改正的效率與準確性，且兩項請求項要件除了非屬 於錯誤改正的必要步驟外，亦並未涵蓋多種常見的解碼技術，例如 turbo codes、
regular repeat-accumulate codes，而是將其申請範圍限縮至僅一種錯誤改正的方法。
另外，請求項 18 關於訊息傳送的解碼器程式包含了請求項 1 中的相同要件，因 而就請求項 18 之個別與整體觀察，該請求項亦使用了非習知的步驟262。
(b) ‘781 專利
259 Caltech 59 F.Supp.3d. at 994-95.
260 Id. at 995.
261 Id.
262 Id. at 996.
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系爭‘781 專利請求項則 1 利用了 L 線性轉換位元以產生字碼(codeword)的編 碼方法，法院認為已具備足夠的發明概念。至於使用模組運算完成編碼的請求項 9 與 19， Huge Communication 公司僅以 Digitech 案認為數學演譯法必須包含額 外的限制才能具備適格性，並未積極對於系爭專利是否為該領域所習知的方法多 加主張。而法院則認為即使模組運算本身是常用的數學概念，然系爭請求項 9 中
「從可變動數量子集中聚集一系列位元」、請求項 16「累計 mode-2 位元之總和，
以及要求至少在三項子集中須包含至少兩項資訊位元」之限制，足以使兩項請求 項滿足適格性的要求263。
(c) '710 專利
除了與系爭’032 專利同樣包含具備發明概念之不規則反覆訊息位元外，法 院認為系爭’710 號專利請求項 1 與請求項 15 另將編碼器產生位元的速率限制於 接近 1 和 1/10 以避免產生過多不必要位元數的限制。法院認為此二項權利項不 僅非該領域所習知而具有發明概念，更顯著地限制了請求項的範圍，因此系 爭’710 號專利符合美國專利法第 101 條適格性之要件264。
(d) '833 專利
本件系爭' 833 號專利請求項 8 涵蓋了三項限制，分別是：將位於第一記憶 儲存位置與第二儲存位置之位元以有邏輯之運作方式相結合、將這些位元聚集於 第二儲存位置，及要求一種排列模組不同時間在第一系列讀取兩個或更多儲存位 置。本件法官不認同 Huge Communication 公司忽略了這些限制，而直接認定其 為數學方法而不具適格性之主張，其重申法院並未將數學方法認定為司法判定不 予專利適格標的，且就算系爭專利為數學方法，也會因為包含了足量的請求項限 制而不致於先占錯誤修正領域的所有技術。因此，法院認為系爭’833 號專利請求
263 Id. at 998-999.
264 Id. at 999-1000.
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項 8 應構成數據編碼方法之發明概念265。另一方面，請求項 1 所指涉用於執行請 求項 8 步驟之設備，亦同樣由本件法官判定為具適格性之專利請求項266。
5. Messaging Gateway Solutions, LLC v. Amdocs, Inc. and