專利侵權訴訟判決之類型分析—以台北地院終結之判決為例

國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

容之活動或過程，藉此使何者為爭點及其內容在整理主體間形成、獲得共識，於 此過程中分辨其中有爭執之部分與無爭執之部分，以使訴訟上之爭點具體、明確 化，以便利進行訴訟程序。

貳、專利侵權訴訟之主要爭點分類

專利侵權訴訟與一般訴訟相同，在起訴時首先須面臨訴訟程序及訴訟要件之 合法性問題，其次，專利權人起訴之主要攻擊方法在證明系爭侵權產品落入專利 權範圍，被告之主要防禦方法即在爭執專利權之有效性及被控產品未落入專利範 圍，基於專利侵害之成立要件與專利訴訟案件無論是當事人或法院均著重鑑定之 特殊性，並參酌前揭類型化判決的原則，本文就我國專利侵權訴訟判決之主要爭 點類型，決定區分為「程序問題」、「可專利性與有效性」、「申請專利權範圍之解 釋」、「專利侵害認定及鑑定」、「不當行使專利權及其他事由」五種。

第二節 專利侵權訴訟判決之類型分析—以台北地院終結 之判決為例

第一項 專利侵權判決之類型

由前揭對全國各法院的量化分析研究後可知，台北地方法院不管在專利裁判 數量、涉外件數、平均審理日數等客觀數據，均名列前矛，且其所終結專利案件 的量多質重，案件類型多元廣泛，故在判決研究之實質面，本文乃以台北地方法 院所終結之裁判為類型化對象。

經實際分析台北地方法院於八十九年至九十一年所終結的專利訴訟判決共 三三五件，扣除無法下載及與侵害專利權無關之債務不履行等契約糾紛後之裁判 後，共有二一三件，以前揭五種主要爭議類型分類後，在「程序問題」方面，可 再細分四種次類型「管轄錯誤」、「不合法定程式」、「時效消滅」、「專利權人未為 專利標示」；在「可專利性與有效性」方面，亦可分為二種次類型「專利權業經 撤銷或法院自行認定無效」、「專利權效力不及」；在「申請專利權範圍之解釋」

方面，並無次類型之分類；又在「專利侵害認定及鑑定」方面，可區分「專利侵 害判斷」、「鑑定報告證明力之取捨」、「未提示新型專利技術報告」、「未能舉證被 告有侵權之故意或過失」等四種次類型；另在 「不當行使專利權及其他事由」

方面，可分成「不當行使專利權」、「惡意標示專利權人之專利證號」、「確認專利 權存在而請求排除侵害」等。

表 4：台北地方法院專利侵權訴訟爭議類型

‧

‧

‧

‧

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

參照。

表 4 所列九十一年度訴字第一○四九號、九十二年度智字第二三號、九十二 年度智字第三一號、九十四年度智字第七八號、九十五年度智字第一一一號、九 十六年度智字第六五號、九十五年度智字第一二五號、九十六年智字第二五號裁 判等，均係在智慧財產新制前所為之移轉管轄裁定。²¹⁸關於以原就被之管轄原 則，由於法條規定明確，並無討論之空間。惟關於由侵權行為地之法院管轄部分，

觀諸上開法院之移轉管轄裁定，對於行為地之解釋，均係採取「限縮解釋」原則，

即以行為結果地與侵權行為有直接或最重要之牽連關係為限。例如九十五年度智 字第一二五號裁定認：「參諸民事訴訟法第 15 條之立法理由，就不法行為地傾向 於指係實行不法行為之地，而非發生不法行為結果之地，益徵最高法院上開判例 載示『其一部行為結果發生之地』之旨，宜採限縮解釋，而認所稱結果發生之地，

係與構成侵權行為要件事實之全部或一部，有直接或最重要之牽連關係者為限，

庶符立法原意，並可避免一造濫訴致令他造遠赴法院地苛受應訴負擔之弊，不宜 擴張泛指任何間接或常出於偶然而不確定，或僅屬被害人空泛主張管轄原因事實 而未經大體立證之地，為此所稱之結果地。」。另九十六年度智字第六五號裁定 亦認為適用上開判例時，應將該判例中所稱「行為結果」之用語作限縮性解釋，

亦即必須屬於原告所主張被告侵權行為之構成要件要素之事實，始得認為係屬於 上開判例所稱之「行為結果」，而作為法院依據民事訴訟法第十五條第一項判斷 法院管轄之依據。

上開裁定對於行為結果地採取限縮解釋原則，以避免不當擴大管轄範圍使他 造疲於奔命，固有其立論，惟管轄權之有無，應依原告主張之事實，按諸法律關 於管轄之規定而認定，與其請求之是否成立無涉。²¹⁹前揭九十五年度智字第一二 五號裁定，經上訴後，即遭臺灣高等法院以九十六年度抗字第五號裁定認「抗告 人之主張，相對人光陽公司之侵權行為地為台北市木柵區，依民事訴訟法第 15 條規定，原法院自有管轄權。原裁定認其提出之統一發票僅能證明系爭機車由三 育公司銷售，不能證明相對人光陽公司於轄區內有侵權行為云云，已涉及其請求 是否成立之實體認定，倘據此而認為無管轄權，揆諸前揭說明，容有誤會」而予 廢棄。是以，原裁定對於行為結果地之解釋，採取限縮解釋原則，是否符合前揭 最高法院五十六年台抗字第三六九號判例意旨，非無疑義。

為避免程序上不必要之勞費，而影響當事人之利益，在專利侵權行為結果發 生地之認定上，本文以為依原告所主張之事實，應只要符合「一部實行行為或其 一部行為結果發生之地」屬該法院之轄區即可，實不必刻意限縮結果發生地之範 圍，以免發生因管轄權有無之程序上來回而拖延訴訟程序，徒增當事人之困擾。

貳、智慧財產法院成立後

218 在管轄錯誤類型方面，如無法依該裁定內容得知該專利之類型，為免所列件數過多，即不納 入列表。

219 最高法院 65 年台抗字第 162 號判例意旨參照。

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

依智慧財產法院組織法第三條第一款之規定，有關依專利法、商標法、著作 權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗 法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，歸 智慧財產法院管轄。又依同條第四款之規定，司法院指定以下民事事件由智慧財 產法院管轄：（一）不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件。（二）當事 人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其主要部分涉及智慧財產權，且係基於同一 原因事實而不宜割裂者，均為智慧財產權訴訟。但如當事人捨智慧財產法院，合 意普通法院為管轄法院，尊重當事人之意思，由該普通法院為管轄法院。²²⁰而依 司法院所制訂之智慧財產案件審理細則第九條特別明訂：「智慧財產民事、行政 訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財產 民事、行政訴訟事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判。」

又依智慧財產案件審理細則第二條之立法理由說明：「關於智慧財產民事事件之 法院管轄，組織法採取優先管轄原則，智慧財產民事事件非專屬智慧財產法院管 轄。」可知，智慧財產法院為非專屬管轄法院之性質，而係採取「優先管轄」原 則。

因此，於智慧財產法院成立之後，許多原本由台北地方法院管轄的專利侵權 案件，均以裁定方式移送至智慧財產法院管轄。如九十七年度審智字第二號、九 十七年度審智字第三號、九十七年度審智字第五號、九十七年度審智字第八號、

九十七年度審智字第二二號、九十八年度審智字第十二號、九十八年度審智字第 三四號、九十八年度審智字第四號、九十八年度北智簡字第一號裁定。該等裁定 移送之理由均以當事人未合意由普通法院管轄為由，而裁定移送智慧財產法院審 理，其理由大都以「按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或 依職權以裁定移送其管轄法院，民事訴訟法第 28 條第 1 項定有明文。復按依專 利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護 法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二 審民事訴訟事件由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款定有 明文。經查，本件原告係主張其著作權遭侵害，故所提起之民事損害賠償訴訟，

除非兩造合意以普通法院為第一審管轄法院，否則應向智慧財產法院起訴，然綜 觀本件原告起訴狀所載之事實暨所附之證據，並未有被告同意原告向普通法院提 起本件訴訟之陳述及證物，原告向無管轄權之本院起訴，顯係違誤。爰依職權將 本件移送於該管轄法院。」

惟所謂優先管轄原則與專屬管轄不同，並未排除民事訴訟法上其他法定管轄 規定之適用，智慧財產案件審理法上優先管轄之特別規定，僅具有特別審判籍之 意義，而與其他有管轄權之地方法院形成管轄競合，原告自得依民事訴訟法第二 二條規定，選擇向被告住所地、侵權行為地之地方法院、兩造合意之法院或智慧 財產法院起訴，而無管轄錯誤之問題。優先管轄原則亦無規定未經兩造合意管轄 即應為移送智財法院之特別規定，則法院逕以兩造無成立管轄之合意而將案件移

220參智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院編印，第 8、9 頁，2008 年 6 月。

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

送智財法院，顯然可能忽略民事訴訟法第二十五條應訴管轄規定之適用；甚且，

送智財法院，顯然可能忽略民事訴訟法第二十五條應訴管轄規定之適用；甚且，