我國法院審理專利侵權訴訟實務之研究--以第一審為中心 - 政大學術集成

全文

(1)國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文指導教授：陳起行博士. 政治大. 學. ‧ 國. 立我國法院審理專利侵權訴訟實務之研究—以第一審為中心. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 研究生：吳俊龍. 中華民國一○○年七月.

(2) 我國法院審理專利侵權訴訟實務之研究—以第一審為中心摘要. 長期以來，在我國法學欠缺研究法院專利裁判實務之情形下，本文從我國審判實務運作之實證面，將八十九年起至九十九年止，近十一年以來的全國各地方法院之第一審專利訴訟裁判予以全面量化、分析，藉由專利判決或裁定的統計資料呈現出我國專利訴訟之實務現況，包含各法院專利案件分布情形、當事人是否為外國籍、專利權類型、案件平均審理終結日數、原告勝敗訴比率、撤回率、和解及調解比率、裁定停止訴訟比率、鑑定比率等影響當事人權益的重要數據，藉此瞭解及驗證專利訴訟之本質與特徵，並指出法院因應之道。又我國智慧財產法院在國人期盼下於九十七年七月成立，智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法亦在同日生效施行，經比較智慧財產法院成立前後之審判實務現況，應已大幅改善過去專利審判無效率、訴訟程序不當延宕之缺失，並展現出該有之裁判品質，然亦曝露出某些問題值得探討，特別是法院判決不利於專利權人之問題。最後，本文以專利案件數量最多、質量最重的台北地方法院所終結的專利侵權判決為研究對象，解構專利侵權訴訟案件之類型，從法院審理的角度將訴訟上爭點予以類型化，區分為「程序問題」、「可專利性與有效性」、「申請專利權範圍之解釋」、「專利侵害認定及鑑定」、「不當行使專利權及其他事由」五種主要類型，再從上開五種主要類型細分成不同之次要類型。透過專利侵權判決類型化之結果，將有利於參與者觀察及瞭解法院審理專利案件之一貫脈絡及重心所在，且有助於集中審理，預防突襲性裁判之發生，以及增進專利裁判之一致性與可預測性，進而提昇專利之價值。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 關鍵字：專利侵權訴訟、專利判決、實證研究、普通法院、智慧財產法院、智慧財產訴訟新制、判決類型化.

(3) 謝辭. 憶想多年前，大學畢業後意外與研究所生涯失之交臂，內心悵然若失之感受猶存，如今經過多年的法律實務工作歷練後，再度回到課堂上重拾書本，心中充滿感動，能在繁忙的工作中，抽出時間完成研究所學業，無疑是不辜負對自己之期待。. 政治大. 本論文能順利完成，幸蒙陳起行教授的指導，對於研究的方向及. 立. 觀念的啟迪，為學生指出一盞明燈，陳老師課堂上的學者風範、精闢. ‧ 國. 學. 言論，讓學生如沐春風、獲益匪淺，於此獻上最深的敬意與謝意。論. ‧. 文口試期間，亦承蒙口試委員蔡明誠院長與沈宗倫教授，對學生殷切. Nat. sit. al. er. io. 忱。. y. 的期望、鼓勵與疏漏處之指正，使得本論文更臻完備，在此謹深致謝. n. v i n Ch 在研究所修業期間，感謝同窗瀚華、家林、年偉、柏泓等伙伴彼 engchi U. 此在學業上的討論與相互鼓勵，獲益良多，又感謝這一路上所有關懷、鼓勵過我的師長、摰友，尤其是崑山、式璧、樹村、啟強、河山、建瑜、啟洲、守訓、婷立、晉佳、君豪、誦梅、慶堂等學長姐；林達、川富、凱峰、煜仁、勇如等好友，以及盡心協助我的仁楹、鴻儀、軼群、俊源等工作伙伴，致上由衷感謝。最後，要特別感謝用心栽培我的母親，雖然您來不及看到我完成.

(4) 學業，但相信您在天上佛祖身邊也能感受到子女的孝心，以及陪伴在我身邊的家人，摰愛的老婆文婷、寶貝兒女 Bryan、Michelle，還有在天堂永遠善解人意的愛犬登登，你們無時無刻在精神上支持，讓我能專注於課業及研究中，願以此與家人共享。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(5) 目錄第一章. 緒論 ........................................................ 1. 第一節. 研究動機與目的 ................................................. 1. 第二節. 研究方法 ....................................................... 2. 第三節. 研究範圍與限制 ................................................. 3. 第二章. 普通法院對於專利侵權訴訟案件之審理及終結情形 ................... 5. 第一節. 專利侵權訴訟案件之訴訟程序及審理概論 ........................... 5. 第一項. 專利侵權訴訟民事責任之確立 ................................... 5. 第二項. 專利侵權訴訟之訴訟費用及訴訟救助 ............................. 5. 第二款. 專利訴訟之訴訟救助 .................................. 5. 立. ‧ 國. 專利侵權訴訟之保全程序 ....................................... 6 假扣押 .............................................. 6. 第二款. 假處分 .............................................. 7. 第三款. 定暫時狀態處分 ...................................... 8. ‧. 第一款. 專利侵權之成立要件與鑑定流程 ................................. 9. 第二款. 專利侵害鑑定流程 .................................... 9. 第二款. v i n Ch 排除侵害 ........................................... 13 engchi U 損害賠償 .......................................... 13. 第三款. 銷燬侵害物及其原料、器具 ........................... 15. 第四款. 回復名譽 ........................................... 15. n. 第二節. al. 專利侵權訴訟之救濟方式 ...................................... 13 第一款. 第六項. sit. 專利侵權之成立要件.................................. 9. er. 第一款. io. 第五項. y. Nat. 第四項. 專利訴訟之訴訟費用 .................................. 5. 學. 第三項. 政治大. 第一款. 專利侵權訴訟之民事訴訟程序與審理範圍 ........................ 15 第一款. 專利訴訟之訴訟程序 ................................. 15. 第二款. 專利訴訟之審理範圍 ................................. 16. 專利訴訟案件之基本統計與分析 .................................. 16. 第一項. 各地方法院之專利案件終結數量（八十九年至九十九年） .......... 17. 第二項. 專利案件於各法院的實際分布 .................................. 19. 第三項. 專利案件數量之時間曲線 ...................................... 20.

(6) 第四項. 第五項第三節. 專利案件之種類分布 .......................................... 21 第一款. 專利種類 ........................................... 21. 第二款. 判決統計資料 ....................................... 23. 專利案件之涉外比例 .......................................... 26 專利侵權訴訟特徵及對法院實務運作之影響 ........................ 28. 第一項. 第二項. 專利權之特性與專利侵權訴訟之特徵 ............................ 28 第一款. 專利權的特性 ....................................... 28. 第二款. 專利侵權訴訟的特徵 ................................. 30. 專利訴訟案件高度專業化之影響與因應 .......................... 33 第一款. 智慧財產專業法庭 ................................... 33. 第二款. 訴訟程序之裁定停止 ................................. 35. 第三款. 專利侵害鑑定之必要性與依賴性 ....................... 36. 政治大專利侵權訴訟案件之重要統計數據與分析 .......................... 38 立勝敗比 ............................................ 39. 第二款. 和解及調解比 ...................................... 41. 第三款. 撤回比 ............................................. 43. ‧. 第一款. 專利案件之平均審理時間 ...................................... 44. io. 第二款. al. n. 第三章. 進入實質審理案件之平均終結日數 ..................... 48. v i n C h .................................... 裁定停止訴訟及鑑定之比率 52 engchi U 第三款. 第三項. sit. 全體案件之平均審理日數 ............................. 45. er. 第一款. y. Nat. 第二項. 訴訟結果之觀察 .............................................. 39. 學. 第一項. ‧ 國. 第四節. 與外國法院之平均審理日數之比較 ..................... 49. 智慧財產法院成立後之實務運作現況 ............................. 55. 第一節. 智慧財產權訴訟新制的重大變革 .................................. 55. 第一項. 智慧財產法院之成立背景與目的 ................................ 55. 第二項. 智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法之重點介紹 ............ 56. 第三項第二節第一項. 第一款. 智慧財產法院組織法重點介紹 ......................... 56. 第二款. 智慧財產案件審理法重點簡介 ......................... 57. 第三款. 創新的訴訟制度 ..................................... 58. 智慧財產法院對於專利侵權訴訟事件之審理模式 .................. 61 智慧財產法院專利判決之統計與分析（九十七年七月至九十九年六月） 65 基本觀察 .................................................... 65.

(7) 第二項. 第三項. 第一款. 專利訴訟案件數量 ................................... 65. 第二款. 涉外事件比率 ....................................... 66. 第三款. 平均審理日數 ...................................... 66. 第四款. 訴訟結果 .......................................... 67. 第五款. 技術審查官協助案件之比例 ........................... 67. 比較觀察 .................................................... 68 第一款. 平均審理日數比較 ................................... 68. 第二款. 訴訟結果比較 ....................................... 68. 第三款. 涉外事件比例比較 ................................... 69. 智財訴訟新制之成果檢視 ...................................... 69 第一款. 結案日數大幅縮減 ................................... 69. 第二款. 裁判品質顯著提昇 ................................... 69. 第三款. 技術審查官發揮相當之功效 ........................... 70. 政治大第四款專利有效性抗辯之自行認定 ........................... 70 立專利訴訟新制之問題探究 ........................................ 71. 學. ‧ 國. 第三節. 管轄權集中之調整 ............................................ 71. 第二項. 審級利益虛化之疑慮 .......................................... 71. 第三項. 專利有效性認定之歧異 ........................................ 72. 第四項. 原告勝訴率偏低之問題 ........................................ 74. ‧. 第一項. n. sit. 第二款. 專利品質不良 ....................................... 74. 第三款. 專利訴訟成本相對低廉 ............................... 75. 第四款. 統計結果取樣上之差別 ............................... 75. al. er. 專利訴訟代理人之專業性不足 ......................... 74. io. 第四章. y. Nat. 第一款. Ch. engchi. i n U. v. 專利侵權訴訟判決類型化之探討 ................................. 76. 第一節. 專利權之侵害類型 .............................................. 76. 第一項. 現行法條規範侵權類型之不足 .................................. 76. 第二項. 我國侵害專利權行為之類型 .................................... 78. 第三項. 判決類型化原則 .............................................. 80. 第二節第一項. 第一款. 美國 CAFC 判決研究之借鏡 ............................ 80. 第二款. 以訴訟上爭點為分類................................. 81. 專利侵權訴訟判決之類型分析—以台北地院終結之判決為例 .......... 82 專利侵權判決之類型 .......................................... 82.

(8) 第二項. 程序問題 .................................................... 86. 第三項. 第一款. 管轄錯誤 ........................................... 86. 第二款. 不合法定程式 ....................................... 89. 第三款. 時效消滅 ........................................... 90. 第四款. 專利權人未為專利標示 ............................... 91. 可專利性及有效性 ............................................ 94 第一款. 專利權業經撤銷或由法院自行認定無效 ................. 95. 第二款. 專利權之效力不及 ................................... 99. 第四項. 申請專利權範圍之解釋 ........................................ 99. 第五項. 專利侵害認定與鑑定 ......................................... 101 第一款. 專利侵害之判斷 .................................... 101. 第二款. 鑑定報告證明力之取捨 .............................. 105. 第三款第四款. ‧ 國. 不當行使專利權及其他事由 ................................... 114 不當行使專利權.................................... 114. 第二款. 惡意標示他人之專利證號 ............................ 122. 第三款. 確認專利權存在而請求排除侵害 ...................... 124. ‧. 第一款. 類型化判決之功能與必要 ....................................... 127. sit. y. Nat. 第三節. 學. 第六項. 治政大未提示新型專利技術報告 ............................ 109 立未能舉證被告有侵權之故意或過失 .................... 110. 第二項. 預防突襲性裁判，澈底解決紛爭 ............................... 128. 第五章. v i n Ch 增進專利裁判之一致性（Uniformity）與可預測性（Predicatable） 129 engchi U n. 第三項. al. er. 集中爭點審理以促進訴訟 ..................................... 127. io. 第一項. 結論 ...................................................... 130. 第一節. 研究結果 ..................................................... 130. 第一項. 研究發現 ................................................... 130. 第二項. 判決類型化之成果 ........................................... 133. 第二節. 期望與建議 ................................................... 137. 參考文獻 ......................................................... 139 附錄：八十九年至九十九年全國各地方法院專利案件終結情形簡表及九十七年七月至九十九年六月智慧財產法院民事第一審專利案件終結情形簡表 ................. 146.

(9) 圖目錄專利侵害鑑定流程圖 ……………………………………………… 各法院終結的專利案件數量分布…………………………………… 八十九年至九十九年度終結的專利案件數量年度分布…………… 各年度之專利種類分布……………………………………………… 各年度之原告勝敗件數……………………………………………… 各年度之和解及調解成立件數……………………………………… 各年度之撤回起訴件數……………………………………………… 各法院的平均審理日數……………………………………………… 各年度的平均審理日數……………………………………………… 各法院經實質審理之平均終結日數………………………………… 各年度裁定停止與鑑定之件數……………………………………… 專利侵權訴訟之審理模式流程圖…………………………………… 專利第一審事件占全體智財案件比率……………………………… 專利第二審事件占全體智財案件比率……………………………… 第一、二審終結之涉外智財民事件數……………………………… 第一審終結之涉外智財民事件數……………………………………. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. io. sit. y. Nat. n. al. er. 圖2之1 圖2之2 圖2之3 圖2之4 圖2之5 圖2之6 圖2之7 圖2之8 圖2之9 圖 2 之 10 圖 2 之 11 圖3之1 圖3之2 圖3之3 圖3之4 圖3之5. Ch. engchi. i n U. v. 12 20 20 25 40 42 44 46 47 49 54 63 65 65 66 66.

(10) 表目錄表 2 之 1 普通法院之專利判決件數………………………………………………17 表 2 之 2 各法院的專利種類分布…………………………………………………24 表 2 之 3 各年度之專利種類分布…………………………………………………25 表 2 之 4 外國人於專利訴訟案中之件數…………………………………………26 表 2 之 4 之 1 涉外專利判決之國籍階分布件數…………………………………27 表 2 之 5 各法院原告之勝敗訴件數………………………………………………39 表 2 之 6 各法院之和解及調解成立件數…………………………………………42 表 2 之 7 各法院之撤回起訴件數…………………………………………………43 表 2 之 8 各法院的平均審理日數 ……………………………………………… 46 表 2 之 9 各年度的平均審理日數…………………………………………………47 表 2 之 10 各法院經實質審理之平均終結日數..…………………………………48 表 2 之 11 知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間（全国地裁第一審）…………………………………………………………………………50 表 2 之 12 台北地院的平均審理日數…………………………………………… 51 表 2 之 13 東京地方法院智慧財產權訴訟專門庭之案件處理狀況…………… 51 表 2 之 14 各法院裁定停止與鑑定之件數與比數……………………………… 53 表3之1 智財法院終結專利案件之平均審理日數…………………………… 67 表3之2 智財法院終結專利案件之訴訟結果………………………………… 67 表4 台北地方法院專利侵權訴訟爭議類型……………………………… 83. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(11) 第一章. 緒論. 第一節研究動機與目的依據世界智慧財產組織（ＷＩＰＯ）公布的專利統計資料，二○○七年全世界專利申請數量約為 250 萬件，其中美國、日本、歐洲、中國與韓國等五大專利局所受理的申請件數就佔 201 萬件。經濟部智慧財產局表示，我國在二○○七年受理專利件數約為 8 萬 1 千多件，這個數量在世界各專利專責機構中可列第七，且在二○○八年已持續成長至 8 萬 3 千多件，年成長率為 2.16％，創新研發實力不容忽視。1又我國專利數量的申請及產出亦甚為可觀，從七十四年至九十八年止，除每年的專利申請數量從二萬多件暴增至八萬多件外，核准的專利數量也從七十四年的 9,427 件，逐年增加至九十三年的 66,490 件，九十八年亦有 43,750 件。2 專利數量的多寡乃衡量一個國家經濟創新活動的重要參考指標之一。尤其是，近年來科技不斷推陳創新所衍生之智慧財產保護，成為各國在推動經濟發展與貿易自由化過程中日益重視之課題，更視為國家競爭力之指標，而智財權競爭所帶來的商機與巨大經濟利益，導致糾紛層出不窮，不僅造成本國人訴訟成本增加，甚至被先進國家視為貿易障礙。3是以，透過良好的專利訴訟制度以保障專. 立. 政治大. ‧ 國. 學. ‧. 利權，避免不當損及專利權人之權益，無疑是知識經濟時代下專利權能否順利發展之重要關鍵，然而，對比我國專利申請數量及核准數量的龐大，發生在我國的專利訴訟案件數量無疑是不成比例。不可諱言，外界普遍認為我國以往專利訴訟制度存在著例如：證據蒐集手段欠缺、舉證困難、法官未具備法律以外的專業知識、過度依賴鑑定結果、裁判專業性不足及訴訟延宕等缺失，4上開缺失均足以導致訴訟當事人對於法院的裁判品質與效率失去信心，自然而然缺乏誘因選擇在我國法院進行專利訴訟，久而久之，難免產生惡性循環，更無法提昇法官處理專利訴訟之專業性，進而斲傷我國知識科技產業之競爭力。專利訴訟程序的不當停止，導致程序冗長、拖延，沒有效率，以及過度依賴鑑定結果所造成裁判品質的低落，以往普遍最為訴訟當事人所詬病。但是，實際上是否確實如此？抑或這只是外界甚至是當事人的錯誤印象，並無任何相關資料可供驗證或支持。此外，專利訴訟實務上是否還可能隱藏著哪些現象或重要問題，尤其是，法院實務上對於專利訴訟之重要統計數據有哪些，亦值得建立其客觀之基本資料。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 1. i n U. v. 參自由電子報，網址：http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/jan/20/today-e3.htm。最後檢閱日期：2011 年 2 月 7 日。 2 參智慧財產局網站，專利業務統計之歷年統計，網站： http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=48。最後檢閱日期：2011 年 2 月 19 日 3 高秀真，〈深化專業促進訴訟效率以誠意及實力贏得人民信賴—智慧財產訴訟新制之實踐—〉（上），司法周刊，第 1495 期，第 2 頁，2010 年 6 月 10 日。 4 劉尚志、林三元、宋皇志，〈走出繼受，邁向立論：法學實證研究之發展〉，科技法學評論，第 3 卷 2 期，第 15 頁，2006 年。 1.

(12) 長久以來，我國對於專利等智慧財產權保護的推動與制度的建立，落後先進國家甚多，然而，為因應國際保護智財權之潮流，並改進我國司法機關處理智財案件之專業性與效率，我國已於九十七年七月一日正式成立智慧財產專業法院，智慧財產案件審理法以及智慧財產法院組織法亦在同日生效施行，智慧財產法院成立之後，上開現行審判實務上之缺失，是否因智慧財產法院之成立及相關智財新制的實施，已經被克服或改善而展現出具體的成果？仍有待實際研究加以觀察或驗證。又智慧財產法院成立之後，如當事人能感受到裁判效率與品質的明顯提昇，無疑應是預期之成效所在，然是否可能會發生哪些爭議問題值得檢討，亦應加以探究。此外，專利權傳統上依照法條的分類，固有發明、新型、新式樣之分，自不待言，但此分類實際上並無助於專利訴訟參與者理解法院如何形成對案件的心證，鑒於我國長期欠缺對於法院判決類型化的研究，究竟透過專利審判實務的分析可將專利侵權訴訟歸類為哪些爭議類型？各爭議類型於法院審判中所關注的爭點或重心何在？此區分對於法院或訴訟當事人有何實益或功能？頗值研究。本文從法院裁判的分析出發，著重於專利判決的量化研究與評釋，期以對於我國專利訴訟判決的分析、歸納與整理，將我國近十一年來法院對於專利侵權訴訟之審理情況逐一畫出輪廓，並藉由量化分析判決的過程來實際探討我國司法實務對於專利案件的審理概況，作為觀察法院實務歷年來的對於專利案件審理的態度及未來走向，以釐清實務上的缺失及問題所在，復探究我國常見的侵權爭議類型及法院審理之爭點重心所在，以深化我國專利侵權訴訟之實務研究，將研究結果提供予關心我國專利審判實務之論者，甚至是未來參與我國專利侵權訴訟者之參考。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. 第二節研究方法 a l. Ch. engchi. i n U. v. 壹、實證研究法美國法官 Learned Hand 曾經指出，專利制度長期欠缺實證研究，加上我國大多數研究專利學者亦著重在外國專利個案或制度的研究，鮮少有完全針對我國專利判決為完整之分析、研究。故本文擬由實證研究之觀點出發，以我國各地方法院及智慧財產法院所終結的專利侵權訴訟判決為研究對象，從八十九年起至九十九年為止，我國最近十一年來有關專利訴訟案件之判決加以全面觀察（智慧財產法院則是近兩年來的觀察）。首先，建立其基本資料，由相關專利判決的統計資料呈現出我國專利訴訟之實務現況。包含各法院專利案件分布之情形、當事人是否具有外國籍、專利權類型、案件平均審理終結日數、原告勝敗訴比率、撤回率、和解及調解比率、裁定停止訴訟程序比率、鑑定比率等影響當事人權益的重要數據。藉由上開具體數據分析，來真實顯現出以往當事人所詬病的諸多缺失是否確實存在，以窺其全貌，為避免讓人覺得有「見樹不見林」之遺憾，並為了對我國專利侵權訴訟案件之審. 2.

(13) 理有進一步的認識，故而全面從法院終結的專利判決之現況加以統計、分析與歸納、整理，乃瞭解我國法院審理專利訴訟案件之問題所在，以及對我國法院審理專利訴訟案件之實務現況，不可或缺的第一步。其次，智慧財產法院成立之後，於專利侵權訴訟中，智財訴訟新制和過去舊制最顯著的差別，在於過去已進入侵權訴訟程序的民事案件，常常必須等待專利舉發的行政救濟案件而暫停訴訟程序之進行，新制則不受影響，可以雙軌進行，甚至法官可以直接處理過去只能循行政救濟程序的專利有效性問題，讓專利紛爭可以一次性解決，以減少行政救濟程序與法院訴訟的歧異。是以，之前常為當事人所詬病的任意裁定停止訴訟程序，致案件審理拖延之問題，是否已經改善或不復存在，透過客觀的判決量化分析，應不難獲悉答案。又過度依賴鑑定結果的實務缺失問題，是否因技術審查官的協助參與訴訟而獲得改善，原告之勝訴比例是否在智財訴訟新制施行後有所提升，或法院判決是否有利於專利權人，亦可根據實際統計判決資料獲致相當的結果。最後，智慧財產專業法院雖然已經成立，然其成立時間僅有二年餘，且由普通法院處理專利訴訟案件時間已久，所為裁判仍深具研究價值，故本文以專利案件數量最多、質量最重的台北地方法院所終結的專利侵權判決為分析研究對象，解構專利侵權訴訟的案件類型，從法院審理的角度將判決爭點整理後予以類型化，此分析有利於觀察及瞭解法院審理專利案件之重心，且有助於簡化案件上之證據調查，達成促進訴訟之經濟及效率。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. al. er. io. sit. y. Nat. 貳、比較研究法基於專利案件之高度技術性、專業性，各國法院在審理專利訴訟案件之速度快慢不同，在量化分析法院的判決方面，我國法院與外國法院的案件量、結案速度是否相對進步或落後，予以比較觀察。另就智慧財產法院成立後，就平均審理日數、訴訟結果、涉外事件比例等重要數據，亦有與普通法院相互比較之必要。. Ch. engchi. i n U. v. 參、文獻資料探討就本文研究之專利侵權訴訟為主題，蒐集相關國內外文獻資料，主要為國內文獻，包含著作、期刊、論文、政府研究報告、網路文章等資料，以了解我國法院在審理專利訴訟案件上所生之缺失、批評，作為研究分析之基礎。. 第三節. 研究範圍與限制. 壹、研究範圍關於我國專利民事訴訟之研究，學理上向來僅偏向民事責任之理論研討，然對於國內司法實務尤其是裁判之研究或分析，國內文獻極為缺乏，故本文所採用之判決資料區域範圍涵蓋全國各地方法院（含其分院）及智慧財產法院之第一審專利訴訟判決，藉由司法院資訊處提供各法院統計室所陳報的專利訴訟案件終結. 3.

(14) 資料（詳如附錄），全國各地方法院蒐集期間為八十九年至九十九年之十一年期間，智慧財產法院則以九十七年七月一日成立起迄九十九年六月三十日止之兩年間，依上開專利判決終結資料數據以及所顯示之案號，自司法院「法學資料檢索系統」之「裁判書查詢」實際下載之專利訴訟判決為研究的基礎範圍，進而為相關數據之統計、比較及分析。5 由於按照上開司法院資訊室所提供的專利案件終結資料，逐一自網路上裁判書查詢系統下載結果，雖然大多數的判決均能於查詢後下載，但並非每個裁判案號所顯示的專利判決均能成功在網路上尋獲、下載，可能的原因為該判決並未上傳至司法院所建制的裁判書資料庫所致，由於未上傳的原因不一，並無法實際去逐一探究，故在有關專利侵權判決的研析上，除了前述當事人是否具有外國籍、專利權類型、案件審理終結日數、勝敗訴比率、裁定停止訴訟程序比率、鑑定比率等統計數據，可能不受影響外，關於專利侵害類型化之研究，僅能以實際查詢得到且下載之判決或裁定為本文之研究範圍，未能下載的裁判即不得不予以捨棄，併此說明。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 貳、研究限制由於本文主要以事實審第一審之專利訴訟判決為研究範圍，分析並討論各地方法院所終結的專利判決數量分布、當事人是否具有外國籍、專利訴訟類型、案件終結日數、勝訴比率、和解及調解比率、裁定停止審判比率、鑑定比率等差異，故關於上級審（高等法院及其分院）、法律審（最高法院）所為的專利訴訟判決審理現況及對下級審之影響，並無法全面兼顧，此為本文研究上之限制。惟因每個專利侵權起訴事實在訴訟繫屬於第一審法院時幾乎已確定，故在分析上開差異性結果方面，影響不大。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 5. i n U. v. 由於司法院所蒐集全國各法院統計之資料最為公正客觀，故以此作為本文研究分析之客體，在此特別感謝司法院資訊處之莊美花小姐熱心提供各法院所申報之終結專利案件數據，以供本文分析研究。 4.

(15) 第二章. 普通法院對於專利侵權訴訟案件之審理及終結情形. 第一節專利侵權訴訟案件之訴訟程序及審理概論第一項. 專利侵權訴訟民事責任之確立. 我國專利法於九十年十月二十四日修正公布時，在訴訟上的最重要制度變革，就是刪除了關於侵害發明專利權應予刑事處罰之條文規定，嗣於九十二年二月六日又修正公布專利法，這次最重要的修正，除了將新型專利修正為改採形式審查之外，並刪除了第一二五、一二六、一二八、一二九條關於侵害新型專利、新式樣專利之刑事責任，使得專利權之侵害完全回歸至民事責任，排除了原有的刑事責任規定，至此，確立了我國專利侵權訴訟之民事責任制度。6. 學. 第二項. ‧ 國. 立. 政治大. 專利侵權訴訟之訴訟費用及訴訟救助. ‧. 第一款專利訴訟之訴訟費用專利訴訟為民事訴訟之一種，與其他民事訴訟案件相同，係採有償制，於起訴時必須徵收裁判費即訴訟費用。關於裁判費之繳納，如可確定訴訟標的金額，依民事訴訟法第七十七條之十三、十四規定計算，7倘無法確定，則其訴訟標的之價額，依同法第七十七條之一規定，由法院核定之，且核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，則以原告就訴訟標的所有之利益為準。另須注意的是，在專利侵權訴訟中，有關排除侵害或防止侵害請求權之訴訟標的價額，並無「不能核定」之情形，仍應依據民事訴訟法第七十七條之二第二項一般規定處理。8. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 第二款專利訴訟之訴訟救助依專利法第八十六條第二項雖規定，當事人為起訴及聲請假扣押時，法院應. 6. 依中華民國 92 年 3 月 31 日行政院院臺經字第 0920016719 號令發布 92 年 2 月 6 日修正公布「專利法」刪除現行之第 83、125、126、128～131 條，定自 92 年 3 月 31 日施行，亦即專利法中廢除刪除專利刑罰所刪除之條文，自 92 年 3 月 31 日施行，侵害專利完全回歸民事救濟程序解決。 7 按民事訴訟法第 77 條之 13 規定：因財產權而起訴，其訴訟標的之金額或價額在新臺幣十萬元以下部分，徵收一千元；逾十萬元至一百萬元部分，每萬元徵收一百元；逾一百萬元至一千萬元部分，每萬元徵收九十元；逾一千萬元至一億元部分，每萬元徵收八十元；逾一億元至十億元部分，每萬元徵收七十元；逾十億元部分，每萬元徵收六十元；其畸零之數不滿萬元者，以萬元計算。又同法第 77 條之 14 第 1 項規定：非因財產權而起訴者，徵收裁判費新臺幣三千元。 8 游雅晴，專利侵權訴訟中訴訟標的價額之核定，智慧財產權月刊，129 期，第 127 頁，2009 年 9 月。 5.

(16) 依民事訴訟法之規定，准予訴訟救助。惟該條之立法因僅為民事訴訟法第一百零七條第一項訴訟救助規定之重申，及立法者的有意提示，9依實務見解10及法體系之完整與法價值之一貫，並非指上開訴訟救助之特別規定，亦即依第八十六條第二項規定聲請訴訟救助，仍應合致於民事訴訟法條第一百零七條第一項之規定， 11 故法院在決定是否准予訴訟救助時，仍應回歸至民事訴訟法關於訴訟救助之要件而定，此為法院實務之通見。12而專利主管機關為避免重覆規定造成法律適用上之疑義，已於修正草案中將本條訴訟救助之規定予以刪除。13 依民事訴訟法第一百十條及第一百十一條之規定，准予訴訟救助，於訴訟終結前，有下列各款之效力：（一）暫免裁判費及其他應預納之訴訟費用。（二）免供訴訟費用之擔保。（三）審判長依法律規定為受救助人選任律師代理訴訟時，暫行免付酬金。且准予訴訟救助，於假扣押、假處分、上訴及抗告，亦有效力。在專利侵害訴訟全面除罪化之後，因不可能再以刑事附帶民事訴訟之方式提起專利訴訟，而在民事訴訟採取有償制之情形下，理論上，可以預見訴訟救助的聲請案件應會愈來愈多。然而，經實際查詢我國判決實務結果，實際上提出訴訟救助之聲請案件甚少，亦無增多之趨勢，以專利訴訟案件數量最多的兩個法院為例，台北地院僅有二件（九十八年度審救字第三六號、第二六三號），而台中地院僅有一件（九十年度重訴字第八○○號）。14上開二件台北地院之訴訟救助案件. 立. 政治大. ‧ 國. 學. sit. y. Nat. 專利侵權訴訟之保全程序. io. al. er. 第三項. ‧. 均遭法院駁回，而台中地院之上開訴訟救助案件雖經法院准許，惟該案件卻係在專利侵害訴訟除罪化之前所為。究其原因，可能是專利訴訟案件的當事人大多為法人或公司，應具有一定資力，自無聲請訴訟救助之需求及必要。. n. 在專利法全面除罪化之後，關於專利侵權訴訟之證據保全程序，僅剩民事訴訟法所規定之假扣押、假處分程序，故其所扮演的角色自然相當重要。適當的保全程序將有助於訴訟上之和解，並有益於訴訟中避免當事人之脫產，及事後損害賠償之取得與強制執行，然不當或惡意的輕易發動保全程序，亦可能引發寒蟬效應，並導致訴訟當事人之紛爭愈演愈烈，進而影響當事人之權益，故法院是否准予假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，基於衡平原則，自不可不慎。第一款假扣押依民事訴訟法第五百二十二條第一項規定，債權人就金錢請求或得易為金錢. Ch. engchi. 9. i n U. v. 熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第 23 輯第 4 篇，第 151 頁，2003 年 11 月 10 臺灣高等法院 86 年度抗字第 3422 號裁定參照。 11 雷雅雯，侵害專利權之民事責任與救濟，司法研究年報第 23 輯第 2 篇，第 143 頁，2003 年 11 月。 12 最高法院 91 年度台抗字第 162 號、第 411 號判決參照。 13 參專利法 98 年 12 月 3 日行政院院會通過送請立法院審議版本。 14 茲以專利訴訟案件數量最多的台北地院及台中地院為例，未設期間而以「專利」、「訴訟救助」關鍵字，自司法院裁判書查詢系統實際查詢的結果，查詢日期：100 年 4 月 10 日。 6.

(17) 請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。又依民事訴訟法第五百二十六條之規定，假扣押之原因應釋明之，如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押。假扣押之目的係為確保債權人之金錢債權可獲清償，使債權人在民事訴訟未起訴前或起訴後或判決確定前，可就債權人之財產，向法院聲請假扣押裁定。而假扣押原因之釋明，主要係在釋明被保全債權之存在，及釋明日後不能執行或甚難執行之虞，在一般假扣押實務上之作法，由於法院大多係以請求金額的三分之一作為假扣押擔保金之核定標準，且在假扣押原因之釋明上，如有不足，通常聲請人均願提供擔保以代釋明，是以，專利權人欲取得法院核發假扣押裁定通常並不困難。惟假扣押之聲請，在專利侵權訴訟之攻防中並非常見，主要是因為專利權人通常並非以保全未來的強制執行為目的，15另一可能原因，應與九十二年增訂民事訴訟法第五百三十八條「定暫時狀態之處分」，使專利權人得於本案起訴之前直接保護現在有爭執之權利不繼續受到侵害有關。專利法第八十六條第一項規定，用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。本條乍看之下，似為民事訴訟法關於假扣押之特別規定，然依強制執行法之規定，只要是相對人之財產均可作為假扣押之執行標的，且於執行時變賣以清償債權，因此，上開條文規定應僅係民事訴訟中假扣押規定之重申，但仍應受假扣押要件之限制，且該等物品必須為相對人所有，否則第三人仍可提起第三人異議之訴。16是以，假扣押之標的既不限於「用作侵害他人發明專利權行為. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. al. er. io. sit. y. Nat. 之物，或由其行為所生之物」，而相關要件於民事訴訟法中已有明確之規定，故為免重複規定造成法律適用上之疑義，本條已於修正草案中刪除，回歸民事訴訟法相關規定。17. Ch. i n U. v. 第二款假處分按在專利訴訟之假處分，主要以禁止製造販賣之型態表現。18依民事訴訟法第五百三十二條規定，債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分；假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之。是以，假處分之要件有二，一為所保全強制執行為非金錢之請求，另一則為請求之標的須有日後不能強制執行或甚難執行之危險。又依同法第五百三十五條第一項規定，假處分所必要之方法，由法院以裁定酌定之，而法院在定擔保金額而為准許假處分之裁定者，該項擔保係預備供債務人因假處分所受損害之賠償，其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分該標的. engchi. 15. 沈欣儀，專利侵權案件中被告防禦方法之研究，中原大學財經法律學系碩士學位論文，第 37 頁，2007 年 7 月。 16 熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第 23 輯第 4 篇，第 144 頁，2003 年 11 月。 17 參專利法 98 年 12 月 3 日行政院院會通過送請立法院審議版本。 18 楊崇森，專利法理論與應用，二版，第 509 頁，2008 年 3 月。 7.

(18) 物所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之，非以標的物之價值為依據。19且依實務見解，為避免陷入實體技術及技術細節之爭議，當事人主張之實體理由，如聲請人提出之鑑定報告問題、相對人提出之有效性抗辯、未侵權抗辯等，並非假處分裁判中所要解決之事項。20 第三款定暫時狀態處分於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分，民事訴訟法第五百三十八條第一項定有明文。定暫時狀態處分與一般假處分最大的不同，即在於其目的並非保全本案將來之強制執行，而是為了防止自己發生重大損害或避免急迫危險而得請求定暫時性之狀態外，如有必要亦能先暫時滿足聲請人之需求，如同得到勝訴判決的結果一樣，此觀同法第三項得命相對人先為一定之給付即明。定暫時狀態處分，目前實務上比較常見的形態，多是運用在公司經營權的爭奪、智慧財產權的訴訟以及僱傭關係存否的訴訟等三種。由於定暫時狀態處分之效力甚為強大，運用在專利訴訟戰爭之攻防中，對於相對人具有極大的殺傷力，經常是決定訴訟勝敗之「前哨戰」。21. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 由於定暫時狀態處分具有暫時滿足聲請人的權利，如同得到勝訴判決的結果。此種處分相當於美國法院所核發的「暫時性禁制令」（preliminary injunction），而美國在 1983 年 Smith Int＇l IncV 、Hughes Tool Co.案中，確立了四個審查原則，即：一、勝訴可能性；二、聲請人無法彌補之損害；三、利益衡平；四、公共利益。其中勝訴的可能性乃四個判斷標準中的第一個，也是最重要的一個審查標準。22更有學者主張我國司法機關在面臨暫時性保全程序問題時，應不能完全排除實體問題，並建議採行德國法院的見解，交由本案訴訟審理，或是參酌美國法院將暫時禁制令的核准視為例外，而非常態，對專利案件之定暫時性狀態處分的聲請，應採取較嚴謹之審查。23 因此，我國在智慧財產案件審理法第二十二條規定，特別加重了聲請人之釋明責任，就所爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之，如釋明有不足者，法院應駁回聲請（第二項）；聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分（第三項）。其立法理由即載明，在智慧財產權案件的定暫時狀態假處分，法院. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 19. i n U. v. 參最高法院 63 年台抗字第 142 號判例。參最高法院 20 年上字第 5 號判例意旨：「假處分為保全強制執行方法之一種，苟合於假處分條件，並經債權人聲敘假處分之原因存在，法院即得為假處分之裁判，至債權人起訴主張之實體上理由是否正當，乃屬本案判決問題，非假處分裁判中所能解決。」 21 范曉玲，智慧財產事件之保全程序，載：智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，元照出版，第 259 頁，2009 年 5 月。 22 許正順，智慧財產權之定暫時狀態處分—以專利侵害為中心，法官協會雜誌，第 10 卷，第 141 頁，2008 年 11 月。 23 馮震宇，從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌，第 109 期，第 35 頁， 2004 年 6 月。 20. 8.

(19) 應審酌聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及被侵害的事實，法院若不准定暫時狀態的假處分，聲請人是否受到不可彌補的損害，造成聲請人的困境是否大於相對人，及對公眾利益造成如何的影響。是以法院將來對於審查定暫時狀態處分之要件將會更加嚴謹，不可避免造成本案化的趨勢。此外，依智慧財產案件審理細則第三十七條規定，除重申「不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足」、「法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。」之外，並進一步解釋所稱「將來勝訴可能性」之定義，如當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷或廢止之原因，並為相當之舉證，法院認有撤銷或廢止之高度可能性時，應為不利於智慧財產權人之裁定。. 第四項. 政治大. 專利侵權之成立要件與鑑定流程. 立. ‧. ‧ 國. 學. 第一款專利侵權之成立要件關於專利侵權行為之構成要件，專利法第八十四條雖未具體敘明侵害專利權行為之構成要件，然參考民法第一百八十四條一般侵權行為之規定，專利侵權行為與一般侵權行為在主觀要件方面相同，均須具有故意或過失。24另有學者認為依民法之一般舉證原則，過失之舉證責任由被害人負擔，但專利權有專利公報之公告及專利權簿等之登記制度，故如無特殊情事，侵害行為既然存在，可推定侵害人有過失（輕過失），日本特許法第一○三條亦同，侵害人如不能證明無過失， 25 即不能免其責任。實務上亦有判決認為應採推定過失責任。26 另在客觀要件方面，除了一般侵權行為所需具備之要件：一、須有直接或間接的侵害行為；二、行為不法；三、須侵害專利權；四、須有損害之發生；五、侵害行為與損害結果間具有相當因果關係。之外，依專利法第七十九條更規定， 27 專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，如未附加標示者，即不得請求損害賠償（但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限）。. n. er. io. sit. y. Nat. al. 第二款. Ch. engchi. i n U. v. 專利侵害鑑定流程. 24. 實務上對於專利侵權損害賠償主觀要件之認定，係採過失責任原則，應已趨於一致。參熊誦梅，從最高法院判決談專利侵權之主觀要件，全國律師第 10 卷第 12 期，第 26 頁，2006 年 12 月。 25 楊崇森，專利法理論與應用，二版，第 481 頁，2008 年 3 月 26 最高法院 94 年度台上字第 1340 號判決意旨：按專利法第 56 條規定，物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。旨在保障專利權人之智慧財產權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依修正前民法第 184 條第 2 項之規定，即應推定其有過失。另 96 年度台上字第 2787 號民事判決亦同此旨。 27 依專利法第 108 條、第 129 條規定，此項發明專利須附加專利標示之規定，同時準用於新型專利及新式樣專利。 9.

(20) 專利權是否受到侵害，為審判的核心問題，自應由法官決定。而依據智慧財產局所頒布的專利侵害鑑定要點，28以及參照一般專利鑑定理論與實務，29、30、31 其判斷的流程大致如下：一、解釋申請專利範圍：由於申請專利範圍係為專利之發明做出精準而正式之定義，專利申請人透過申請專利範圍來正確、清晰地描述其專利發明，故研判是否構成侵權必需由申請專利範圍的文字用語著手。法院不能擅自擴大或限縮請求項之範圍，給專利權人不同於原來申請專利時所描述的發明，亦即只能對申請專利範圍做出解釋，而不可以改寫其內容。二、比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法），包括下列步驟：（一）解析申請專利範圍之技術特徵申請專利範圍所記載內容係一整體之技術手段，所記載之構成要件或技術特徵均不能省略。（二）解析待鑑定對象之技術內容解析待鑑定對象所得之元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之構成要件必須對應。將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效的元件、成分、步驟及其結合關係設定為構成要件。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. al. er. io. sit. y. Nat. 三、基於全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」：「全要件原則」係指請求項中每一技術特徵完全對應表現（express）在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。「文義讀取」，則係確認解釋後申請專利範圍之構成要件的文字意義是否完全對應表現在待鑑定對象中，至少一項請求項所有構成要件完全對應在待鑑定中，始符合文義讀取。（一）若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」（reverse doctrine of equivalents），應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」所謂「逆均等論」，乃基於衡平概念，對依全要件原則符合文義讀取者，依說明書中之說明內容來決定，就申請專利範圍所載之構成要件逐一檢視說明，重點在構成要件功能相同，但手段或結果相異。 1、若待鑑定對象適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。 2、若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（文. Ch. engchi. 28. i n U. v. 專利侵害鑑定要點第 27、28 頁。洪瑞章，專利鑑定理論與實務，97 年智慧財產專業法官培訓研習班講義，2008 年 4 月。 30 陳兆翔，論專利侵害鑑定流程及阻卻均等論事由之研究，司法研究年報第 26 輯第 16 篇， 2009 年 11 月。 31 顏吉承，淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷（上）-以外國專利侵權訴訟判決為他人之石，智慧財產權月刊，88 期，第 39-68 頁，2006 年 4 月；淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷（下） -以外國專利侵權訴訟判決為他人之石-，智慧財產權月刊，89 期，第 49-70 頁，2006 年 5 月。 29. 10.

(21) 義）範圍。（二）若待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告未主張適用「逆均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。（三）若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」（doctrine of equivalents）四、基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」：所謂「均等論」，係指由實質上相同的方法，發揮實質上同一之機能，並產生實質上同一之結果。判斷的重點在於置換可能性與置換容易性上，目的在於保護專利權人與仿冒者雙方地位在先天上的不平等，以避免仿冒者藉由細微的不重要變更，企圖脫免侵權責任。由於專利迴避設計使然，能夠構成文義侵害的案件不多，因此使得均等論成為專利侵害訴訟中原告競相主張的理論之一。32 （一）若待鑑定對象不適用「均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。（二）若待鑑定對象適用「均等論」，且被告主張適用「禁反言」（prosecution history estoppel）或「先前技術阻卻」時，應再判斷待鑑定對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」（被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。）所謂「禁反言」，為申請歷史禁反言之簡稱，係防止專利權人藉均等論重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項，為均等論之阻卻事由；所謂「先前技術阻卻」得為均等論之阻卻事由，係因先前技術屬公共財，任何人均得使用，不容許專利權人藉均等論擴張而涵括先前技術，因此有利於被告，故應由被告負舉證責任。 1、若待鑑定對象適用「禁反言」或「先前技術阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。 2、若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技術阻卻」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。（三）若待鑑定對象適用「均等論」，且被告未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. 32. Ch. engchi. i n U. v. 馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，第 82、83 頁，2004 年 8 月。 11.

(22) 圖 2-1：專利侵害鑑定流程圖33. 解釋申請專利範圍. 解析申請專利範圍之技術特徵 . 解析待鑑定對象之技術內容. 否. 適用均等論 (基於全要件原則). 適用逆均等論. y. 落入專利權(文義)範圍. n. 適用先前技術阻卻*. 否. er. io. sit. 是. al 適用禁反言或 Ch. 是. ‧. Nat 是. 是. 學. 否. ‧ 國. 立. 符合文義讀取治政大 (基於全要件原則). engchi. i n U. v. 否落入專利權(均等)範圍. 未落入專利權範圍＊被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技術阻卻，於判斷時，兩者無先後順序關係. 33. 專利侵害鑑定要點第 29 頁。 12.

(23) 第五項. 專利侵權訴訟之救濟方式. 依專利法第八十四條發明專利及第一百零八條、第一百二十九條之新型、新式樣專利準用之規定，專利權人於專利權受侵害時，有下列請求權可資救濟：第一款排除侵害基於專利權之利用具有排他性質，故於專利權受侵害時，除了請求損害賠償之外，排除侵害之權利亦甚重要。依侵害之發生與否而論，當侵害尚未發生時，請求防止侵害；當侵害已發生時，請求停止侵害，並除去侵害。又專利權人請求排除侵害或防止侵害行為之發生或繼續，不以侵害人具有故意或過失為前提要件，蓋此等權利係基於專利權人對其專利權有固有之排他權而來，不論第三人是否具有歸責事由，皆不得妨礙專利權人對其專利權之行使。34 而依據附錄所列之各地方法院全部專利訴訟判決中，案由為防止侵害與排除侵害行為之案件，自八十九年起至九十九年止，每年約占全體總案件量 5％至 20 ％，具有一定的比例，由此可見其在專利侵權訴訟之重要性非小。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 第二款損害賠償壹、損害賠償之方法專利侵權訴訟中最為常見之救濟方式，無非係請求對方給付一定金額之損害賠償。依照民法第二百十六條規定，損害賠償包括所受損害與所失利益，亦即除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。35所. n. al. er. io. sit. y. Nat. 受損害，係指現存財產因損害事實之發生而減少，屬積極損害；所失利益，指新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬消極損害。36另有學者認為侵權行為人應賠償專利權人所受之損害及所失利益，其與美國專利法規定之「合理權利金」相當，於當事人有合意達成權利金費率或得確定之場合，則以該費率作為專利權人之損害賠償基準。37是以，國外較常採行之「類推授權說」或「實施費決定說」，宜早研議增修明訂，以供請求權人選擇。38 由於專利權為無體財產權，究因侵權而造成多少損害賠償之判定實屬不易，在確定損害賠償金額上，常發生困難，因此，有規定計算損害賠償額之必要。依現行專利法第八十五條之規定，得以下列三種方式來計算賠償額：一、差額法：專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。此法比較權利人在侵害行為前後所獲得利益之差額，即為損害賠償總額，於民事損害賠償法上有相當道理，惟有時造成利差因素，除加害人之行為外，尚有其他因素（如政治因素、天災事. Ch. engchi. 34. i n U. v. 陳智超，專利法理論與實務，第 356 頁，2005 年 3 月。最高法院 52 年台上字第 2139 號判例意旨參照。 36 最高法院 48 年台上字第 1934 號判例意旨參照。 37 林洲富，專利侵權行為損害賠償，法官辦理民事事件參考手冊（15），第 571 頁，2006 年 12 月。 38 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，第 81 頁，2008 年 3 月 35. 13.

(24) 變）可能，故仍非相當準確。39 二、總利益法：依侵害人因侵害行為所得之利益，作為損害賠償之範圍。所得利益必須扣除實施侵害行為所需之成本及必要費用。此法的缺點在於舉證侵害人獲利多少，比證明自己受損害情形更加困難，如無法證明侵害人獲得利益時，則賠償請求人將無從請求損害賠償。40 三、總銷售額法：於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。又稱總價額說，此法計算方式較為簡便，但由於未扣除侵害人之成本或必要費用，銷售額非屬侵害人所得之真正利益，故較不利於侵害人。41 此外，專利法第八十五條第二項規定，專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍（同條第三項）。此與傳統民事損害賠償責任上「有損害，始有賠償」之立法原則不同，我國雖然不承認懲罰性賠償制度，然因當時發明專利侵害除罪化，為了嚇阻專利侵害，提高專利侵權之民事損害賠償，兼受中美智財權談判之壓力，故於民國八十三年特別參考美國專利法第 284 條之賠償計算方式，引進三倍賠償之制度。42. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 另外，法院需注意的是，依專利法第八十四條請求損害賠償時，依同法第八十五條第一項規定固得依同項第一款（差額法）或第二款（總利益法、總銷售額法）擇一計算其損害，惟此不過係專利權人得選擇計算其損害方法之法定選項而已，非謂其選擇之計算方法不成立，即謂無損害而不得請求賠償。且按民事訴訟法第二百二十二條第二項規定，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。故不得以其數額未能證明，即駁回其請求。43. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. i n U. v. 貳、實務上常見之請求損害賠償之方式前述三種損害賠償方法之中，在實務上為最常見的方式，就是以侵害專利人銷售系爭侵害專利物品之全部收入為損害賠償，亦即採取「總銷售額法」為實務上最為常見之損害賠償請求權。44蓋舉證之所在乃敗訴之所在，專利權人為避免舉證上之困難，且為防止洩漏自己營業秘密（即實施專利權通常所可獲得之 39 40 41. 42 43 44. engchi. 同前註，第 33 頁。同前註，第 34 頁。依 98 年 12 月 3 日專利法草案第 99 條規定已刪除「總銷售額法」，修正理由為「現行規定採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之。」楊崇森，專利法理論與應用，二版，第 500 頁，2008 年 3 月。最高法院 98 年度台上字第 865 號判決意旨參照。熊誦梅，專利侵權民事判決簡析，月旦法學雜誌，第 105 期，第 257 頁，2004 年 2 月。 14.

(25) 利益），而不採差額法或總利益法，通常會以較容易證明之售額收入額為計算標準，並不難想見。而站在法院立場，基於認定扣除實施侵害行為所需之成本及必要費用上之不易，及避免囑託專家鑑定賠償淨額之繁複，通常亦會接受原告主張之「總銷售額法」，作為計算損害賠償之基準。45 第三款銷燬侵害物及其原料、器具為配合加入世界貿易組職，專利法於八十六年五月七日修正增訂專利權人可請求銷燬仿冒品及從事侵害行為之原料、器具或為必要之處置，以有效遏阻侵害情事。由於侵害物及其製作、設備之銷燬，另一方面亦係排除侵害及防止侵害的具體展現，在專利侵害全面除罪化之後，關於犯罪所用之物已無刑事沒收規定之適用，故此種救濟方式應更具有意義。46 又專利權人請求銷毀之侵害物對象，如為第三人所有，自應區分為善意或惡意之第三人，倘不知為侵權物品而善意取得者，基於交易安全之目的，專利權人不得對該等侵害專利物品行使銷毀請求權，以保護善意第三人之權利，此乃專利權人行使銷燬請求權之限制。47. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 第四款回復名譽依專利法第八十四條第四項規定，發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分，由此可知專利發明人享有姓名表示權。惟專門請求回復名譽之專利侵權案件在實務上極為少見，通常係請求損害賠償時所為之附帶請求。回復名譽，性質屬非財產上之損害賠償，法院得依原告之聲請，酌定回復之方式，而實務上最常見之方式，就是以登報方式來回復名譽。另依專利法第八十九條規定，被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。此即係回復名譽之常見方式。惟有批評者指出，本條判決登報之規定乃在美國談判的壓力下產生，然美國既無此立法例，只有台灣有此判決登報制度，已超出了民事的可責難性，且專利權與人格特質沒有關係，不應賦予信譽回復及判決登報之救濟途徑。48. n. er. io. sit. y. Nat. al. 第六項. Ch. engchi. i n U. v. 專利侵權訴訟之民事訴訟程序與審理範圍. 第一款專利訴訟之訴訟程序專利權屬私權之一種，侵害專利權之訴訟，自應適用民事訴訟程序，故專利侵權訴訟案件相較於其他一般民事訴訟案件，在訴訟程序方面，並無不同。民事 45. 例如：台中地院 92 年度智字第 12 號民事判決。熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第 23 輯第 4 篇，第 204 頁，2003 年 11 月。 47 林洲富，專利權人行使銷毀請求權之限制，月旦法學雜誌，132 期，第 92-93 頁，2006 年 5 月。 48 周延鵬，虎與狐的智慧力（智慧資源規劃的 9 把金鑰），第 310 頁，2006 年 3 月。 46. 15.

(26) 訴訟程序依訴訟標的金額多寡49及爭訟事件的性質，分成通常訴訟程序、簡易訴訟程序、小額訴訟程序，從而專利爭訟案件依其訴訟標的金額或價額，亦得分別適用上開通常、簡易及小額訴訟程序。民事訴訟之通常程序，可分為以下各階段：起訴、言詞辯論之準備、證據調查、和解或判決等。50 由於專利侵權訴訟之訟爭性高，且牽涉專利價值不菲，一般而言，所請求訴訟金額自然較高，故大部分為適用通常訴訟程序之案件，簡易訴訟案件、小額訴訟案件的機會自然較少，此從附錄的專利訴訟案件大多屬一般通常程序案件，即可見端倪。第二款專利訴訟之審理範圍有無侵害專利權之認定，乃專利侵權訴訟之核心問題，如何判定專利權受到侵害，首先，應界定專利之權利範圍，其重點在於申請專利範圍的解釋。美國最高法院於一九九六年，在 Markman V. Westview Instrutment Inc.案中，確立了專利權範圍的解釋是法律問題，並非事實問題，應由法官認定，51且就專利主張有爭議部分之申請專利權範圍解釋（Claims Construction）的聽證會至此確立，又稱為馬克曼聽證會（Markman Hearing）。52在確定了專利權利範圍，及確. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 認被控訴侵害專利物品的技術特徵之後，被控訴侵害專利物品有無落入原告的專利權範圍內，法院始能加以檢視與比對，並作出法律判斷，是專利權範圍之界定，乃判斷是否侵害專利之先決問題。由於專利權範圍之界定與有無侵害專利權之判斷，常因涉及技術性的問題，在法官毫無技術背景之情形下，委請鑑定機構就技術事實的部分提供專業意見，本無可厚非，惟是否構成專利侵害的判斷，因屬法律問題，仍應由法院作最後的判定，並非將此有無侵害之法律適用問題委由鑑定機關判定，否則事實與法律問題不分之結果，法官將形同鑑定機關之背書人，53無疑將剝奪法官依法審判之本職。關於舉證責任方面，我國專利法第八十七條第一項規定製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。惟同條第二項規定，對該推定得提出反證推翻之；當被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。至於對於新式樣專利所生之糾紛案件，我國專利法中並無關於當事人舉證責任之特別規定。. n. er. io. sit. y. Nat. al. 第二節. Ch. engchi. i n U. v. 專利訴訟案件之基本統計與分析. 49. 訴訟標的金額或價額在新台幣 50 萬元以下者，適用簡易訴訟程序；10 萬元以下者，適用小額訴訟程序，參照民事訴訟法第 427 條、第 436 條之 8 等規定。 50 參民事訴訟法第二編第一審訴訟程序之第一章通常訴訟程序之規定。 51 陳昱奉，專利侵權訴訟之訴訟觀與案件管理，政大智慧財產評論，第 5 卷第 1 期，第 48 頁， 2007 年 4 月。 52 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，第 71、72 頁，2004 年 11 月。 53 熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第 23 輯第 4 篇，第 118 頁，2003 年 11 月。 16.

(27) 第一項. 各地方法院之專利案件終結數量（八十九年至九十九年）54. 在我國各法院關於因專利權涉訟之案件，在訴訟終結時，基於司法統計系統上之需要分成下列訴訟種類：「排除侵害行為」、「防止侵害行為」、「侵權行為損害賠償」、「出租與讓與」、「繼承」、「契約爭議」、「權利歸屬」、「侵權爭議」、「使用爭議」、「其他」（見附錄）。上開訴訟種類的分類，主要係以各法院紀錄科所載每個案件的案由為準，原則上不同的案由應為不同之訴訟種類，惟因統計上之方便及解釋上之困難，不同的案由亦可能被歸類於相同的訴訟種類。而案由的決定，基本上係於收案時以原告起訴時所主張的訴之聲明、事實及法條為判斷，然而因訴訟當事人之主張時常具有模糊性與不確定性，故此種分類的精確性並不高。是以為避免遺漏，且便於分析量化，本章節所統計及量化的專利侵權訴訟判決，乃指最廣義的侵害專利判決，訴訟標的涉及專利而爭訟即包括之。從下列表 2 之 1 所載專利判決的數量，可以看出我國普通法院所處理的專利訴訟案件數量並不多，從八十九年至九十九年這段十一年期間，總計各地方法院所終結的專利判決數量僅有 1480 件，平均每年的案件不到 135 件，若以各地方法院所有民事訴訟案件的平均終結件數為 204,007 件55為基礎作計算，其所占比. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 例不到萬分之七。倘與美國專利案件之統計為比較，二○○六年三月底回溯十二個月之一年期間，美國聯邦地方法院專利案件數為 2182 件，占其全部民事及刑事案件量（313,000 件）之比率為千分之九，56亦可見我國專利訴訟案件所占全部案件數之比例甚少。雖然說專利訴訟案件有其特殊性及手段性，57其起訴的數量可能不會比一般專有類型訴訟案件諸如：勞工訴訟、醫療訴訟、工程訴訟等較多，但數量甚少的專利判決，在某種程度上正代表著我國專利訴訟的不熱絡，在國內提起專利訴訟並未受到國人或企業該有的重視，久而久之，處理專利訴訟案件的法官，亦無法從案件中累積或獲取審判專利案件的寶貴知識與經驗，由於迅速有效的司法救濟，專利權才能發揮其該有之價值，此情形對我國專利訴訟制度的建立及專利權人權益之維護，均非有益。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 表 2 之 1：普通法院之專利判決件數58. 54. 此數量統計並不包含智慧財產法院的專利判決，關於智財法院的專利判決統計詳見第三章，且本節所稱專利判決，除包含侵害專利權之典型訴訟外，尚包含因專利權而爭訟之判決，乃指最廣義的專利訴訟判決。 55 參司法統計資料中之公務統計之年報（10、地方法院辦理民事事件收結情形－按年別分，統計年度為 89 年至 98 年），網址：http://www.judicial.gov.tw/juds/index1.htm。最後檢閱日期：2011 年 2 月 15 日。 56 See Judge James F. Holderman& Halley Guren, The Patent Litigation Predicament in the United States, University of Illinois JLTP.101,104（2007） 57 關於專利侵權訴訟之特性，詳本章第四節所述。 58 因金門、連江地院規模甚小，且無專利民事判決，故不予列計。 17.

(28) 89 年. 90 年. 91 年. 92 年. 93 年. 94 年. 95 年. 96 年. 97 年. 98 年. 99 年. 台北. 3. 1. 13. 19. 42. 39. 55. 40. 53. 56. 14. 士林. 0. 0. 3. 5. 13. 8. 26. 14. 16. 17. 17. 板橋. 0. 2. 5. 8. 25. 25. 30. 34. 34. 29. 8. 桃園. 1. 1. 1. 3. 4. 9. 16. 9. 13. 12. 6. 新竹. 0. 1. 1. 2. 7. 5. 11. 7. 14. 7. 12. 苗栗. 0. 0. 2. 6. 6. 1. 0. 台中. 1. 0. 7. 立17. 49. 24. 6. 南投. 0. 0. 2. 1. 0. 彰化. 1. 1. 7. 6. 1. 雲林. 1. 0. 3. 0. 0. 嘉義. 0. 0. 6. 1. 0. 台南. 4. 4. 1. 22. 17. 3. 高雄. 1. 0. 1. 5. 9. 12. 14. 9. 13. 10. 9. 屏東. 0. 0. 0. 2. 1. 1. 6. 2. 1. 0. 0. 台東. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 花蓮. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 宜蘭. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 基隆. 1. 0. 1. 0. 0. 2. 4. 1. 1. 0. 0. 0 5 6 3 政治大 41 33 53 30. 1. 4. 6. 22. 12. 12. 0. 7. 3. 3. 4. 1. 0. 2. 6. 1. 4. 2. n. al. 7. y. 2. sit. 10. er. ‧ 國. 1. ‧. 1. Nat. 學. 3. io. 1. v i n C h15 16 26 U 28 engchi. 18.