德國

第一項 嚴格分離之雙軌訴訟程序

德國專利訴訟的特色是採雙軌制，亦即專利侵權訴訟與專利無效 訴訟係嚴格分離的，專利侵權訴訟由普通法院管轄，為三級三審制，

分 別 由 地 方 法 院 （ 邦 法 院 ）（ Landgericht ）、 高 等 法 院

（Oberlandesgericht）、聯邦最高法院（Bundesgerichtshof）審理，受

164 Ethicon Inc. v. Quigg 849 F.2d 1422-1428（1988）.

理專利侵權訴訟之法院，就該專利權之有效性，並無判斷權限，專利 權一旦被賦與，在未經異議或撤銷，或經無效程序宣告無效之前，應 被視為有效，因此被告不得於專利侵權訴訟中抗辯專利無效或提起無 效宣告之反訴，只能於聯邦專利法院提起無效訴訟或向專利商標局提 起 異 議 ¹⁶⁵ 。 有 關 專 利 無 效 訴 訟 ， 則 由 聯 邦 專 利 法 院

（Bundespatentgericht）管轄，不服聯邦專利法院之裁判，再上訴到 聯邦最高法院，因此專利無效訴訟為二審終結。

德國分離制之由來有其歷史背景，在專利制度傳入德國當時，德 國正處於普魯士的官僚制度下，獨立裁判制度並未發達¹⁶⁶，賦予專利 商標局無效程序管轄權可說是對行政強大的信賴感，而且普通法院對 於智慧財產權有關問題無法擔任優良裁判者的角色，由行政機關審理 可作為補強方法之一，這是德國獨特的法文化與法傳統存在兩程序分 離的理由之一。此後德國一直受此種傳統影響，二次大戰後，德國維 持原來的專利無效程序而創設聯邦專利法院，仍採用侵權訴訟與無效 程序分離制。

德國最初的專利法亦即 1877 年專利法並不是兩程序分離的根 據，德國帝國法院（Reichsgericht，後改制為聯邦最高法院）於 1882 年及 1887 年的 2 判決中判斷侵害訴訟與無效程序分屬不同的管轄 權，曾被德國學者Kohler批評「專利無效抗辯個別的判斷在舊專利法 下並不禁止」。然而，1892 年的專利法特別規定，專利無效只能在專 利登錄日起 5 年內請求（1892 年專利法第 28 條），此條文意味著如 果容許於民事訴訟主張專利無效，那為了謀求專利權之安定而制定的 5 年期間限制，就喪失其立法意義。據此兩程序管轄分離可說是很明 確的。然而，此種方式違反當時的國際趨勢，因當時法國、瑞士、丹 麥、瑞典、奧地利、美國、英國及其殖民地，都採用侵害訴訟與無效 程序合併的程序¹⁶⁷。

採用此種分離程序的理由，Kohler有如下的說明：「無效審判屬 於專利局的權限，侵害訴訟的被告對法院使用專利無效決定的抗辯，

在民事訴訟是不被容許的。在法定期間（5 年）內向專利局提出專利 無效請求是被告的責任，專利局決定的結果得拘束民事法院。專利局 的決定是在行政法下進行，非屬民法，民法上之請求與行政法上之請

165 依德國專利法第 49 條規定，專利權經核准後，在公告授與專利後三個月內，任何人均得向專 利商標局聲明異議。

166 中國傳統也是強大官僚制度的國家，並影響了日本、台灣、韓國，形成強大行政機關、弱小 法院的情況。

167 J. Kohler, Handbush des deutschen Patemtrechts, Mannheim 1900, S. 362-364.轉引自君嶋祐子，ド イツ特許法下での侵害訴訟と特許無効手続の関係，載於小泉直樹、知的財産研究所共編，註 154 前揭書，321-322 頁參照。

求是互相對立的，行政法上之請求是由行政法院所管轄。¹⁶⁸」

德國所採取「侵害訴訟法院，對於專利授予是否適法並無審查權 限，依專利無效程序在專利無效之裁判確定前，必須認為是有效」的 原則，稱為「對專利侵害訴訟法院的拘束」，並無法律明文，只是一 般被承認的原則¹⁶⁹。其根據應是法理上行政處分的拘束力。亦即，有 關對其他管轄機關之行政處分之拘束力的行政法原則，須確認的是，

只在有法定規範時有拘束力，然而，在專利法中並無法定規範。況且，

此種行政處分的拘束力之根據，今日德國行政法理論認為有再檢討之 必要。Kohler即認為專利局中專利無效程序，是一種確認發明者權不 存在之消極確認訴訟，並非處分撤銷訴訟，因此，作為法制度的專利 無效在民事訴訟中抗辯或消極確認訴訟是可能的¹⁷⁰。因而，從行政法 法理上，對於不得在民事法院抗辯專利無效之看法，亦欠缺強力支持。

德國所採侵權訴訟與無效程序的雙軌制，僅針對採取實質審查主 義的發明專利，亦即受理侵權訴訟之民事法院對發明專利的有效性，

並無判斷權限，但對採取形式審查主義的新型專利與商標，則容許於 侵權訴訟中為無效主張，只是民事法院所為之無效判斷，並無對世效 力，僅在當事人間有效，該權利本身並未被撤銷，僅是在對該被告時，

其請求權被否定而已，此亦為訴訟之基本法理，除非法律有特別規 定，否則當事人間訴訟之判決，僅具有相對效力¹⁷¹。又即使在發明專 利之侵權訴訟，有時侵權訴訟與無效程序間仍存有一定的模糊空間，

而無法截然二分，以致侵權訴訟在相當程度內，實際上仍會處理本質 上屬於專利有效性之問題，且德國多年來的判決見解，也從不認可民 事訴訟中的專利無效主張，到逐漸開放侵權被告能主張專利無效的範 圍，可知德國對於分離制的要求已逐漸改變，而有放寬的趨勢。

第二項 專利無效程序

第一款 聯邦專利法院創設之經緯 第一目 1961 年之前

德國聯邦專利法院係於 1961 年 7 月 1 日於慕尼黑設立，是德國 聯邦法院體系中屬歷史較短者。

168 同上註。

169 W. Bernhardt/R. Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts（4. Aufl., 1986）, S.506.轉引自小泉直樹、知 的財産研究所共編，註 154 前揭書，65-66 頁參照。

170 Kohler，註 167 前揭書，350-351 頁。轉引自小泉直樹、知的財産研究所共編，註 154 前揭書，

67 頁參照。

171 熊誦梅，當公法遇上私法－從智慧財產案件審理法草案第 16 條談起，月旦法學雜誌第 139 期，2006 年 12 月，34-35 頁參照。

就專利實體審查事件的審判權而言，聯邦專利法院主要負責專利 無效事件之審判，以及對於專利商標局之專利申請案核駁審定不服之 起訴，對於這兩類事件，是在聯邦專利法院無效庭審理的專利無效訴 訟，以及抗告庭所受理的抗告程序。在 1961 年聯邦專利法院成立之 前，現在聯邦專利法院的無效庭與抗告庭所受理的抗告案件，是由專 利商標局的無效部（Nichtigkeitssenat）與抗告部（Beschwerdesenat）

負責，這兩個部門是具有法院性格的內部單位，亦即兼具司法與行政 性質於一身，性質十分特殊¹⁷²。

德國於 1877 年設立帝國專利局（1998 年改名為專利商標局），

當時僅負責專利案件，直到 1884 年才兼及處理商標案件¹⁷³。有關專 利無效宣告、撤銷及強制授權事件，由專利商標局無效部審理，不服 專利商標局無效部所為之決定，得向帝國上級商事法院（後改為帝國 法院，二次大戰後改為聯邦最高法院）起訴，此種起訴與於我國向行 政法院所提之撤銷訴訟不同，而是立法者讓專利商標局之專利無效程 序作為帝國上級商事法院的前審位置¹⁷⁴。此種無效程序，甚至在聯邦 專利法院設立後，仍無實質的變化。

至於對專利商標之權利授與或註冊有爭議，可向專利商標局之抗 告部提起抗告，抗告部所為之決定即為終局決定，對於抗告部之決定 並無其他法律救濟管道。以組織架構之觀點而言，抗告部是專利商標 局的內部單位，其成員由局內的公務員所組成，換言之，對於專利商 標局所作出的決定，並無法律明文可向法院請求救濟。

第二目 聯邦專利法院之設立

由於專利商標局所為之專利無效程序，可向行使普通審判權之聯 邦最高法院起訴，而專利申請案之實體審查，僅能向專利商標局抗告 部提出抗告，封閉了後續對法院起訴的管道，雖然抗告部具有準司法 之性質，惟對抗告部是否為一司法機關？抗告部所為之決定係屬司法 機關的判決或行政機關的行政處分？林林總總的問題均於當時受到 社會大眾的廣泛討論，德國基本法施行後，該等問題變得具有根本重 要性。德國基本法第 19 條第 4 項規定，任何人之權利遭受公權力侵 害時，都可循法律途徑向法院起訴¹⁷⁵，因此，專利申請遭專利商標局 核駁者，無從尋求法院救濟的制度已有違憲之虞。

172 大渕哲也，特許審決取消訴訟基本構造論，有斐閣，2003 年 1 月初版，21-22 頁參照。

173 博仲法律事務所，註 160 前揭文，181 頁參照。

174 劉國讚，德國專利法院有關專利無效與不服專利局核駁之訴訟事件審理－兼論最高法院之上 訴程序，智慧財產權月刊 97 期，2007 年 1 月，9 頁參照。

175 廖承威、林瑞興，吳凱豐、江國塼、莊榮昌，德國專利無效制度與實務，公務出國報告，2007 年 1 月 23 日，5 頁參照。

真正促使德國修法成立聯邦專利法院的主要原因，與聯邦最高行 政法院 1959 年 6 月 13 日的判決有關，該判決意旨謂專利商標局並非 法律意義下的法院，故專利商標局抗告部所為之決定係一行政行為，

任何人對此行政行為不服時，當可向行政法院起訴¹⁷⁶。此判決明確指 出行政權與司法權分離之精神。之後德國國會依據聯邦最高行政法院 所作的判決，於 1961 年 3 月增訂基本法第 96 條第 1 項，明定聯邦政 府應成立一聯邦法院專司有關工業財產權之事務。因此，在德國專利 法第 65 條以下，則制定了有關聯邦專利法院的相關規定，而於同年 7 月 1 日在專利商標局之所在地慕尼黑正式成立聯邦專利法院。

第二款 聯邦專利法院之構成 第一目 功能

聯邦專利法院受理不服專利商標局審查部或其他所屬部門對專 利、新型、積體電路電路佈局、商標及工業設計所為之行政處分，而

聯邦專利法院受理不服專利商標局審查部或其他所屬部門對專 利、新型、積體電路電路佈局、商標及工業設計所為之行政處分，而