美國

美國為司法一元制的國家，關於專利訴訟，無論是專利侵權或是 專利無效，其第一審管轄法院為被告之住、居所，或公司之主要營業 處所，或侵權地所在之聯邦地方法院（United States District Court），

上訴審為聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit；CAFC），最終審則為聯邦最高法院（United States Supreme Court）。

而在美國針對專利侵權問題，除可向聯邦地方法院提出侵權訴訟 外，亦可向美國國際貿易委員會（International Trade Commission；ITC）

依美國關稅法第 337 條透過行政訴訟程序，排除侵害其專利權之商 品。美國國際貿易委員會為一獨立、具準司法功能的聯邦行政機關，

其設立目的在防止美國產業遭受進口產品的不公平的競爭而遭受損 害，且除非美國總統基於公共政策的考量而加否決，否則ITC所做的 裁決便具準司法權之效力，由美國海關逕為執行。ITC係由 6 位經總 統提名，參議院同意後任命之委員組成，任期 9 年，並有行政法官

（administrative law judge）協助該委員會。針對美國關稅法第 337 條 案件之調查，係由行政法官以證人交互詢答之聽證會方式進行，在聽 證之後，由行政法官作出初步裁定，並將該裁定送請ITC做進一步裁 決。若ITC認定相對人有侵權之不法情事且採取救濟措施並不會損及 公共利益，則ITC將於聯邦公報發布排除令（Exclusion Order）或停

止令（Cease And Desist Order）或同時發出上述二種，以全面禁止涉 案產品進口並禁止美國進口商繼續銷售已進入美國市場的該項涉案 產品。ITC認定相對人違反關稅法第 337 條款所做成之裁定除刊登聯 邦公報外，並須將其裁定內文一份轉呈美國總統，並附帶說明其建議 採取之措施。總統有 60 日的時間考慮ITC之決定。倘若總統否決ITC 之裁定，則本案即為最終裁定，不得上訴，而調查案亦因此而終結。

反之，若總統批准ITC之裁定或在 60 日之期間內並未對ITC之建議作 成或採取任何之行動，則ITC之裁定就因此被確認，惟不服裁定者可 於 60 日內向聯邦巡迴上訴法院提出上訴，若當事人就聯邦巡迴上訴 法院所做之裁定仍然不服者，則可上訴至聯邦最高法院¹³²。

第一項 專利權有效性審查之沿革

美國於 1776 年 7 月 4 日宣佈獨立，於 1787 年召開美利堅合眾國 憲法制定會議，次年頒布美國憲法。美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款明 定「國會為促進科學及實用技藝之發展，有權對著作人及發明人之著 作及發明，賦予一定期間獨占之權利¹³³。」依據此憲法規定，美國於 1790 年制定第一部專利法，該部專利法明定被告於專利侵害訴訟中，

可對於不具備新穎性及發明揭露要件之專利，提出專利無效抗辯¹³⁴。 1790 年制定的專利法，規定由國務卿、司法部長及國防部長三 名官員組成的委員會審查決定是否賦予專利，此種專利審查制度由於 在實務上產生若干阻礙，終在實行後的第 3 年，即 1793 年取消。1793 年修改的專利法，則以登記制度代替審查制度。亦即，專利之申請，

毋庸審查其新穎性與實用性，只須符合形式要件即可授予專利權，專 利委員會被取消，專利權之授予改隸國務卿。專利取消審查以後，其 間所授予之專利權，多數為沒有價值、無效，以及和他人之專利權相 衝突，抄襲、詐欺等案件日增，使專利法之立法精神，受到嚴重的打 擊，於是 1836 年的專利法又恢復採用審查制度¹³⁵。縱觀美國專利制 度自 1793 年至 1836 年專利局設立為止，對於專利申請案採無審查主 義，這些年間所發給的專利是否符合專利要件，是在侵害訴訟中被告 之無效主張下進行審查，因此，當時法院對於發明之可專利性具有獨 占之判斷權限。

1836 年美國設置了獨立的專利局（Patent Office）作為專利業務

132 張宇樞，TRIPS架構下智慧財產權司法救濟程序之研究－以台美現行實務運作模式之比較分 析為核心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2004 年，39-40 頁參照。

133 U.S.CONST.art1,§8,cl.8.“to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

134 劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，智慧財產權月刊 89 期，2006 年 5 月，6 頁以下參照。

135 曾陳明汝，註 50 前揭書，269-273 頁參照。

的主管機關，同年專利法修正，規定所有專利申請案均必須審查其是 否具備新穎性（novelty）與實用性（usefulness），並須先檢索先前技 術，以決定是否可核准專利，此後形成專利局和法院共有對於發明之 可專利性的判斷權限。然而，專利事件恢復審查制度後，當時的上訴 審即最高法院，最初支持專利有效之比率高達 90％，但隨後逐年下 降，到 1890 年甚至低至 10％，直到 1940 年再上升。當時專利有效 之比率很低的原因，是占社會多數的農民認為專利制度是物價上升的 原因，因此法院的判決在某些程度上回應社會的期待。到了 1952 年 專利法修正，將對於專利局授予之專利權應推定為有效之判例¹³⁶，明 文規定在專利法第 282 條。然而，法院對專利有效性的支持率並無顯 著上升，而呈現各巡迴上訴法院對有效比率的顯著差異。1953 年至 1963 年間之統計，平均專利無效之件數占侵害事件件數之比率為 57.4

％，同期間最高者達 77.5％，最低者只有 38.1％，隨後到 1978 年平 均在 55％上下，因此專利法第 282 條希望限制法院對專利有效性判 斷之權限，可說並未成功¹³⁷。

在 1982 年以前，有關專利侵害訴訟案件，專利權人可選擇到被 告住所地、侵害行為地或營業所所在地的法院起訴，由於各區域聯邦 巡迴上訴法院對於專利法之解釋及看法不同，造成某些原告會選擇到 其見解對自己有利之區域巡迴上訴法院提起訴訟，此即所謂之法院選 擇（Forum shopping）。因此，為了減輕一般區域巡迴上訴法院處理專 利案件之工作負擔，促進關於專利案件法律見解之一致性，避免各區 域巡迴上訴法院間就專利案件之基本法律見解歧異及當事人選擇法 院之情形，以及有效利用司法資源，減少權利請求法院（Court of Claims）及海關與專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals）

功能上重疊之現象，1982 年 10 月 1 日美國國會遂將權利請求法院及 海關與專利上訴法院二者予以合併，於華盛頓特區設立美國聯邦巡迴 上訴法院，其掌理的機能之一即是對於各聯邦地方法院審理之專利權 有效性與侵害專利權之案件，有專屬之上訴管轄權，使專利權有效性 之認定趨於一致¹³⁸。美國聯邦巡迴上訴法院成立以後，根據其 1989 年至 1996 年的統計，被聯邦巡迴上訴法院認定專利有效之比率約 54

％，而在一審聯邦地方法院之裁判案件中，依專利事件最多的前 20 名地方法院之統計，有超過半數之地方法院有 50％以上的有效比率

139。

136 Imhaeuser v. Buerk ,101 U.S. 647（1879）.

137 Gloria Koenig ,Patent Invalidity：Statistical & Substantive Analysis ,Section 3.01.（1980）.轉引自 劉國讚，註 134 前揭文，6-7 頁參照。

138 張宇樞，註 132 前揭文，35-36 頁參照。

139 Allison & Lemley , Empirical Evidence On the Validity of Litigated Patents , 26 APLIA Quarterly Journal 185（1998）.轉引自劉國讚，註 134 前揭文，7 頁參照。

美國根據 1980 年 12 月 12 日國會通過，並於 1981 年 7 月 1 日生 效的專利法修正案（Public Law 96-157），建立了專利再審查制度

（reexamination），此種程序與我國專利制度中對專利申請案因初審 不准而提出再審查的情形不同，反而較類似於我國對於專利的舉發制 度，其目的在提供法院訴訟以外的程序，解決已核准專利有效性的爭 議。藉著再審查程序，有助於減少在專利侵害訴訟中，法院與被告所 可能花費的巨額時間與金錢。

第二項 專利權有效性推定

美國專利權之取得，係向美國專利商標局（USPTO）提出申請，

經由專利商標局之審查，判斷具備專利法所規定之要件後，即授予專 利。經由專利商標局之審查程序而核准之專利，美國專利法明文規定 應推定為有效¹⁴⁰，除非經證明專利確屬無效外，專利權均維持其效 力。專利推定為有效，僅為程序上之機制，而非實質上的規定，專利 推定有效的本質僅係將舉證責任置於質疑專利有效性之一方¹⁴¹。因此 法院於審理專利有效性之爭議時，必先立於專利係屬有效的立場，接 著再審查有關證明專利無效相關證據之強度是否足以推翻該專利之 有效性。專利有效性制度背後之思維，其實是行政行為有效性的推 定，亦即職司審查是否核准專利之主管機關，其所為之審查行為推定 為已盡其良善義務，每一個審查委員就其所列舉與個別專利申請案相 關之習知技藝，均推定為已依法完成必要之審查，因此專利有效性的 推定，也可以理解為行政行為或行政認定正確性的推定¹⁴²。

基於前述專利有效性推定之制度目的與思維，當質疑專利有效性 者所據以爭執的習知技藝，係專利主管機關於審查該專利時已予考慮 審究者，則此際質疑專利有效者欲根據該等業經審查之證據而滿足舉 證責任之要求，以推翻專利有效性之推定，將變得異常困難。反之，

若質疑專利有效性者能夠提出未經專利主管機關於專利申請階段所 審酌之新的習知技藝，則其所負的舉證責任將較容易滿足，且其推翻 專利有效性推定之機會亦將提高。雖然提出新的習知技藝有助於質疑 專利有效性者盡其舉證責任，但專利有效性之推定與質疑專利有效性 者是否能夠提出未經專利主管機關審查過的新的習知技藝，仍屬不同 的兩件事。專利有效性推定的效果，不會因為質疑專利有效性者提出

140 35 U.S.C § 282

141 關於專利推定有效之本質，有另一說認為是為了尊重行政機關也就是專利商標局對專利要件

141 關於專利推定有效之本質，有另一說認為是為了尊重行政機關也就是專利商標局對專利要件