民事訴訟對於權利有效性認定之效力問題

智慧財產案件審理法第16條第2項規定「前項情形，法院認有撤 銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張 權利。」條文說明二謂「按我國法院對於行政權之行使，僅得為適法 性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故審理智慧財產 事件之民事法院縱依其判斷認智慧財產權確有應撤銷或廢止之原 因，除智慧財產專責機關原為核准之行政處分係屬當然無效之情形 外，即無權就該智慧財產權逕行予以撤銷或廢止。惟為貫徹本條第一

242 參閱「期待真正發揮功能的智慧財產法院－智慧財產案件審理法草案評析」座談會，註 98 前揭文。

243 例如：經濟部訴願審議委員會及世新大學智慧財產權研究所共同主辦之「智財案件審理制度 變革」學術研討會，載於法令月刊 58 卷 7 期，2007 年 7 月，4 頁以下，及中華民國律師公會全 國聯合會主辦之「智慧財產法院組織法」評析座談會，載於全國律師 11 卷 4 期，2007 年 4 月，

4 頁以下參照。

項容許民事法院於訴訟中就權利有效性之爭執，一併判斷之立法目 的，爰於第二項明定民事法院於認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止 之原因時，縱認智慧財產權人之權利尚未經智慧財產專責機關予以撤 銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回權利 人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決。該判決就權利 有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三 人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及，亦不待言。」由此立法 說明可知，審理法第16條第2項為同條第1項之配套措施，其規定智慧 財產法院民事訴訟對於智慧財產權有效性之判斷，僅在同案原被告間 發生相對之拘束力，並不具對世效力。然而此一制度的設計，引發不 少質疑，認為有關智慧財產權有效性問題既經法院與當事人耗費金 錢、勞力、時間、精神為主張及判斷，如果只有個案效力，允許事後 再為爭執或為不同判斷，不但浪費，而且可能造成裁判之矛盾。尤其 在個案中，如某一專利權被民事法院宣告無效，專利權人嗣後又對另 一被告行使同一專利權，顯然有違誠信原則，因此紛紛透過各種解 釋，企圖使民事訴訟對權利有效性之判斷產生拘束當事人及後訴法院 之效果。甚至主張應讓民事訴訟直接作權利效力的認定，並讓其有對 世效力，以達到智慧財產訴訟迅速性的要求。

主張智慧財產民事訴訟對權利有效性之判斷，應具有對世效力 者，有從衡平角度出發，認為依照智慧財產法院組織法之設計，智慧 財產法院之法官，依據法院內部事務分配之結果，將同時兼具審理侵 權訴訟及行政訴訟之職責。不同的是當審理侵權訴訟時，法院判斷權 利有效性僅具有個案效力，但對於審理行政訴訟時，法院判斷權利有 效性將具有通案效力。既然法官有能力於行政訴訟程序中，判斷智慧 財產權有效性之專業法律問題，且該認定亦可拘束行政機關，並產生 對世性之效力，為何在類似之條件下，針對相同之法律問題於侵權訴 訟中，法院即無法自為認定，並產生對世之法律效力。事實上不論被 告於侵權訴訟中提出權利無效抗辯，或是另行提起行政爭訟，此二程 序不應給予過多之差別待遇，蓋新制使法院兼理侵權與無效抗辯，其 目的在避免智慧財產權人之權利因為被告以權利有效性為由拖延訴 訟，導致權利人無法獲得即時之保障，此乃顧及原告之權利有效率執 行，但對於被告抗辯權利無效之權利，卻無法同時兼顧。且若原告同 時對複數被告提起專利侵權訴訟，諸被告可能分別提起舉發，則多件 舉發案件中，僅要有一專利舉發案件成立，該專利權將被撤銷，所有 被告將會受益於該專利舉發案而獲得勝訴，但新制卻未兼顧到此一問 題，因專利有效性之判斷僅具有個案效力，則不同案件之法官將分別 獨立作出不同之判斷，而有可能出現部份案件中智慧財產權被認定有 效，但於其他案件中被認定無效之矛盾情形，倘此時無人另行提起行

政爭訟，則該智慧財產權即處於曾被定無效而不能向對造主張權利，

但於主管機關撤銷前卻仍維持有效之狀態。因此，為求衡平起見，被 告在原告享受權利有效率執行之同時，如其無效抗辯成立，如果智慧 財產權利人不能證明於該民事訴訟中權利無效抗辯之審理有重大程 序瑕疵（例如權利人於訴訟程序中並無公平機會，實質爭執權利有效 性問題），自應具有對世效力，以避免原告權利執行效率提升，對於 權利有效性顯有疑問之案件，反須循重重關卡的行政爭訟程序而無法 即時撤銷權利之不對等現象²⁴⁴。

另有從程序保障之觀點，主張依據爭點效理論，民事判決理由中 所為權利有效性之判斷，對當事人及後訴法院亦有拘束力²⁴⁵。按依我 國民事訴訟法第400條第1項規定，確定判決之既判力，僅發生於判決 主文所判斷之訴訟標的，而不及於判決理由中關於先決問題之判斷。

此規定之立法目的，在保障當事人預見判決效力之範圍，卻常導致紛 爭無法一次解決，為擴大訴訟制度解決紛爭，日本學者有倡導爭點效 理論者，我國學者亦有從之²⁴⁶，主張對於非屬訴訟標的之法律關係，

但為訴訟中之重要爭點，而判決理由中對於該爭點有所論斷時，雖不 生既判力，但基於禁反言原則或誠信原則，認為相同當事人間之其他 訴訟程序，如無新的訴訟資料提出，即不應為反於原確定判決理由認 定之主張，亦禁止法院為矛盾之判斷，產生拘束當事人及後訴法院之 爭點效。晚近，最高法院基於誠信原則而認為：「按學說上所謂之『爭 點效』，係指法院於確定判決理由中，對訴訟標的以外當事人所主張 或抗辯之重要爭點，本於兩造辯論之結果所為之判斷結果，除有顯然 違背法令，或當事人提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同 一當事人間，就與該重要爭點有關之他訴訟，不得再為相反之主張，

法院亦不得作相異之判斷而言，其乃源於訴訟上之誠信原則及當事人 公平之訴訟法理而來。是『爭點效』之適用，除理由之判斷具備『於 同一當事人間』、『非顯然違背法令』及『當事人未提出新訴訟資料 足以推翻原判斷』等條件外，必須該重要爭點，在前訴訟程序已列為 足以影響判決結果之主要爭點，經兩造各為充分之舉證，一如訴訟標 的極盡其攻擊、防禦之能事，並使當事人適當而完全之辯論，由法院 為實質上之審理判斷，前後兩訴之標的利益大致相同者，始應由當事 人就該事實之最終判斷，對與該重要爭點有關之他訴訟負結果責任，

以符民事訴訟上之誠信原則。²⁴⁷」在智慧財產侵權訴訟，其訴訟標的

244 陳群顯，註 127 前揭文，281-286 頁參照。

245 曾華松，註 125 前揭文，23-24 頁參照。

246 駱永家，判決理由與既判力，載於氏著，既判力之研究，三民，1994 年 8 版，51-88 頁參照。

247 最高法院 96 年度台上字第 307 號民事判決。另 73 年度台上字第 4062 號、81 年度台上字第 625 號、84 年度台上字第 2530 號、88 年度台上字第 2230 號、89 年度台上字第 44 號、91 年度 台上字第 299 號、92 年度台上字第 315 號、95 年度台上字第 1220 號、95 年度台上字第 2245 號

為損害賠償或禁止侵害之給付請求權，智慧財產權是否有效並非訴訟 標的，則其訴訟之既判力自不及於智慧財產權效力之判斷，藉由爭點 效理論，可使智慧財產侵權訴訟對於權利效力之判斷，在具備爭點效 之要件下²⁴⁸，產生對世效力。

從比較法的角度言，美國 Blonder-Tongue 案認為法院判決專利無 效確定後，除非專利權人在訴訟尚未獲得公平的對待，專利權人已不 能再對他人行使專利權，實質上已相當於對世無效。反之若法院判決 專利有效，只有相對效力，第三人只要提出新的證據及事實，仍然可 以主張專利無效。德國係透過專利法院處理無效訴訟，判決當然有對 世效力。至於日本特許法第 104 條之 3，賦予民事法院於侵權訴訟中 就權利有效性自為判斷之權限，惟其判斷僅限於當事人間有其效力

（相對效），倘要求對世性之無效宣告，仍應循無效審判之途徑。可 見根據美、德二國法制，當法院認為專利無效時，該認定係間接或直 接產生對世效力，而日本法制則與我國相同，均認為民事法院所為權 利有效性之判斷僅具有相對效力。惟日本在新法施行之後，尚未出現 大量判決，所謂因採取相對效之立場，將導致民事訴訟中兩造充分攻 防之結果，對於其他訴訟毫無意義之情形亦未出現。觀諸各國法制，

侵權訴訟中對權利效力之認定，應具有對世效力，始能真正一次解決 紛爭，惟在我國現行採相對效之規定下，或可藉由訴訟法上之誠信原 則，在當事人已受充分程序保障之條件下，限制已被認定有無效理由 之智慧財產權人，再對其他人行使權利，亦即倘該智慧財產權人再以 他人侵害其智慧財產權為由，提起侵權訴訟，法院可認定該智慧財產 權人有權利濫用，而駁回訴訟。而依據智慧財產案件審理細則第 34 條規定：「智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、

侵權訴訟中對權利效力之認定，應具有對世效力，始能真正一次解決 紛爭，惟在我國現行採相對效之規定下，或可藉由訴訟法上之誠信原 則，在當事人已受充分程序保障之條件下，限制已被認定有無效理由 之智慧財產權人，再對其他人行使權利，亦即倘該智慧財產權人再以 他人侵害其智慧財產權為由，提起侵權訴訟，法院可認定該智慧財產 權人有權利濫用，而駁回訴訟。而依據智慧財產案件審理細則第 34 條規定：「智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、