權利有效性判斷與更正程序

按專利法第64條規定發明專利權人於不超過申請時原說明書或 圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍之前提下，就 縮減專利範圍、訂正誤記事項或釋明不明瞭記載等事項，得申請更正 專利說明書及圖式。而專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載 專利公報。又其說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。另同 法第71條規定專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專 利權人限期依第64條第1項及第2項規定為更正。上開規定依同法第 108條並為新型專利所準用。故申請更正常為專利權人經其他人以其 專利權有無效事由而向智慧財產局提出舉發時，所採取之對抗手段。

惟在專利民事訴訟中，被控侵權人抗辯專利有應撤銷之原因存在，如 專利權人向智慧財產局申請更正說明書或圖式，而縮減專利範圍，以 避免專利被認定無效時，此時民事法院應如何處理專利無效抗辯？即 有疑問。

日本法上之訂正審判程序與我國申請更正專利範圍相當，而該國 多數學者認為在有訂正請求之情形，由於專利權範圍尚未確定，民事 法院不能逕為判決，必須等待訂正審判之結果。但晚近亦有學者認為 在專利民事訴訟繫屬中，如其專利明顯有一部無效之情形，但專利權 人已向特許廳請求訂正，或進而有訂正審判於該機關繫屬，且民事法 院認為訂正可能被特許廳准許，而被疑侵害物品，係落入專利權無瑕 疵之部分時，此時，即使不待訂正審判程序確定，民事訴訟亦得認為 專利權人無權利濫用情形，而為對其有利之判決²⁶²。日本實務的作法

261 蔡瑞森，智慧財產案件審理法於行政訴訟實務運作所可能面臨之爭議，律師雜誌 331 期，2007 年 4 月，54-55 頁參照。

262 大渕哲也，クレーム解釈と特許無効に関する一考察－公知部分除外說について検討，載於 クレーム解釈論，日本弁理士会中央知的財產研究所研究報告第 15 號，株式会社判例タイムズ

則不一致，有法官當對於訂正結果之蓋然性，有高度把握時，係直接 就有效性抗辯逕行處理²⁶³，亦有法官係與當事人溝通後，在庭期的安 排上，技術性的等待訂正審判之結果，但並不會裁定停止訴訟。

我國有關更正專利權範圍，原則上仍屬智慧財產局之權限，民事 訴訟之法院無權為權利範圍之更正，因此，在專利權人提出更正申請 之情形下，等待更正程序之結果出現後，再處理專利無效抗辯，似乎 較為妥當。惟審理法第16條規定民事訴訟就智慧財產權有應撤銷或廢 止原因之抗辯，應自為判斷，並排除其他法律中關於裁定停止訴訟程 序之規定。基於此規定，如於專利侵權訴訟中，被告提出權利有效性 抗辯，法院認為專利權確有瑕疵，而原告於侵權訴訟表明縮減專利範 圍之意思，此時如原告未於言詞辯論終結前另向智慧財產局申請更 正，因我國專利法不承認一部無效或撤銷，且專利權人將來是否申請 更正及其更正後之專利請求範圍，係屬不確定之事實，應認受理侵權 訴訟之法院毋庸就此審酌，得逕以專利權存在應撤銷之事由，而為不 利於專利權人之判決。又如原告已向智慧財產局申請更正，因侵權訴 訟法院不得裁定停止訴訟，而等待更正程序之結果，此時應認法院得 自行認定該申請更正是否應被准許，以及依更正准許之專利請求範 圍，與民事訴訟中被指為侵害物品相比對，是否落入更正後有效之專 利範圍，而決定專利權人於民事訴訟是否得受有利之判決。亦即侵權 訴訟中法院如認為更正申請不應被准許，或者即使更正被准許，被疑 侵害物品也不會落入更正後之請求範圍，自得逕為無侵害之判決。反 之，法院如認為更正被准許之可能性很高，且依其申請更正縮減後之 請求範圍，被疑侵害物品仍會落入更正後有效之部分，則得為侵權成 立之判決。

惟智慧財產案件審理細則第32條規定「關於專利權侵害之民事訴 訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧 財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准 許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案 審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意 見後，指定適當之期日。」似認為於專利權侵害之民事訴訟，除法院 認為更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構 成權利之侵害，得逕為本案裁判外，於專利權人已向智慧財產局申請 更正之情形，必須等待更正程序之結果，始得判定是否有侵害專利權 範圍，只是其等待的方式，是透過庭期之安排，而非裁定停止訴訟。

在受理侵權訴訟之法院不等待更正程序之結果，而自行認定申請 更正是否應被准許，以及被疑侵害物是否落入更正後有效之專利範

社，2005 年 3 月，40 頁。轉引自黃麟倫，註 259 前揭文參照。

263 東京地方裁判所平成 17 年 9 月 29 日判決，平成 15 年（ワ）第 25867 號。

圍，並逕為侵權與否之判決時，仍可能發生法院之認定與嗣後更正程 序所確定之結果不一致的情況，惟此與上開民事訴訟及行政爭訟程序 對於有效性爭點認定歧異之情形，並無不同，自得比照前述依民事訴 訟法規定提起再審，以資救濟。